COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14917 Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mai 2013 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP12-4417

DÉCLARANTE AU RECOURS SAS ViTi prise en la personne de son Président M. NOUVEAU Immeuble Moehau, Avenue du Prince Hinoï BP 396 98713 PAPEETE -TAHITI POLYNÉSIE FRANÇAISE Représentée par M^e Agnès IOOS ESPECEL, avocat au barreau de PARIS, toque : J076 assistée de M^e Gilles ESPECEL, avocat au barreau de PARIS, toque E1680 substituant M^e Agnès IOOS ESPECEL (DE THORE & ESPECEL AARPI)

EN PRÉSENCE DE Monsieur L GÉNÉRAL DE L’INPI […] 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Marianne CANTET, chargée de mission

APPELÉE EN CAUSE SAS VINI anciennement dénommée TIKIPHONE Centre VAIMA 4^e étage – BP 440 98713 PAPEETE – TAHITI POLYNÉSIE FRANÇAISE Représentée par M^e Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE – O, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 assistée de M^e Annick L de l’AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0401

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M^me Marie-Claude HOUDIN

MINISTÈRE PUBLIC :

à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par M^me Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Vu la décision rendue le 16 mai 2013 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui sur l’opposition formée par la SAS TIKIPHONE, titulaire de la marque française complexe 'VINI' déposée le 12 novembre 2008 et enregistrée sous le n° 3610730, a rejeté la demande d’enregistrement n° 12 3 942 446, du 28 août 2012, de la SAS ViTi portant sur le signe complexe 'VITI INTERNET SANS FIL 4G'.

Vu le recours formé le 12 juillet 2013 contre cette décision par la SAS ViTi et le mémoire récapitulatif reçu au greffe le 16 octobre 2013.

Vu la convocation à l’audience du 22 octobre 2013 adressée à la SAS ViTi, à la SAS TIKIPHONE et au directeur général de l’INPI par lettres recommandées et réceptionnées les 09 août et 05 septembre 2013.

Vu le mémoire de la SAS VINI, anciennement dénommée TIKIPHONE, reçu au greffe le 02 octobre 2013.

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues le 07 octobre 2013. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

SUR CE :

Considérant qu’au soutien de son recours, la SAS ViTi fait grief au directeur général de l’INPI de ne pas avoir pris en considération les spécificités locales tenant au fait que les marques en cause sont exclusivement exploitées pour des produits et services utilisables uniquement sur le territoire polynésien ; que de ce fait la référence au consommateur français d’attention moyenne n’est pas pertinente et qu’il en est de même pour l’analyse phonétique, sémantique et visuelle des signes par les méthodes usuelles alors que plusieurs langues cohabitent en Polynésie française ;

Mais considérant que les marques françaises confèrent à leur titulaire une protection sur l’ensemble du territoire national et que l’appréciation du risque de confusion ne peut être limitée à une partie des consommateurs français ;

Sur la similitude des produits :

Considérant que l’opposition porte sur les produits suivants désignés par le signe contesté : 'Équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; Appareils et instruments électriques, électroniques de télécommunications et de radio- communications ; Vente d’appareils de télécommunications ; Installation, entretien et réparation d’appareils et instruments électriques, électroniques de télécommunications et de radio-communications ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux' ;

Considérant que la marque antérieure désigne les produits et services suivants : 'Équipements, appareils et instruments électriques et électroniques de télécommunications, de radio-communications et de télématique ; Services de télécommunications, services de location d’appareils de télécommunications ; Services d’installation et de maintenance d’équipements, d’appareils et d’instruments de télécommunications ; Services de programmation informatique pour les télécommunications, études techniques en rapport avec les télécommunications, location de terminaux d’installations de télécommunications, de messagerie électronique et de courrier électronique ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données' ;

Considérant que la SAS ViTi reproche au directeur général de l’INPI d’avoir conclu à l’identité et/ou à la similarité des produits et services de la demande d’enregistrement avec ceux de la marque antérieure alors que tel n’est pas le cas ;

Mais considérant que lors de la procédure d’opposition devant le directeur général de l’INPI, la SAS ViTi n’avait alors pas contesté l’identité, pour certains et la similarité, pour d’autres, de ses produits et services avec certains de ceux couverts par la marque antérieure ;

Considérant que c’est dans ces conditions que la décision déférée a à juste titre relevé que la SAS ViTi ne contestait pas l’identité et/ou la similarité entre les produits et services de la demande d’enregistrement contestée avec ceux de la marque antérieure invoquée ;

Considérant que du fait de l’absence d’effet dévolutif du recours de la SAS ViTi, celle-ci n’est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour le moyen nouveau tiré de l’absence d’identité et/ou de similitude entre les produits et services des signes en litige ;

Sur la comparaison des signes :

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe complexe 'VINI' tel que reproduit ci-dessous :

Que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe 'Viti internet sans fil 4G' tel que reproduit ci-dessous :

Considérant que la marque seconde n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;

Considérant que dans la marque antérieure l’élément 'VINI' en caractères majuscules gras d’imprimerie est l’élément prédominant, l’élément figuratif constitué de deux lignes courbes de couleur rouge partant au-dessus de la lettre 'N' n’étant qu’un élément décoratif accessoire ;

Considérant que dans le signe contesté l’élément 'Viti' en lettres blanches sur fond vert avec une initiale en majuscule est également l’élément prédominant eu égard à sa position centrale et à sa taille par rapport à l’élément 'internet sans fil 4G' placé en-dessous en une police particulièrement petite de couleur blanche quasi illisible ; qu’en outre cet élément est dénué de toute distinctivité compte tenu des produits et services visés ;

Considérant qu’il en résulte que visuellement, les signes en litige ont en commun une dénomination proche : 'VINI' dans la marque antérieure et 'Viti' dans le signe contesté ; que ces signes ont en effet la même longueur (quatre lettres), trois lettres identiques sur quatre dans le même ordre et selon le même rang dont les deux voyelles 'i', les différences de polices de caractères n’étant que de détail ;

Considérant que phonétiquement, les signes présentent le même rythme (deux syllabes), la même sonorité d’attaque [vi] et une sonorité très proche résultant de la même voyelle 'i' répétée deux fois ;

Considérant que la seule différence résultant de la présence en troisième position de la lettre 'n' dans la marque antérieure à la place de la lettre 't'dans le signe contesté n’est pas de nature à modifier significativement pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques simultanément devant lui, l’apparence générale des signes, ni leurs sonorités respectives ;

Considérant que conceptuellement, un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement) s’il existe un risque de confusion entre les signes ;

Considérant que pour l’ensemble des consommateurs vivant sur le territoire de la République française, les deux termes en litige doivent être considérés comme asémantiques, rien ne permettant d’affirmer qu’ils renverront le consommateur

français d’attention moyenne à la signification que ces signes peuvent avoir dans la langue polynésienne ;

Considérant enfin que le risque de confusion doit s’apprécier au regard des signes tels qu’ils ont été déposés et non pas tels qu’ils seraient exploités ; qu’en tout état de cause, dans le cadre de la procédure d’opposition devant le directeur général de l’INPI la SAS ViTi n’a pas sollicité de l’opposant la preuve de l’usage de la marque antérieure conformément aux dispositions de l’article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle et qu’en raison de l’absence d’effet dévolutif de son recours, cette société n’est pas recevable à invoquer pour la première fois ce moyen devant la cour ;

Considérant qu’il résulte de l’analyse globale ainsi effectuée qu’en l’état de l’identité ou de la similarité partielle des produits et services concernés et des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif pourra se méprendre sur l’origine des produits et services revêtus du signe contesté et être amené à croire que ce signe serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure ; qu’il existe donc bien un risque de confusion entre les signes en cause et que c’est à juste titre que le directeur général de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement n° 12 3 942 446, du 28 août 2012, de la SAS ViTi portant sur le signe complexe 'VITI INTERNET SANS FIL 4G' ;

Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SAS VINI la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS ViTi étant pour sa part déboutée de sa propre demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Rejette le recours formé par la SAS ViTi à l’encontre de la décision rendue le 16 mai 2013 par le directeur général de l’INPI ;

Condamne la SAS ViTi à payer à la SAS VINI la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS ViTi de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la SAS ViTi, à la SAS VINI ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT