–

per la PMJC SAS, da M. Le Guerer, avocat;

–

per [W] [X], [M] [X], la [X] Créative SAS, da E. Fortunet, avocat;

–

per il governo francese, da R. Bénard e E. Timmermans, in qualità di agenti;

–

per la Commissione europea, da C. Auvret e P. Němečková, in qualità di agenti,

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25), nonché dell’articolo 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1, e rettifica in GU 2016, L 110, pag. 5).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la PMJC SAS e, dall’altro, [W] [X], [M] [X] e la [X] Créative SAS avente ad oggetto la decadenza parziale dei diritti di tale prima società su due marchi corrispondenti al cognome di un creatore di moda.

3

L’articolo 12 della direttiva 2008/95, rubricato «Motivi di decadenza», al suo paragrafo 2 prevedeva quanto segue:

«(…) [I]l marchio d’impresa è suscettibile di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:

(…)

4

L’articolo 20 di tale direttiva, rubricato «Marchio d’impresa divenuto generico o indicazione ingannevole come motivi di decadenza», è così formulato:

«Il marchio d’impresa è suscettibile di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:

(…)

5

L’articolo 54 di detta direttiva, rubricato «Recepimento», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 3 a 6, agli articoli da 8 a 14, agli articoli 16, 17 e 18, agli articoli da 22 a 39, all’articolo 41, agli articoli 43 e 44 e agli articoli da 46 a 50 entro il 14 gennaio 2019. (…)

(…)».

6

L’articolo 55 della direttiva 2015/2436, rubricato «Abrogazione», prevede quanto segue:

«La direttiva [2008/95] è abrogata a decorrere dal 15 gennaio 2019.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva (…)».

7

L’articolo 56 della direttiva 2015/2436, rubricato «Entrata in vigore», così recita:

«La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli articoli 1, 7, 15, 19, 20 e 21 si applicano dal 15 gennaio 2019».

8

L’articolo L.714-6 del code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale), nella versione applicabile al procedimento principale, dispone quanto segue:

«Incorre nella decadenza dai suoi diritti il titolare di un marchio che è divenuto, per fatto imputabile al suo titolare:

(…)

9

Dalla decisione di rinvio risulta che la società [W] [X], fondata nel 1978 da [W] [X] per commercializzare indumenti e accessori di moda, è stata oggetto di una procedura di fallimento al termine della quale la società PMJC ha presentato un’offerta di acquisizione della totalità degli attivi di tale società, accettata con una sentenza del 13 settembre 2011, a sua volta seguita da un atto di cessione di attivi materiali e immateriali, in data 3 febbraio 2012, concernente in particolare i marchi denominativi francesi «[W] [X]», uno dei quali è stato depositato da [W] [X] e poi ceduto nel 1999 alla società [W] [X], l’altro depositato nel 2002 dalla società [W] [X].

10

Sulla base di un accordo di prestazione di servizi stipulato il 21 luglio 2011, [W] [X] ha continuato la sua collaborazione con la società PMJC fino alla scadenza del termine contrattualmente previsto, ossia il 31 dicembre 2015.

11

Il 21 giugno 2018, la PMJC ha citato in giudizio [W] [X] per contraffazione dei marchi indicati al punto 9 della presente sentenza nonché per concorrenza sleale e parassitaria, adducendo che [W] [X], esercitando attività professionali e artistiche tramite una società denominata [X] Créative, poneva in essere atti di concorrenza sleale e violava i diritti di marchio della PMJC.

12

In via riconvenzionale, [W] [X] ha chiesto la decadenza, per ingannevolezza, della PMJC dai diritti su tali marchi a causa degli usi ingannevoli che quest’ultima ne aveva fatto tra la fine del 2017 e l’inizio del 2019. In particolare, la PMJC avrebbe utilizzato detti marchi in modo da indurre il pubblico a credere che [W] [X] fosse l’autore delle creazioni sulle quali tali marchi erano apposti.

13

Con sentenza del 12 ottobre 2022, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha dichiarato la decadenza parziale della PMJC dai suoi diritti sui marchi oggetto dell’atto di cessione del 3 febbraio 2012 menzionato al punto 9 della presente sentenza.

14

Essa ha ritenuto, in particolare, che il diritto dell’Unione non osterebbe alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore qualora il cessionario di tale marchio, attraverso le sue manovre, faccia credere al pubblico in maniera effettiva che il creatore partecipi ancora alla concezione dei prodotti o crei un rischio sufficientemente grave di tale inganno.

15

Ciò si sarebbe verificato nel procedimento principale, poiché la PMJC è stata condannata due volte per violazione dei diritti d’autore di [W] [X] relativi alle opere recenti di quest’ultimo e non cedute alla PMJC. Poiché tali condanne sono divenute irrevocabili, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ne ha dedotto che i marchi di cui trattasi, apposti su prodotti rivestiti di decorazioni che costituiscono atti di violazione dei diritti d’autore di [W] [X] e che sono presentati come aventi ad oggetto creazioni originali realizzate da quest’ultimo, sono divenuti ingannevoli.

16

La PMJC ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), giudice del rinvio.

17

Dinanzi a quest’ultimo, la PMJC sostiene in particolare che, quando ha considerato che la sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215), da un lato, non esclude affatto la possibilità che venga dichiarata la decadenza di un marchio corrispondente al nome di un creatore nell’ipotesi in cui il suo titolare ne faccia un uso ingannevole e, dall’altro, lascia a tale creatore la facoltà di tentare di dimostrare che lo sfruttamento che ne è fatto dal suo titolare è doloso, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) avrebbe violato l’articolo L. 714-6, lettera b), del codice della proprietà intellettuale, nella sua versione applicabile al procedimento principale, come interpretato alla luce dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95.

18

La PMJC sostiene infatti che, alla luce di tale sentenza, le sue eventuali manovre destinate a far credere al consumatore che [W] [X] partecipi ancora alla creazione dei prodotti contrassegnati dal suo nome non possono incidere sul marchio stesso, quand’anche tali manovre siano giudicate ingannevoli.

19

A tal riguardo, il giudice del rinvio espone, anzitutto, che, ai punti da 47 a 49 della sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215), che verteva su un marchio patronimico, la Corte, dopo aver ricordato che i casi di diniego di registrazione a causa del carattere ingannevole di un marchio presuppongono che si possa ammettere l’esistenza di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore, ha dichiarato che la circostanza che un consumatore medio potesse essere influenzato nel suo atto di acquisto immaginando che il creatore il cui nome corrispondeva al marchio di cui trattasi avesse partecipato alla creazione del prodotto recante tale marchio non poteva, di per sé, essere tale da ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza di tale prodotto.

20

La Cour de cassation (Corte di cassazione) osserva, poi, che, al punto 50 di tale sentenza, la Corte ha indicato che se, nella presentazione del marchio, esiste una volontà dell’impresa di far credere al consumatore che tale creatore sia ancora all’origine dei prodotti contrassegnati dal marchio o che partecipi alla loro creazione, si tratterebbe di una manovra che potrebbe essere considerata dolosa, senza tuttavia costituire un inganno idoneo ad incidere sul marchio stesso e, di conseguenza, sulla possibilità di registrarlo.

21

Infine, il giudice del rinvio rileva che, al punto 53 di detta sentenza, la Corte, dopo aver considerato che le condizioni della decadenza a causa del carattere ingannevole di un marchio erano identiche a quelle del diniego di registrazione, ha dichiarato che il titolare di un marchio che corrisponde al nome del creatore e al primo produttore dei prodotti recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti per il motivo che tale marchio indurrebbe il pubblico in errore, segnatamente quando l’avviamento connesso a tale marchio è stato ceduto unitamente all’impresa che produce i prodotti che ne sono contrassegnati.

22

Tuttavia, nella sua sentenza del 12 ottobre 2022, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) avrebbe considerato che la constatazione, al punto 50 della sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel (C-259/04, EU:C:2006:215), secondo cui un marchio corrispondente al cognome di un creatore non può essere considerato ingannevole per il solo motivo che tale creatore non partecipa più alla concezione dei prodotti recanti i marchi costituiti dal suo cognome non si estende espressamente all’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1). La cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) avrebbe dunque concluso che detta disposizione debba essere interpretata nel senso che essa non osta alla dichiarazione di decadenza di un marchio a causa del suo sfruttamento in condizioni tali da far credere in modo effettivo al pubblico che il creatore partecipi ancora alla creazione dei prodotti contrassegnati dai marchi costituiti dal suo cognome, quando invece ciò non si verifica più.

23

La Cour de cassation (Corte di cassazione) osserva inoltre che, nella sua sentenza del 14 maggio 2009, Fiorucci/UAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI) (T-165/06, EU:T:2009:157, punto 37), il Tribunale dell’Unione europea ha respinto una domanda di decadenza fondata sull’uso ingannevole del marchio corrispondente al cognome di un creatore successivamente alla sua registrazione non per il motivo che un siffatto uso sarebbe inidoneo a comportare la decadenza del marchio a causa per carattere ingannevole, bensì per il motivo che non era stata fornita alcuna prova di un uso del marchio dopo la sua registrazione.

24

Alla luce di ciò, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) della direttiva [2008/95] e 20, lettera b), della direttiva [2015/2436] debbano essere interpretati nel senso che ostano alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore a causa del suo sfruttamento successivo alla cessione in condizioni tali da far credere in modo effettivo al pubblico che il creatore, il cui cognome costituisce il marchio, continui ancora a partecipare alla creazione dei prodotti contrassegnati da tale marchio, quando invece ciò non avviene più».

25

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436.

26

Quale di queste due direttive sia applicabile ratione temporis al procedimento principale è irrilevante, giacché le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 sono sostanzialmente identiche.

27

A tal riguardo, è irrilevante la circostanza che la versione in lingua francese dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 disponeva che il titolare di un marchio può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti quando il marchio «est propre (…) à induire le public en erreur», mentre l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 prevede, nella stessa versione linguistica, che la decadenza dai diritti possa essere pronunciata qualora il marchio «risque (…) d’induire le public en erreur».

28

Da un lato, infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’espressione [francese] «est propre à» presupponeva già l’accertamento «di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore» (sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, punto 47 e giurisprudenza citata).

29

Dall’altro lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, la formulazione dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436, per quanto riguarda il grado di probabilità che il pubblico sia indotto in errore, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 in tutte le altre versioni linguistiche, le quali, ad eccezione delle versioni ungherese e finlandese, erano già formulate in termini che implicavano unicamente un siffatto rischio, a prescindere dal fatto che quest’ultimo si realizzasse o meno.

30

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza costante secondo cui le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione europea [sentenza del 13 febbraio 2025, Verbraucherzentrale Berlin (Nozione di primo periodo di impegno iniziale), C-612/23, EU:C:2025:82, punto 31 e giurisprudenza citata], non si può ritenere che la modifica introdotta nella versione francese dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436, esposta al punto 27 della presente sentenza, costituisca un’indicazione dell’intenzione del legislatore dell’Unione di modificare il criterio relativo al grado di probabilità che il pubblico sia indotto in errore.

31

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione congiunta e in modo identico dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436.

32

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2008/95 e l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 debbano essere interpretati nel senso che ostano alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda a causa del suo sfruttamento successivo per il motivo che l’uso che ne viene fatto dal titolare o con il suo consenso è idoneo a far credere in modo effettivo al pubblico che tale creatore continui ancora a partecipare alla concezione dei prodotti contrassegnati da tale marchio, quando invece ciò non avviene più.

33

Secondo tali disposizioni, il marchio può essere dichiarato decaduto qualora, dopo la data di registrazione, tale marchio sia idoneo, «a causa dell’uso che ne viene fatto» dal suo titolare o con il consenso di quest’ultimo per i prodotti o servizi per i quali è registrato, a indurre in errore il pubblico «in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica» di tali prodotti o servizi.

34

Anzitutto, occorre rilevare che dal tenore letterale di dette disposizioni, segnatamente dall’uso dell’avverbio «in particolare», risulta che l’elenco delle caratteristiche dei prodotti o servizi che potrebbero essere oggetto dell’inganno non è tassativo, cosicché non si può escludere che la decadenza del marchio sia pronunciata a causa dell’esistenza di un rischio di inganno riguardante la persona all’origine della concezione dei prodotti contrassegnati dal marchio o che ha contribuito alla loro concezione.

35

Inoltre, al pari dell’origine geografica, che figura espressamente nelle disposizioni menzionate al punto 32 della presente sentenza, la paternità stilistica di un prodotto può, se del caso, costituire una caratteristica di tale prodotto che fa sorgere aspettative specifiche presso il pubblico. Pertanto, tale paternità rientra tra gli elementi sui quali il pubblico può essere «indotto in errore», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436.

36

Tuttavia, come ha sostanzialmente esposto l’avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, la circostanza che un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda sia sfruttato da un’impresa alla quale tale creatore non è ormai più legato non è sufficiente, di per sé, a giustificare la decadenza di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, punto 53). Infatti, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, è consapevole del fatto che non tutti i prodotti contrassegnati da un marchio corrispondente al nome di un creatore sono stati necessariamente concepiti da quest’ultimo.

37

Pertanto, la decadenza ai sensi delle disposizioni di cui si chiede l’interpretazione presuppone che sia accertata, sulla base delle circostanze del caso concreto, l’esistenza di un inganno effettivo oppure di un rischio sufficientemente grave di inganno del pubblico (v., per analogia, sentenza dell’8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punto 54 e giurisprudenza citata).

38

Infine, dalla formulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 risulta che la valutazione del carattere ingannevole del marchio nell’ambito di un procedimento di decadenza implica la presa in considerazione dell’uso che viene fatto di tale marchio dal titolare oppure con il consenso di quest’ultimo.

39

Dalle considerazioni che precedono discende che, nel caso di un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda, un inganno effettivo o un rischio sufficientemente grave di inganno ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e dell’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436, come interpretati nella giurisprudenza ricordata al punto 37 della presente sentenza, può eventualmente risultare da un errore del pubblico, indotto dall’uso che viene fatto di tale marchio dal suo titolare oppure con il suo consenso, quanto alla paternità stilistica dei prodotti contrassegnati da detto marchio.

40

La questione se l’uso del marchio sia tale da indurre in errore il pubblico deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie. La circostanza menzionata al punto 15 della presente sentenza, vale a dire la presenza, sui prodotti contrassegnati da marchi costituiti dal cognome di un creatore di moda, di elementi decorativi appartenenti all’universo creativo specifico di tale creatore e che viola i diritti d’autore di quest’ultimo può, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, costituire una siffatta circostanza rilevante, in quanto aumenta il rischio che il pubblico percepisca erroneamente la paternità stilistica dei prodotti contrassegnati da tali marchi.

41

Tale interpretazione è conforme all’obiettivo di tutela dei consumatori sotteso all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e all’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 (v., in tal senso, sentenza del 30 marzo 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, punto 46). Alla luce di questo obiettivo, il consumatore deve essere in grado di effettuare con cognizione di causa una scelta tra più prodotti o servizi concorrenti.

42

Siffatta interpretazione è altresì corroborata dall’obiettivo generale perseguito dalle norme dell’Unione in materia di marchi relativo alla preservazione di una concorrenza non falsata nell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, punto 45 e giurisprudenza citata). Tenuto conto di tale obiettivo, non si può ammettere che un marchio divenga, per l’uso che ne viene fatto, uno strumento sleale di captazione della clientela.

43

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95 e l’articolo 20, lettera b), della direttiva 2015/2436 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda per il motivo che, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, l’uso che ne viene fatto dal titolare oppure con il suo consenso è idoneo a produrre l’effetto per cui tale marchio induce il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto a credere, a torto, che detto creatore abbia partecipato alla concezione dei prodotti contrassegnati da tale marchio.

44

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, e l’articolo 20, lettera b), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano alla dichiarazione di decadenza di un marchio costituito dal cognome di un creatore di moda per il motivo che, alla luce dell’insieme delle circostanze pertinenti, l’uso che ne viene fatto dal titolare oppure con il suo consenso è idoneo a produrre l’effetto per cui tale marchio induce il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto a credere, a torto, che detto creatore abbia partecipato alla concezione dei prodotti contrassegnati da tale marchio.

Firme