DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 43 310 (INVALIDITY)
Pacific Pharmaceuticals PTE Ltd, 101 Cecil Street, # 17-07 Tong Eng Building, 069533 Singapour, République de Singapour(requérante), représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
DAE Won Pharmaceutical Co., Ltd, (Yongdap-dong) 386, Cheonho-daero, Seongdong-gu, Seoul, République de Corée (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid (Espagne).
Le 24/11/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 292 243 «ORAMIN» (marque verbale).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5.
La demande est fondée sur l’enregistrement international no 1 275 820 «Oramin-G» désignant l’ EUIPO;Australie; Bahreïn; Brunei Darussalam; Botswana; Suisse; Canada; Colombie; L’Italie; L’Égypte; Géorgie; Ghana; Indonésie; Israël; Inde; La République islamique d’Iran; Japon; Kenya; Kirgyzobservateur; Cambodge; La République de Corée; République populaire de Corée; Laao de la République Démocratique populaire; Maroc; Mongolie; Mexique; Namibie; Norvège; Nouvelle-Zélande; Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI); Oman; Philippines; Roumanie; Serbie; Fédération de Russie; Soudan; Suède; Slovaquie; Thaïlande; Turquie; Ukraine; Ouzbékistan et Vietnam à l’égard desquels la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe3, du RMUE.
La demanderesse a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
La demanderesse affirme également que la marque contestée doit également être déclarée nulle en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il s’agit d’une marque déposée par un agent au sens de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.La titulaire de la marque contestée distribuait, jusqu’en 2016, les produits ORAMIN au nom et pour le compte de la demanderesse, en vertu d’un contrat de distribution respectif. Le titulaire doit donc être

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considéré comme un agent ou un représentant de la demanderesse. Après la cessation de la relation de distribution, le titulaire de la marque contestée a demandé l’enregistrement de la marque contestée, en son propre nom, sans en avoir connaissance ou avec son consentement. La titulaire n’a aucun droit ou intérêt propre à la dénomination ORAMIN et ne peut donc pas justifier l’application de la marque contestée.
Latitulaire de l’enregistrement internationaln’a pas présenté d’arguments en réponse.
Dépôt non autorisé par un agent ou un représentant de la titulaire de la marque — article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE en liaison avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
Les signes sont identiques ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas substantiellement leur caractère distinctif;
Les produits et services sont identiques ou équivalents sur le plan commercial;
Le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure;
La demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure;
L’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, la demande fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, ne saurait aboutir.
Sur la recevabilité de l’enregistrement international no 1 275 820
La demanderesse a fondé sa demande en ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur l’enregistrement international no 1 275 820 qui a été déposé le 10/10/2015. La marque contestée a été désignée le 02/02/2016, avec une date de priorité du 04/08/2015.
Dans sa communication envoyée le 15/05/2020, l’Office a jugé la demande en nullité irrecevable dans la mesure où elle était fondée sur le droit susmentionné car, la marque sur laquelle elle est fondée, n’est pas un droit réel et antérieur.Elle a informé la demanderesse que toute observation à ce sujet devait être soumise à l’Office avant le 20/07/2020 et qu’il ne pouvait être remédié à ladite irrégularité.
Le 20/05/2020, l’Office a informé les parties que la demande continuerait en ce qui concerne le motif recevable restant, à savoir l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon lequel la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi.

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À la suite des observations présentées par la demanderesse le 04/06/2020, l’Office a maintenu, dans sa lettre envoyée le 30/06/2020, sa décision sur l’irrecevabilité partielle de la demande en nullité. Elle a relevé que, conformément au libellé de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, la marque sur laquelle la nullité est fondée doit être antérieure à la marque contestée.
En l’espèce, l’enregistrement international no 1 275 820sur lequel la demande est fondée en ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, n’est pas antérieur à la marque contestée. Elle ne saurait servir à établir que la demanderesse en nullité détenait une «marque» au sens d’une marque enregistrée, que ce soit partout dans le monde, pour le signe en cause au moment du dépôt de la MUE.De toute évidence, personne ne peut fonder une revendication sur des motifs relatifs de refus ou de nullité sur des droits plus jeunes que la MUE contestée (décision du 21/12/2009, R1621/2006, D-RAINTANK, § 53).
Parconséquent, la demande en nullité est rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’ article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
Parconséquent, la division d’annulation examinera la demande en nullitéuniquement sur la base del’article 59, paragraphe 1, point b),du RMUE.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009: 361, § 37).
En règle générale, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire et la charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité. La notion de mauvaise foi étant fondée sur les intentions subjectives de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE, qui ne sont généralement pas susceptibles d’être prouvées directement

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par le demandeur en nullité, toutes les circonstances objectives de l’espèce, y compris avant et après le dépôt, doivent également être prises en considération.
La demanderesse fait valoir que la titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. La requérante commercialise, depuis 1996, des produits de complément vitaminique, à savoir les gélules molle coréennes à base de Ginseng-rich, contenant du ginseng coréen, d’Aloe Vera, de la multivitamine et des minéraux, sous la dénomination ORAMIN dans de nombreux pays du monde entier. La demanderesse et la titulaire de la marque contestée ont collaboré à la fabrication et à la distribution desdits produits ORAMIN depuis 1996. Lorsque la relation a pris fin, le titulaire de la marque contestée a commencé à enregistrer des marques ORAMIN dans plusieurs juridictions, dont l’UE.En déposant une marque identique, pour des produits identiques, en pleine connaissance de l’utilisation antérieure par la demanderesse de cette désignation, afin d’empêcher la demanderesse d’obtenir la protection de la marque ORAMIN dans l’Union européenne, la titulaire de la marque contestée a agi de mauvaise foi.
Toutefois, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de ses arguments exposés ci-après. La division d’annulation ne peut pas examiner la question de la mauvaise foi en supposant que la déclaration unilatérale de la demanderesse est exacte, en l’absence de toute documentation appropriée étayant la prétendue relation antérieure entre les parties et la connaissance par le titulaire de l’existence d’une marque antérieure identique. Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse a la charge de prouver ses affirmations en produisant des éléments de preuve concrets et ne peut attendre de la division d’annulation qu’elle déclare nulle une marque enregistrée sur la base d’une déclaration unilatérale non corroborée par des documents.
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement internationalaux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ ANA Muñiz RODRIGUEZ Michaela Simandlova Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.