DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 315
Marcó Dachs, S.A., Avda. de la Bisbal, 18, 17253 Mont-Ras, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Bagtobus, 14 Avenue du travail, 33140 Villenave D’Ornon, France (demandeur).
Le04/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 315 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cannes; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; bandoulières; bandoulières (ceintures); bandoulières en cuir; baudruche; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; reines pour guider les enfants; buffleterie; carton-cuir; de cuir ou de carton-cuir.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 993 723 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la marque figurative de l’Union européenne no 17 993 723, et ce pour la marque figurative,
à savoir tous les produits compris dans la classe 18. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 803 303 et l’
enregistrement de marque espagnol no 2 740 711 (marques
figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question,

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proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement espagnol no 2 740 711 de la marque de l’opposante, étant donné qu’il s’agit de la plupart des produits similaires désignés;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 2: peintures et enduits.
Classe 8: outils et instruments à main actionnés manuellement; canifs, couteaux de palette; coupelles de numéroté; poinçons de numérotation, outils d’perforation, ciseaux.
Classe 9 Appareils et instruments d’enseignement, appareils d’apport, calculatrices de poche, agendas électroniques; appareils d’enseignement audiovisuel, ordinateurs blocs-notes, balances vidéo, cartouches de jeux vidéo, bandes vidéo, lunettes optiques d’agrandissement, dessins animés, appareils d’enseignement, lampes torches, serrures électriques, tapis de souris, machines comptables, transparents (photographie), projecteurs de diapositives, dessins animés, machines à dicter, appareils à photocopier et machines de mesure, instruments de mesure, balances.
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; sacs à dos, havresacs, cartables, sacs, sacs de voyage, portefeuilles, sacs d’écoliers, chemises, portefeuilles, porte-documents, porte-documents, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte- cartes, porte-cartes, maroquinerie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cannes; parapluies et parasols; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; bandoulières; bandoulières (ceintures); bandoulières en cuir; baudruche; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; reines pour guider les enfants; buffleterie; carton-cuir; de cuir ou de carton-cuir.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux

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de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Sacs ou portefeuilles figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les bagages contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs de voyage de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés (autres que bagages, sacs, portefeuilles) couvrent, en tant que catégorie plus large, les étuis de transport de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
La peau du doré (qui est une membrane d’animaux, commercialisée comme un type de cuir et utilisée, entre autres, pour des applications de conservation et d’autres applications du art);La lèthermie est incluse dans la catégorie générale du cuir et des imitations du cuir de l' opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les boîtes contestées en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en imitation du cuir; Les étuis en cuir ou en carton-cuir sont inclus dans la catégorie générale des étuis de transport de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les bandoulières ( bretelles d' épaule); bandoulières (ceintures); bandoulières en cuir; Les cornières pour guider les enfants ont des facteurs pertinents à partager avec les sacs de voyage de l’opposante; Dans la mesure où ces produits partagent les mêmes canaux de distribution, les sacs peuvent cibler les mêmes consommateurs et sont généralement produits par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les bâtons de marche contestés sont similaires à un faible degré aux sacs à dos de l’opposante car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits de l’opposante peuvent couvrir des sacs à dos pour des hikers, qui auraient le même public que les bâtonnets de randonnée, les cannes et les bâtonnets de montagne, qui sont couverts par les cannes de la demanderesse.
Avant le reste des produits des demandeurs compris dans la classe 18, il convient de comparer la signification naturelle des produits de l’opposante en ces matières (cuir et imitations du cuir) non compris dans d’autres classes.Conformément aux lignes directrices de l’Office en matière de classification et à la Communication commune relative à la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice (28/10/2015), les termes «cuir et imitations du cuir» ne donnent pas une indication claire des produits concernés, car il indique seulement en quoi consiste les produits, et non ce qu’ils sont. Il couvre un large éventail de produits qui peuvent avoir des caractéristiques et/ou des destinations très différentes, il peut nécessiter des niveaux très différents de capacité technique et de savoir-faire qui seront produits et/ou utilisés et peuvent cibler différents consommateurs, être vendus par des canaux de distribution différents et, par conséquent, concerner des segments de marché différents.
pour comparer les produits de sellerie, les fouets et les vêtements pour les animaux; S’ agissant des articles d’équipement de soldat et des produits vagues en provenance de ces matériaux (cuir et imitations du cuir) non compris dans d’autres classes, il ne

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saurait être présumé, sans autre exemple ou une limitation expresse de la part de l’opposante à clarifier le terme, qu’ils ont la même destination, ils ont la même destination, qu’ils ont la même destination, qu’ils ont les mêmes canaux de distribution, ou qu’ils sont concurrents ou complémentaires. Toutefois, leur nature peut être considérée comme étant identique, dans la mesure où les produits contestés sont ou peuvent être des produits en cuir (ou des imitations de ceux-ci), et il est raisonnable d’envisager que les produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises étant donné que le savoir-faire requis et les machines (à savoir le cuir) peuvent aussi être identiques. Dès lors, ces produits peuvent être jugés similaires à un faible degré.
Le même raisonnement ne saurait être appliqué aux parapluies et parasols contestés étant donné qu’il ne s’agit pas de produits en cuir. La nature, la destination et l’utilisation de ces produits n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 2, 8, 9 et 18. Ces produits ne sont pas complémentaires (le fait que le cuir puisse être utilisé pour fabriquer des pièces ou des composants de ces produits ne suffit pas à les rendre similaires) ou en concurrence. Leur origine habituelle est différente; le simple fait que ces produits contestés puissent être trouvés dans les mêmes magasins que certains des produits de l’opposante et peuvent cibler le même public ne suffit pas davantage pour trouver aucun degré de similitude. Par conséquent, les parapluies et parasols contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’ adressent en partie au grand public (par exemple des portefeuilles) dont le degré d’attention sera moyen et s’adresse en partie aux clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, le cuir et les imitations du cuir;Leatherboard), qui fera preuve d’un degré d’attention plus élevé en ce qui concerne ces produits compte tenu de leur nature spécialisée.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).

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La demanderesse fait valoir que l’élément verbal «MILAN» sera perçu dans la marque antérieure comme une référence à la ville italienne de Milan, célèbre pour sa industrie de la mode et des accessoires, alors que dans le signe contesté, qui est composé de mots français, «MILAN» fait référence à l’auteur de migrants «kite» et les éléments verbaux «MILAN NOIR» seront perçus comme une unité sémantique signifiant «site en noir».Même s’il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent puisse percevoir le signe contesté de cette manière (étant donné que le mot équivalent espagnol pour «kite» est un Milan, l’élément figuratif renforce cette signification et que la génération la plus ancienne possède une certaine connaissance de la langue française), cette perception est toutefois peu probable pour la majorité du public pertinent, étant donné que «NOIR» serait dépourvu de signification et que le mot «MILAN» ne serait pas directement associé au concept susmentionné. Néanmoins, il y a lieu d’observer que rien n’exclut que la marque antérieure soit associée à l’oiseau «Milan», par cette partie du public qui comprend le français.
La division d’opposition considère que l’élément commun «MILAN» sera donc perçu de la même façon dans les deux signes, très probablement comme un nom de famille, un prénom masculin ou le nom de la ville italienne de Milan (qui, en espagnol, s’écrit sous la forme «Milán»);
La demanderesse renvoie également à plusieurs décisions du Tribunal pour étayer ses arguments concernant le caractère descriptif de noms géographiques et indique le défaut de caractère distinctif de l’unique élément verbal «MILAN» de la marque antérieure. Ainsi que cela est démontré dans la jurisprudence citée par le demandeur (23/01/2018,- 869/16, SWISSGEAR, EU: T: 2018: 23), les noms géographiques sont problématiques lorsqu’ils sont directement liés aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
La division d’opposition considère que, indépendamment de la perception de l’élément commun «MILAN», son caractère distinctif est normal. Rien dans la structure des signes ne suggère que celui-ci sera perçu comme étant l’origine géographique des produits concernés (ce qui peut être le cas lorsque l’élément est placé dans une position secondaire).En outre, le fait que la ville de Milan soit renommée comme centre de mode n’implique pas nécessairement que cette notoriété publique s’étende aux produits pertinents, et la demanderesse n’a pas démontré que tel était le cas.
L’élément commun est représenté en caractères majuscules noirs, dans les deux signes, lequel est légèrement stylisé et épais dans la marque antérieure.
Le signe contesté contient également l’élément verbal «NOIR» placé après l’élément «MILAN».Cet élément n’a pas de signification pour la majorité du public pertinent, comme indiqué ci-dessus, (l’équivalent espagnol équivalent negro est très différent), et il est distinctif. Un élément figuratif ressemblant à un oiseau en vol est placé au-dessus des éléments verbaux. Étant donné qu’elle ne décrit pas les produits concernés ou ne fait pas allusion, n’est pas un personnage banal ou courant, elle est également considérée comme distinctive.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui peut être considéré comme nettement dominant (visuellement accrocheur).
Toutefois, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause

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en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).Par conséquent, la représentation de l’oiseau et les autres aspects figuratifs ne attireront pas l’attention du consommateur autant que les éléments verbaux;
En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Par conséquent, il est pertinent que l’élément verbal commun soit placé au début du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «MILAN», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et l’élément verbal initial du signe contesté. Ils diffèrent au niveau de la deuxième élément verbal «NOIR» et de l’élément figuratif du signe contesté, ainsi que de leur typographie respective, qui a un impact plus faible. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «MILAN», le seul élément de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté.La prononciation diffère par le son du second élément verbal du signe contesté «NOIR».Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard de tous les aspects de la comparaison, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
D’après l’opposante, la marque antérieure jouit d’une notoriété en Espagne et bénéficie d’une protection élargie.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées dans la présente section (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été dit avant la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et

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services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents des produits de l’opposante. Ils s’adressent en partie au grand public et en partie au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré moyen de similitude phonétique, étant donné que l’unique élément verbal de la marque antérieure, qui est distinctif, est entièrement reproduit dans le signe contesté comme élément verbal initial de la marque contestée, et que les différences entre les signes sont moins importantes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il s’ensuit que l’opposition est en partie fondée au regard de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposante et la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés jugés identiques et similaires à ceux désignés par la marque antérieure.
L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits contestés jugés faiblement similaires aux produits de l’opposante, à la lumière du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus. En effet, les similitudes entre les signes l’emportent sur le faible degré de similitude retenu entre les produits en cause et peuvent amener les consommateurs à croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer le degré élevé de caractère distinctif de la marque de l’opposante, comme l’affirme l’opposante, par rapport à l’identité ou à la similitude de produits à des degrés divers. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

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L’opposante a également fondé l’opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 803 303, qui couvre les produits compris dans la classe 16, à savoir le papier; cartons et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); jeux de cartes; caractères d’imprimerie; Clichés.
Ce droit antérieur désigne des produits qui sont clairement différents des produits contestés restants, à savoir les parapluies et parasols.Leur nature, leur finalité et leur méthode d’utilisation diffèrent. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Le public pertinent ne coïncide pas nécessairement avec ces produits, qu’ils sont distribués par des canaux différents et que leurs producteurs sont différents. Par conséquent, la conclusion ne saurait être différente de celle tirée sur la base de la marque antérieure comparée ci-dessus; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
L’opposition sera examinée au regard des produits contestés restants au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, également invoqué par l’opposante.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.

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Décision sur l’opposition no B 3 078 315 page:9De15
a) Renommée des marques antérieures
L’opposante affirme que sa marque de l’Union européenne antérieure no 1 803 303 et l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 740 711 jouissent d’une renommée dans l’Union européenne et en Espagne, respectivement, pour l’ensemble des produits pour lesquels les marques sont enregistrées;
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Dans la mesure où la renommée des marques antérieures et, notamment, l’intensité de cette renommée sont l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation, entre autres, de l’existence d’un risque qu’un des trois types d’atteintes puissent apparaître, la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner cette question.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/11/2018. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée respectivement dans l’Union européenne et en Espagne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 803 303
Classe 16: papier ; cartons et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); jeux de cartes; caractères d’imprimerie; clichés.
Enregistrement de marque espagnole no 2 740 711
Classe 2: peintures et enduits.
Classe 8: outils et instruments à main actionnés manuellement; canifs, couteaux de palette; coupelles de numéroté; poinçons de numérotation, outils d’perforation, ciseaux.
Classe 9 Appareils et instruments d’enseignement, appareils d’apport, calculatrices de poche, agendas électroniques; appareils d’enseignement audiovisuel, ordinateurs blocs-notes, balances vidéo, cartouches de jeux vidéo, bandes vidéo, lunettes optiques d’agrandissement, dessins animés, appareils d’enseignement, lampes torches, serrures électriques, tapis de souris, machines comptables, transparents (photographie), projecteurs de diapositives, dessins animés, machines à dicter, appareils à photocopier et machines de mesure, instruments de mesure, balances.
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; sacs à dos, havresacs, cartables, sacs, sacs de voyage, portefeuilles, sacs d’écoliers, chemises, portefeuilles, porte-documents, porte-documents, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes,

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porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte-cartes, porte- cartes, porte-cartes, maroquinerie.
L’opposition est dirigée à l’encontre des produits contestés restants suivants:
Classe 18: parapluies et parasols.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 12/08/2019, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
ANNEXE 1:décision rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques le 08/06/2015 sur le recours. L’opposante a seulement produit la traduction en anglais d’un extrait de la décision, dans laquelle il était indiqué la nécessité de «tenir compte de la notoriété de l’opposante dans le secteur de la papeterie et des produits de l’imprimerie».
ANNEXE 2:Étude de marché concernant le secteur de la papeterie en Espagne, « évolutivité du Mercado Tecnológico» entreprise par la société de conseil GfK en décembre 2018. L’étude est rédigée en anglais et en espagnol, et on peut voir que la part de marché de la part de marché «MILAN» de 63,9 % était de entre octobre 2016 et juin 2017 et soit de 71,4 % entre octobre 2017 et juin 2018.
«MILAN» se classe également en premier lieu en relation avec des taille-crayons et est présent dans les autres catégories évaluées.
ANNEXE 3:Certificat émis par le secrétaire de la Chambre de commerce, d’industrie et du commerce espagnol le 08/06/2015 qui clarifie le lien d’affaires entre M. Santiago Marcó Top et les sociétés MARCÓ DACHS, S.A. y FACTIS, S.A. qui forment le groupe MILAN.
Le document certifie l’usage du signe distinctif «MILAN» par le Groupe en tant que marque et en tant que nom commercial dans le secteur papeterie depuis 1918, «là où il s’agit d’une marque renommée» et d’une «référence», «en particulier dans la fabrication et la commercialisation de gommes».
ANNEXE 4:déclaration sous serment du directeur du consortium national du caoutchouc le 09/06/2015, indiquant que le groupe MILAN y appartient, dont la notoriété de «MILAN» est une référence internationale dans l’industrie du caoutchouc;

ANNEXE 5:un certificat émis par le commissaire aux comptes sur les comptes du groupe MILAN le 06/03/2018, en espagnol dans lequel il est indiqué que le groupe fabrique et vend des articles de papeterie depuis 1918 sous la marque «MILAN», également utilisée en tant que nom commercial; Elle cite également le chiffre d’affaires réalisé par le groupe en 2017, selon l’opposante. Ce document comprend un tableau des foires internationales de rangement pour la période de 1984 à 2018 (dans des pays comme l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, le Royaume-Uni et des pays non européens).L’annexe inclut des images de stands que l’opposante met en œuvre lors des salons

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Paperworld, à savoir Francfort, 2015-2018 , où le signe
apparaît; sont également inclus certaines factures relatives aux frais exposés par l’opposante et d’autres entreprises du groupe dans le cadre de la participation de foires (WORLD 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, Frankfurt; Paperworld Middle East 2014; FairConstruction 2014 (Francfort); Gros acheteur, 2014 & 2015, Bologne; Intergift janvier 2015, Madrid; Salon CTCO 2015, Lyon; «participación Feria Holanda» en 2009; Shanghai Fair 2013).
ANNEXE 6: articles de différents médias espagnols, à savoir:
o «Simplente El CELLER de Can Roca», d’un blog ABC datée du 04/12/2018;
o «Clásicos del estuche: Los éxitos de disedisño de 6 iconos del matériel escolar, 15/09/2016, y compris des images de gommes de la marque,
telles que;
o Le «productos de toda la vida que desafían a la crise al tiempo», démundo.es daté du 26/04/2013. L’image suivante
apparaît: ;
o «La goma MILAN cumple un centenario vendiendo 25 millones de su 430», ExpansióN.com, 05/06/2018;
o «MILAN una historia difícil de borrar», thenewbarcelonapost.com, 20/10/2018.
ANNEXE 7:document de l’opposante intitulé «Acciones de Marketing» qui correspond à 2018. Il inclut des références et des chiffres concernant les réseaux sociaux, les sponsors (2017); captures d’écran d’Instagram, Facebook et YouTube avec «MILAN» papeterie et le matériel pour artistes (2017, 2018); des images des supports de marketing et des produits datés de 2018 et 2019 par l’opposante (où le signe «MILAN» apparaît sur des produits de papeterie); une présentation intitulée «2018 marketing», avec des images d’articles promotionnels (par exemple, afficheurs, kits, roulettes et posters) et un tableau indiquant les dépenses relatives à la promotion et à la commercialisation de la marque en 2016 et 2017, selon l’opposante;
ANNEXE 8:vues de la marque «MILAN» et des produits, fondamentalement gommants, qui apparaissent dans les réseaux sociaux, et qui ont été téléchargées par les utilisateurs (le célèbre chef espagnol de la Roca, des artistes et des illustrateurs).

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ANNEXE 9:Résultats obtenus lors de la recherche des mots «Milan gomas» (effaceurs de Milan) sur Google (recherche générale) et sur Google mages. La recherche générale révèle environ 1 910 000 résultats.
ANNEXE 10:38 factures émises par FACTIS S.A. et par l’opposante à l’attention
de l’opposante entre le 13/12/2010 et le 22/12/2015. Le signe figure sur les en-têtes de tous et apparaît aussi dans certaines descriptions des articles en rapport avec des produits de papeterie (par exemple, des gomas ( gomas), des trousses à cils multiples, des références (stands), des calculatrices, des bandes vidéo).
ANNEXE 11:document interne indiquant les ventes de produits de papeterie sous le signe «MILAN» de 2010 à 2017 dans plusieurs territoires.
ANNEXE 12:déclaration d’un avocat espagnol à droit de la propriété intellectuelle («IP Law Firm»), daté du 09/06/2015, où l’origine du mot «MILAN», en sa qualité de nom de famille de la déposante, et son évolution s’expliquent.
ANNEXE 13:catalogue général des produits de papeterie «MILAN» pour 2019.
Appréciation des éléments de preuve
Les éléments de preuve produits sont globalement dépourvus de preuves dans la preuve de la renommée de l’ enregistrement de la marque espagnole no 2 740 711 pour les produits compris dans les classes 2, 8, 9 et 18. Cela ressort clairement, par exemple, du rapport sur la part de marché (annexe 2), des certificats (annexes 3 et 4), ainsi que des activités et supports promotionnels (annexes 7 et 13), pour lesquels ces produits n’apparaissent pas.
Pour ce qui est de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 803 303 pour des produits compris dans la classe 16, même si les éléments de preuve ne comportent aucun élément pertinent afin de déterminer le niveau de reconnaissance de la marque, tels que les sondages d’opinion et les enquêtes, il peut être déduit que, d’une manière qui n’altère pas son caractère distinctif, la marque antérieure a été utilisée pendant une période considérable en rapport avec des produits de papeterie, tout au moins en Espagne. La division d’opposition considère, compte tenu de l’importance de l’usage et du marché concerné, qu’il suffit d’établir un certain niveau de reconnaissance pour les produits de papeterie, notamment les grille-crayons, et les taille-crayons, dans le territoire pertinent (06/10/2009, C- 301/07, Pago, EU: C: 2009: 611).
L’étude de marché et les chiffres de ventes qui figurent dans l’échantillon de factures (annexes 2 et 10), ainsi que les efforts de marketing fournis, indiquent que le marché concerné détient une position consolidée. Ces informations sont également étayées par les certificats des chambres de commerce (annexes 3 et 4), qui appartiennent à la catégorie des éléments de preuve provenant de tiers indépendants et spécialisés et qui attestent des faits trouvés dans le cadre de leurs fonctions officielles et jouir ainsi d’une grande crédibilité. Cela s’applique également dans une certaine mesure à la décision de l’Office espagnol des brevets et des marques (Annexe 1).
Dans ces circonstances, la division d’opposition estime que, pris dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque de l’Union européenne antérieure jouit d’une

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certaine reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui l’amène à conclure que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée sur le territoire pertinent, au moins pour les gommes et taille-crayons.
b) Risque de blessure
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:
la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU: T: 2012: 348, § 53).
Il s’ ensuit que l’opposante doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cette fin, l’opposante doit produire des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’une telle atteinte est effectivement probable dans des circonstances normales.
En l’espèce, l’opposante affirme qu’ «il est évident que l’usage de la marque contestée pour des produits similaires à ceux visés par les marques (ses produits) tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de ces marques (antérieures)».
Il est possible qu’une renommée extrêmement élevée puisse, exceptionnellement, constituer en soi une indication du risque futur non hypothétique de profit indûment tiré par chacun des produits et/ou services qui ne sont pas similaires aux produits et/ou services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (02/10/2015, 625/13-, DARJEELING collection de lingerie (fig.)/DARJEELING et al., EU/T/2015/742, § 134 et 139).S’agissant de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le Tribunal a jugé que plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure étaient importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 69).
De même, le Tribunal a établi que plus l’évocation de la marque antérieure par la marque postérieure est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future de la marque postérieure tire un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice (27/11/2008,- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 67).
Toutefois, bien que le consommateur puisse établir un lien entre les deux marques, dans le sens, par exemple, que la marque contestée soumette la marque antérieure à

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l’esprit des consommateurs, il ne s’ensuit pas automatiquement que le premier tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice (27/11/2008,- 252/07, Intel, EU: C: 2008: 655, § 71).
L’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a pas pour but d’empêcher l’enregistrement de toutes les marques identiques ou similaires à une marque renommée. Selon une jurisprudence constante, «lorsque l’état de l’existence de la renommée est subordonné à la condition de l’existence de la renommée, il convient de procéder à l’examen de la marque antérieure sans juste motif» (14/09/1999, 375/97-, Chevy, EU: C: 1999: 408, § 30).Ce point est confirmé par l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, qui établit que si l’opposition est fondée sur une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant que la marque est renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Si l’opposante n’a pas besoin de produire la preuve d’un préjudice effectif, elle doit convaincre l’Office en apportant des éléments permettant de conclure à un risque futur sérieux — qui n’est pas simplement hypothétique.
En l’espèce, les produits pour lesquels une certaine renommée peut être établie ne sont pas étroitement liés, mais au contraire considérablement, les parapluies et parasols de la demanderesse.L’opposante se borne à faire valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et/ou leur porterait préjudice. Toutefois, s’agissant de circonstances décrites comme étant «préjudiciables à la renommée», «portant atteinte au caractère distinctif» ou au «profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure», elles sont en fait très différentes l’une de l’autre. Dans ses observations, l’opposante y fait référence sans distinction, dans l’ensemble comme un effet inévitable de la similitude des signes et de la renommée des marques antérieures. Néanmoins, il n’existe aucune raison valable de supposer que l’utilisation de la marque contestée entraînera la survenue de tels événements. Bien que l’existence d’un préjudice potentiel ou d’un profit indu ne puisse être totalement exclue, les éléments de preuve produits sont insuffisants pour étayer ces affirmations, comme expliqué précédemment.
Étant donné que l’opposante n’a pas établi avec suffisamment de preuves ou d’arguments selon lesquels le signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou qu’il leur porterait préjudice, l’opposition est considérée comme n’étant pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.

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La division d’opposition
MARTA Alicia EVA Inés GARCÍA COLLADO BLAYA ALGARRA PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.