LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 octobre 2020
Dans l’affaire R 156/2018-5
COMSA, S.A. C/Viriato, 47
08014 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid (Espagne)
contre
Sec & PARTNERS S.A. C/Orense, 27, Esc. A-5th Dcha
28020 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par José Gabriel Garrido Pastor, C/O «Donnell 12, Planta 8, 28009 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 843 708 (demande de marque de l’Union européenne no 9 770 603)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), C. Govers (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
19/10/2020, R 156/2018-5, COMSA (fig.)/COMSA et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Le 28 février 2011, Comsa, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

Pour distinguer, après une limitation imposée le 12 septembre 2013, les services suivants, entre autres:
Classe 37 — Construction; services de réparation; services d’installation. Installation de systèmes de contrôle environnemental; services de construction, de montage, de réparation et d’entretien pour: la climatisation et la ventilation; locaux frits industriels et commerciaux; installations d’énergie solaire thermique; installation et réparation d’alarmes incendie; installations d’extinction d’incendie, installations électromécaniques; services de plomberie; installation et maintenance de systèmes de sécurité;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’ingénierie; études de projets techniques; recherches techniques.
2 La demande a été publiée le 28 avril 2011.
3 Le 26 mai 2011, le prédécesseur à ESA & PARTNERS S.A. (ci-après l’
«opposante»), à savoir la Constructora de Obras municipaux S. A. (COMSA), a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»), y compris les services mentionnés au paragraphe 1.
4 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 7 091 051, COMSA ( marque verbale), déposée le 24 juillet 2008 et enregistrée le 14 octobre 2015 pour les produits et services compris dans les classes 19, 35, 36, 37, 39 et 42.
b) La marque espagnole no 2 155 824, déposée le 13 avril 1998 et enregistrée le 21 septembre 1998 pour des services compris dans la classe 37;

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c) La marque espagnole no 1 920 799 , déposée le 12 septembre
1994 et enregistrée le 3 avril 1995 pour des services compris dans la classe
42;
d) La marque verbale no 216 986, déposée le 13 avril 1998 et enregistrée le 5 février 1999 pour des services compris dans les classes 35,
36, 37 et 39;
e) Enregistrement de marque tchèque no 308 868, COMSA (marque verbale), demandé le 27 février 2009 et enregistré le 25 novembre 2009 pour des services compris dans les classes 36, 37 et 43.
f) La marque espagnole no 1 640 225, déposée le 4 juin 1994 et enregistrée le 23 juin 1994 pour des services compris dans la classe 39;
g) La marque espagnole no 2 155 823 , déposée le 13 avril 1998 et enregistrée le 5 novembre 1998 pour des produits compris dans la classe 19;
h) La marque espagnole no 2 304 256, déposée le 29 mars 2000 et enregistrée le 20 avril 2001 pour des services compris dans la classe 35;
i) La marque espagnole no 1 920 800 , déposée le 12 septembre
1994 et enregistrée le 3 avril 1995 pour des services compris dans la classe
36;
6 Par décision rendue le 15 décembre 2017 (ci-après, la «décision attaquée»), la Division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les services mentionnés au paragraphe 1, estimant qu’il existait un risque de confusion concernant les marques antérieures (MUE no 7 091 051 et marque espagnole no
2 155 824).
Son raisonnement, en effet, peut être résumé comme suit:
– En ce qui concerne le nom commercial cité par l’opposante sous l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, il faut conclure que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c) du RMUE, une dénomination sociale enregistrée en Espagne ne peut pas être basée sur l’opposition. Par conséquent, l’opposition est irrecevable au regard du nom commercial no 216 986.

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– En ce qui concerne l’enregistrement de la marque tchèque no 308 868, l’opposante n’a pas présenté les traductions nécessaires pour étayer correctement ladite marque. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte de cela.
– Le demandeur a fait valoir et prouvé qu’une partie des marques espagnoles antérieures invoquées par l’opposante avaient été déclarées nulles ou révoquées par les autorités compétentes en Espagne. L’opposition sera donc examinée en fonction des marques suivantes:
• Marque de l’Union européenne no 7 091 051, COMSA
• L’enregistrement de la marque espagnole no 1 920 800;
• L’enregistrement de la marque espagnole no 2 155 823;
• L’enregistrement de la marque espagnole no 2 155 824;
Preuve de l’usage
– La demanderesse a demandé que l’opposante fournisse des preuves de l’usage des marques espagnoles.
– L’opposante n’a prouvé l’usage que de la marque antérieure no 2
155 824, pour les services: «construction de bâtiments; réparation de biens immobiliers; installation de matériaux de construction; travaux de plomberie, de la maçonnerie, de la charpenterie et de l’électricité»
(classe 37).
– En ce qui concerne les autres marques espagnoles, l’opposante n’a pas apporté la preuve de son usage et l’opposition doit donc être rejetée pour lesdites marques.
– Le risque de confusion sera examiné sur la base des marques antérieures suivantes:
• Marque de l’Union européenne no 7 091 051, COMSA
• L’enregistrement espagnol no 2 155 824 pour les services de la classe 37, pour lesquels l’opposante a prouvé l’usage du signe;
– Les services contestés mentionnés au paragraphe 1 sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure.

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– Les marques en cause présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle ne joue pas un rôle important en l’espèce.
– En tenant compte des similitudes entre les marques et de la proximité entre les services, il est fort possible que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque — variation dans les marques antérieures de manière telle que, dans les marques antérieures, l’existence du risque de confusion doit refuser la marque contestée pour les services mentionnés au paragraphe 1.
7 Le 22 janvier 2018, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, par lequel elle a demandé l’annulation partielle de l’opposition dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la marque contestée a été rejetée pour les services mentionnés au paragraphe 1.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 6 avril 2018.
9 Le transfert de la marque antérieure, la marque de l’Union européenne no
7 091 051, à l’opposante, déposée le 7 avril 2018, a été enregistré le 17 avril 2018, à partir de laquelle l’EEA & PARTNERS S.A. a rejoint l’opposante.
10 Ainsi qu’il ressort de l’extrait SITADEX de la demanderesse, la marque antérieure, la marque espagnole no 2 155 824, a également été transférée à l’opposante par une décision en date du 13 avril 201. 8
11 Aucune observation en réponse au recours n’a été présentée.
Moyens et arguments de la demanderesse
12 Les arguments développés par la demanderesse dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit:
– Le demandeur dispose du meilleur droit d’utilisation du signe distinctif «COMSA» puisqu’il est vendu moyennant le nom de la société depuis 1891.
– Certains des services contestés sont différents des services antérieurs.
– L’entreprise, Constructora de Obras municipaux S. A. (COMSA), est dissoute à l’issue de la procédure de concurrence correspondante, comme indiqué à l’annexe no 5, qui inclut les «informations commerciales, les informations en cause et les informations sur le lien du commerce».
13 Le 5 février 2019, la demanderesse a fait valoir que les deux marques antérieures qui ont été prises en compte dans la décision attaquée et ce qui a causé le refus partiel de la marque contestée sont annulées. Des pièces ont été fournies à l’appui de ces allégations (pièces 1 et 3). La MUE no 7 091 051 n’a pas été renouvelée indépendamment en vigueur depuis le 24 juillet 2018 et la marque espagnole no
2 155 824 est en l’état (marque espagnole).

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14 Le 7 février 2019, l’opposante a été informée des arguments susmentionnés et la transmettait également à l’opposante en vue d’un transfert vers les documents annexés.
Motifs
15 Le règlement (UE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015, qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Elle a ensuite été révoquée par le règlement (CE) no 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, qui est, quant à lui, entré en vigueur le 1 octobre 2017. Toutefois, étant donné que les procédures en cause en l’espèce ont été engagées alors que le règlement (CE) no 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne dans sa version initiale a été valable, ce règlement s’applique au fond de l’espèce.
16 Le recours présenté le 22 janvier 2018 était conforme aux articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE, qui est le règlement applicable aux questions de procédure relatives au recours et est dès lors recevable.
Portée du recours
17 En effet, la demanderesse est la seule partie requérante en l’espèce et a fait l’objet d’un recours particulier contre la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit à l’opposition fondée sur les marques antérieures, sur la MUE no 7 091 051 et la marque espagnole no 2 155 824, et la marque contestée a été rejetée pour les services mentionnés au paragraphe 1. Aucune observation en réponse au recours n’a été présentée.
18 En conséquence, les autres éléments de la décision attaquée ont autorité de la chose jugée, en particulier en ce qu’il a refusé les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
19 Dès lors, la présente procédure se limite à l’examen des marques antérieures, à la MUE no 7 091 051 et à la marque espagnole no 2 155 824 et s’il existe un risque de confusion entre ces marques, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la marque contestée en ce qui concerne les services mentionnés au paragraphe 1.
Risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE, les

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marques antérieures doivent être comprises par les marques antérieures enregistrées dans un État membre où la date de dépôt de la demande est antérieure à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills,
EU:T:2003:199, § 30 à 33).
22 La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258,
§ 48; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23). L’Office n’a pas un intérêt général à conférer la protection étendue par le RMUE à une marque qui ne remplit pas sa fonction essentielle.
23 Le Tribunal a souligné dans l’arrêt du 13/09/2006, T-191/04, Metro,
EU:T:2006:254, § 30 et suivants, que les dispositions des articles 8 et 46 du RMUE et le titre deuxième du REMUE et de la procédure d’opposition, pour l’essentiel, visent à garantir qu’une marque antérieure conserve sa fonction d’identification en prévoyant la possibilité de refuser l’enregistrement d’une nouvelle marque qui oppose, en raison d’un risque de confusion, à un risque de confusion entre celles-ci, un risque de confusion avec la marque antérieure.
24 La possibilité d’un tel conflit doit être considérée sous deux angles différents.
Premièrement, en ce qui concerne la portée des dispositions susmentionnées, il convient que la marque antérieure et la marque demandée soient identiques ou similaires, de même que les produits ou services désignés par celles-ci, de sorte qu’une confusion peut exister entre les deux signes. En outre, s’agissant de l’application ratione temporis de ces dispositions, les deux marques doivent coexister pendant un certain temps. La fonction d’identification originale d’une marque antérieure ne saurait être menacée par une autre marque enregistrée avant l’expiration dudit enregistrement. En l’absence d’une période pendant laquelle les deux marques coexistent, aucun conflit ne peut se présenter.
25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours doit tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision statuant sur l’opposition, en raison des preuves présentées par les parties.
26 La demanderesse a produit des documents montrant que les marques antérieures, la MUE no 7 091 051 et la marque espagnole no 2 155 824, ne sont pas déjà en vigueur et ont été annulées tout au long de la procédure. En effet, la MUE no
7 091 051 n’a pas été renouvelée et, partant, elle a expiré le 24 juillet 2018. Ainsi qu’il ressort clairement de l’extrait de SITADEX, remis par le demandeur, la

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déchéance de la marque espagnole no 2 155 824 s’est déclarée par décision du 19 janvier 2019.
27 L’opposante a été informée de ces faits allégués et prouvés par la demanderesse, qui réitérait sa demande de recours, et a rejeté l’opposition dans son intégralité. L’opposante, qui n’a déjà pas présenté de réplique au recours, n’a pas présenté d’arguments en réfutant la perte de validité des marques antérieures (MUE no 7 091 051 et marque espagnole no 2 155 824).
28 Compte tenu de ce qui précède, la compréhension de la chambre de recours selon laquelle les marques antérieures, la marque de l’Union européenne no 7 091 051 et la marque espagnole no 2 155 824 n’est pas non plus en vigueur, et dès lors celles-ci ne peuvent coexister dans le temps avec la marque contestée, dans l’hypothèse où elle serait enregistrée. Dès lors, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, les marques antérieures, les marques de l’Union européenne no 7 091 051 et no 2 155 824 ne sauraient créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 Dès lors, le recours de la demanderesse doit être accueilli et la décision attaquée partiellement annulée en ce qu’elle a fait droit à l’opposition sur la base des marques antérieures, MUE no 7 091 051 et marque espagnole no 2 155 824, et la marque contestée a été rejetée pour les services mentionnés au paragraphe 1.
Coûts
30 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18, du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
31 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
32 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante est tenue de rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
300 EUR. la somme totale est fixée à 1 570 EUR.

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Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. La décision attaquée est partiellement annulée en ce qu’elle porte sur les services suivants de la marque contestée dans la marque contestée no 9 770 603:
Classe 37 — Construction; services de réparation; services d’installation. Installation de systèmes de contrôle environnemental; services de construction, de montage, de réparation et d’entretien pour: la climatisation et la ventilation; locaux frits industriels et commerciaux; installations d’énergie solaire thermique; installation et réparation d’alarmes incendie; installations d’extinction d’incendie, installations électromécaniques; services de plomberie; installation et maintenance de systèmes de sécurité;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’ingénierie; études de projets techniques; recherches techniques.
2. Rejette l’opposition dans sa totalité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Secrétariat:
Signé

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P.R. Vidal
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