LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 mars 2020
Dans l’affaire R 415/2020-5
La banque Caixa à Barcelone, la Caixa Laragonal 621-629
08028 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne)
contre
Imagic Vision, S. L. C. Tomás Redondo, 3. 4° A — B
28033 Madrid
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 693 284 (demande de marque de l’Union européenne no 14 861 108)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (rapporteur) et C. Govers (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
23/03/2020, R 415/2020-5, imagin Bank (fig.)/imagic (marque fig.)

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Décision
Résumé des faits
1 Le 1 décembre 2015, la Caixa d’Etivis i pensions de Barcelona (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
Afin de distinguer, après une limitation rendue le 13 janvier 2016, les produits et services suivants:
Classe 9 — Crédit-pièces d’une pièce de monnaie; appareils de traitement de données; appareils photographiques; appareils de contrôle d’accès électriques; appareils et instruments pour l’enseignement; appareils de stockage et de transmission de données et d’images; bases de données informatiques; calculatrices électroniques; puces pour circuits intégrés; puces informatiques; bandes de sécurité (codées ou magnétiques); commandes électriques et électroniques; détecteurs de fausses pièces; lecteurs de cartes; scanners; alarmes; lecteurs de cartes magnétiques codées machines automatiques de tri et de tri de billets; les programmes d’ordinateur; publications téléchargeables. cartes de crédit et de débit encodées; cartes de crédit et de débit, à bande magnétique; cartes de crédit et de débit (codées); cartes, magnétiques; terminaux pour cartes de crédit; les logiciels.

Classe 36 — Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières, y compris services bancaires internationaux, et services fournis par le biais de l’internet ou d’autres moyens de télécommunication; services de change; services d’émission de chèques; services de crédit, de carte de débit et de crédit, services de gestion et de distribution de cartes de crédit; transfert de fonds; courtage; une assistance financière; services de financement; services de crédit.

Classe 38 — Communication par tout moyen sensoriel; télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; services de communications électroniques fournis par des réseaux informatiques mondiaux, y compris des réseaux informatiques mondiaux, textes, illustrations graphiques, bases de données informatiques et logiciels.

La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu, blanc, bleu clair, jaune et rouge.

2 La demande a été publiée le 27 janvier 2016.
3 Le 27 avril 2016, Imagic Vision, S. L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande (ci- après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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5 l’opposition était fondée sur la marque figurative espagnole no
3 514 594 déposée le 6 juin 2014 et enregistrée le 23 octobre 2014 pour des produits et services en classes 9 et 35.
6 Par décision du 13 juillet 2017 («la décision attaquée»), la Division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services des classes 9 et 38.
7 Le 8 septembre 2017, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision (R 1954/2017-4), demandant son annulation partielle, dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 13 novembre 2017.
8 Dans sa réponse, soumise le 15 janvier 2018, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et a présenté un recours incident, demandant que le signe contesté soit rejeté dans son intégralité.
9 Le 23 avril 2018, la demanderesse a présenté une réplique.
10 Le 28 juin 2018, l’opposante a déposé une duplique dans la réplique de la demanderesse.
11 Par décision du 22 octobre 2018 (R 1954/2017-4), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’opposition de rejeter le recours formé par la demanderesse et celui de l’opposante.
12 En particulier, elle a souligné, en substance, que, comme l’a compris la division d’opposition, certains produits et services compris dans les classes 9 et 38 étaient en partie identiques et en partie moyennement ou fortement similaires aux produits désignés par la marque antérieure et compris dans la classe 9, et que le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en cause était faible ou moyen. Par conséquent, il existe un risque de confusion.
13 Le 21 décembre 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours (R 1954/2017-4) devant le Tribunal.
14 Le 19 septembre 2019, le Tribunal a rendu un arrêt (19/09/2019, T-761/18, imagin Bank (fig.)/imagination (fig.), EU:T:2019:627), annulant la décision attaquée (R1954/2017-4). L’arrêt était fondé sur les motifs suivants:
Sur la comparaison des signes
– La marque demandée est une marque complexe, formée, dans sa partie inférieure, de l’élément verbal «imagin», représenté dans une police de caractères bleue, inclinée très légèrement vers la droite, dans laquelle les points des deux lettres «i» sont respectivement en rouge et en jaune. L’élément verbal «imagin» apparaît lors des deux dernières lettres dans une taille beaucoup plus petite, l’élément verbal «bank», représenté dans une

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police de caractères bleue, dans une police de caractères bleue. Dans les deux tiers de la marque demandée, il s’agit d’une représentation d’une étoile stylisée, en blanc sur fond bleu, accompagnée, entre autres, de deux points blancs de tailles différentes. Il convient de souligner que l’élément figuratif est bien plus grand que l’élément verbal «imagin». Par conséquent, ce ne sont pas les éléments verbaux qui contribuent le plus à l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, mais l’élément figuratif. Cependant, même si aucun des éléments de la marque demandée ne domine, à lui seul, la marque, puisqu’aucune n’est négligeable dans l’impression d’ensemble, force est de constater que l’élément verbal «bank» est très clairement secondaire.
– En ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément verbal «bank», il convient de souligner que le public pertinent, même à supposer qu’il ait un faible niveau de connaissance de l’anglais, pourrait comprendre que le terme anglais «bank», qui est par ailleurs proche du terme espagnol «bank», est descriptif d’une grande partie des produits et services visés par la marque demandée. Il y a dès lors lieu de considérer, comme la chambre de recours l’a fait, que l’élément verbal «bank» est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause.
– À la lumière de toutes ces considérations, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a procédé à une appréciation correcte des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée.
En ce qui concerne la similitude visuelle
– Tout d’abord, il convient de souligner que la marque demandée comporte deux éléments verbaux, à savoir «imagine» et «bank», alors que la
marque antérieure ne contient que de façon «imaginée». L’élément verbal «imagin» de la marque demandée et l’élément verbal «imagination» de la marque antérieure ont la même séquence de lettres «i», «m», «a», «g» et
«i».
– Deuxièmement, il y a lieu d’observer que les signes en cause se distinguent très clairement par leurs éléments figuratifs respectifs. La représentation d’une étoile stylisée dans la marque demandée est très différente de l’élément figuratif de la marque antérieure, constitué d’un dessin ondulé pouvant être perçu comme la représentation des deux premières lettres, «i» et «m», de l’élément verbal «imagic».
– Enfin, l’élément figuratif de la marque demandée est celui qui contribue à son impression graphique globale. De plus, la marque demandée comporte en outre l’élément verbal «bank», ce qui la distingue encore plus de la marque antérieure, qui n’a aucun autre élément verbal. Il peut être déduit de ce qui précède que l’élément verbal «imagin» de la demande de marque, seul, même

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s’il est proche de l’élément verbal «imagination» de la marque antérieure, ne donne pas lieu à un degré élevé de similitude visuelle entre les signes en conflit.
– Dès lors, il y a lieu de considérer que la marque antérieure et la marque demandée, notamment du fait de la présence de l’élément figuratif important de ces derniers, sont très similaires sur le plan visuel.
Sur la similitude phonétique
– Premièrement, la chambre observe que la séquence de lettres qui est commune aux signes en cause aboutira à une prononciation identique.
– Deuxièmement, la prononciation des troisième et dernière syllabes de chacun des éléments verbaux des signes en cause, à savoir le «gin», et d’autre part, «gic», sera différente pour le public pertinent. En effet, les lettres «n» et «c», situées à la fin du mot, ne sont pas muette et contribueront à la production de sons différents.
– Dans ces circonstances, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en cause présentaient un degré moyen de similitude phonétique.
Sur la similitude conceptuelle
– À cet égard, il convient de noter que les signes en cause sont composés de termes n’existant pas en tant que tels en espagnol. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que, pour une partie du public pertinent, la comparaison conceptuelle des signes en conflit était dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
– Néanmoins, il ne peut être exclu qu’un autre segment du public pertinent puisse associer les termes «imagin» et «imagic», selon des termes existants, en espagnol. En effet, le terme «imagin» peut faire référence à une partie du public pertinent à l’image ou au verbe «imaginaire», alors que le terme «imagine» peut faire référence au terme «mágico». Par ailleurs, il n’est pas exclu que, en tant que références, les éléments verbaux des signes en conflit renvoient directement aux termes anglais «imagine» et «MAGIC», dont les équivalents espagnols sont les termes «imaginaire» et «mágico», respectivement.
– Toutefois, il convient de rappeler que, dans le cas de cette partie du public, les signes en cause ont une signification différente. Si l’élément verbal de la marque antérieure peut évoquer ce qui se rapporte à l’image, à l’imagination ou à l’imagination, l’élément verbal de la marque demandée évoquera plutôt l’idée de magie.
– Ainsi, la marque demandée et la marque antérieure ne sont pas conceptuellement similaires. En conséquence, la chambre de recours a

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commis une erreur en considérant que, pour une partie du public pertinent, il existait un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure, en dépit de l’existence d’un degré moyen de similitude entre les signes en cause sur le plan phonétique, d’un degré de similitude très faible et d’un point de vue conceptuel, ce qui n’est pas pertinent pour une partie du public pertinent, et qui fait la différence entre les signes en cause pour une partie dudit public, il convient de conclure après avoir apprécié globalement l’impression d’ensemble produite par ces signes, qui sont différents.
Sur le risque de confusion
– Les signes en cause ne sont pas identiques ou similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
– Étant donné que l’une des conditions cumulatives requises pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de cette disposition.
– Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
15 Le 19 février 2020, les parties ont été notifiées conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE, et l’affaire R 1954/2017-4, l’affaire a été réattribuée à la cinquième chambre sous le numéro de référence R 415/2020-5 -5.
Motifs
16 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable.
Question préalable
18 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office doit prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal du 19/09/2019, T- 761/18, Imsat bank (fig.), EU:T:2019:627,
19 Il ressort de la jurisprudence que, afin de se conformer à l’arrêt d’annulation et de la mettre pleinement en œuvre en ce qui concerne le jugement, l’institution qui forme l’acte annulé est tenue de respecter non seulement l’ordre de l’arrêt, mais aussi les motifs qui l’ont conduite et qui constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans l’ordonnance. Ces motifs, ont été identifiés par un partie spécifique comme illicites et ont, en outre, révélé les raisons de l’illégalité qui en ressort que l’institution en cause doit être prise en compte pour remplacer l’acte annulé

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(25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmé par l’arrêt du
04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et suivants); 13/04/2011,
T-262/09, First Defense Defense Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 41-42).
Risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En ce qui concerne la similitude visuelle
21 La marque demandée comporte deux éléments verbaux, à savoir
«imagine» et «bank», tandis que la marque antérieure contient seulement un, «imagine». L’élément verbal «imagin» de la marque demandée et l’élément verbal «imagination» de la marque antérieure ont la même séquence de lettres «i»,
«m», «a», «g» et «i».
22 Les signes en cause se distinguent clairement non seulement par leurs éléments figuratifs respectifs, mais aussi par leurs couleurs: bleu et blanc dans la marque demandée et noir et blanc dans la marque antérieure. Le «s» de la marque demandée est rouge/orange et jaune dans la marque demandée. La représentation d’une étoile stylisée dans la marque demandée est très différente de l’élément figuratif de la marque antérieure, constitué d’un dessin ondulé pouvant être perçu comme la représentation des deux premières lettres, «i» et «m», de l’élément verbal «imagic».
23 Comme établi par le Tribunal dans l’arrêt précité, l’élément figuratif de la marque demandée est celui qui contribue à son impression graphique d’ensemble. De plus, la marque demandée comporte en outre l’élément verbal «bank», ce qui la distingue encore plus de la marque antérieure, qui n’a aucun autre élément verbal. Il peut être déduit de ce qui précède que l’élément verbal «imagin» de la demande de marque, seul, même s’il est proche de l’élément verbal «imagination» de la marque antérieure, ne donne pas lieu à un degré élevé de similitude visuelle entre les signes en conflit.
24 Dès lors, il y a lieu de considérer que la marque antérieure et la marque demandée, notamment du fait de la présence de l’élément figuratif important de ces derniers, sont très similaires sur le plan visuel.

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Sur la similitude phonétique
25 Premièrement, la chambre observe que la séquence de lettres qui est commune aux signes en cause aboutira à une prononciation identique.
26 Deuxièmement, la prononciation des troisième et dernière syllabes de chacun des éléments verbaux des signes en cause, à savoir le «gin», et d’autre part, «gic», sera différente pour le public pertinent. En effet, les lettres «n» et «c», situées à la fin du mot, ne sont pas muette et contribueront à la production de sons différents.
27 La chambre de recours conclut que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur la similitude conceptuelle
28 À cet égard, il convient de rappeler que les signes en litige sont composés de termes n’existant pas en tant que tels en espagnol, de sorte que, pour une partie du public pertinent, la comparaison conceptuelle des signes en cause n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation du risque de confusion.
29 Néanmoins, comme l’a souligné le Tribunal dans l’arrêt précité, il ne peut être exclu qu’un autre segment du public pertinent puisse associer les termes «imagin» et «imagic», avec des termes existants, en espagnol. En effet, le terme «imagin» peut faire référence à une partie du public pertinent à l’image ou au verbe
«imaginaire», alors que le terme «imagine» peut faire référence au terme «mágico». Par ailleurs, il n’est pas exclu que, en tant que références, les éléments verbaux des signes en conflit renvoient directement aux termes anglais «imagine» et «MAGIC», dont les équivalents espagnols sont les termes «imaginaire» et
«mágico», respectivement.
30 Pour cette partie du public, par conséquent, les signes en conflit produisent une impression visuelle différente. Si l’élément verbal de la marque antérieure peut évoquer ce qui se rapporte à l’image, à l’imagination ou à l’imagination, l’élément verbal de la marque demandée évoquera plutôt l’idée de magie.
31 Ainsi, la marque demandée et la marque antérieure ne sont pas conceptuellement similaires.
32 Il résulte de ce qui précède que, comme l’a considéré le Tribunal, dans l’arrêt du 19/09/2019, T 761/18, imagin bank (fig.), EU:T:2019:627, aux points 52 et 53, malgré l’existence d’un degré moyen de similitude entre les signes en cause sur le plan phonétique, un très faible degré de similitude visuelle et une comparaison d’un point de vue conceptuel, qui n’est pas pertinent pour une partie dudit public et d’une appréciation globale de l’impression d’ensemble produite par ces signes, ledit public est différent.
33 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, le fait que certaines des produits visés sont identiques ou similaires et qu’une partie des produits couverts puissent appartenir au même secteur de production et de commercialisation peut ne pas être compensé par le

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fait que les produits en cause appartiennent au même secteur de la production et du marketing, d’autant plus que l’identité ou la similarité des produits n’est pas suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion (27/09/2012, T-
535/08, Emidio Tucci, EU:T:2012:495, § 68; 05/10/2005, T-423/04, B.K.R.,
EU:T:2005:348, § 76).
34 Il faut donc résoudre, dans le cas d’espèce, que, dans la mesure où une condition nécessaire, l’identité ou la similitude entre les marques ne soit pas remplie, il y a lieu de conclure qu’il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
35 Dès lors, le recours de la demanderesse doit être accueilli, l’opposition être rejetée dans son intégralité, comme le recours incident de l’opposante.
Coûts
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie perdante doit supporter les frais relatifs aux procédures d’opposition et de recours. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés aux fins des deux procédures.
37 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais à payer au demandeur sont les frais du recours s’élèvent à 720 EUR et les frais de représentation s’élèvent à 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais de la demanderesse s’élèvent à 300 EUR pour la représentation professionnelle.
39 Le total de l’opposante doit verser à la demanderesse 1,570 EUR.

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Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Fait droit au recours de la demanderesse, annule la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour certains produits et services compris dans les classes 9 et 38 et rejette l’opposition dans son intégralité;
2. Rejette le recours en raison de l’adhésion de l’opposante;
3. Condamne l’opposante à verser aux deux procédures la demanderesse aux fins des deux procédures; les frais s’élèvent à 1 570 EUR.

Signé Signé Signé
A. Pohlmann V. Melgar C. Govers
Secrétariat:
Signé
P.O. Nafz