LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 septembre 2020
Dans l’affaire R 2233/2019-4
Maria Alexandra Canisius Prinz Eugen Straße 48/19
1040 Wien
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Schuppich Sporn & Winischhofer, Falkestraße 6, 1010 Wien (Autriche)
contre
Beiersdorf AG Unnastra ße 48
20253 Hambourg
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par BOMHARD IP, S.L., Calle Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 049 917 (demande de marque de l’Union européenne no 17 592 461)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
16/09/2020, R 2233/2019-4, LABELLE VIENNA (marque fig.)/Labello et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 décembre 2017, Maria Alexandra Canisius (ci- après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe

pour les produits suivants:
Classe 3 — Produits de toilettes; Préparations nettoyantes et parfumantes; vernis à ongles; cosmétiques; fards;
Classe 16 — serviettes en papier à usage cosmétique;
Classe 25 — Vêtements.
2 Le 13 avril 2018, Beiersdorf AG (ci-après la «défenderesse») a formé une opposition à l’encontre de la marque de l’Union européenne demandée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée)
a) La marque de l’Union européenne no 15 750 pour la marque verbale
Labello
enregistrée le 3 août 1998 et dûment renouvelée pour:
Classe 3 — préparations cosmétiques.
b) La marque allemande no 96 248
LABELLO
enregistrée le 5 avril 1907 et dûment renouvelée pour:
Produits chimiques et produits à usage pharmaceutique, médicaments pour les êtres humains et les animaux, en particulier minuscules, extraits, poudres, pastilles, pastilles, comprimés, pilules, timbres, pommades, savons, pâtes, huiles essentielles et essences; produits hygiéniques et cosmétiques, en particulier produits d’hygiène bucco-dentaire, capillaire et dentaire sous forme de teintures, extraits, poudres, pastilles, comprimés, pilules, pilules; Emplâtres, savons, pommades, pâtes, huiles essentielles et essences; Pansements, sparadrap; Désinfectants et produits de conservation.

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3 La défenderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Brève description Annex e
1 Justification des droits antérieurs.

2 Protocole et études de marché concernant la renommée des marques antérieures en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, ainsi que des déclarations sous serment des sociétés «International Brand Manager» et «Legal Counsel» du défendeur, une sélection de publicités «LABELLO».

3 Exemples d’articles vestimentaires de la marque Nivea.

4 Par décision du 2 août 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a examiné l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure, ce qui a refusé la marque de l’Union européenne demandée dans son intégralité sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 Elle a tout d’abord considéré que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et qu’elle était généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouissait d’une position consolidée parmi les marques dominantes, comme différentes sources indépendantes l’attestaient. Dès lors, cette renommée bénéficiait à au moins l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, mais les éléments de preuve le démontraient uniquement pour les «produits de soin de la lèvres» de la classe 3.
6 La division d’opposition a conclu que les signes étaient similaires à un faible degré sur le plan visuel, à un degré élevé et à un degré élevé sur le plan conceptuel, car un signe n’avait aucune signification.
7 Ensuite, elle a établi qu’il existait un lien entre tous les produits contestés et les produits pour lesquels les marques antérieures jouissaient d’une renommée. Tous les produits contestés dans les classes 3 et 16 étaient des produits cosmétiques ou étaient liés à des produits cosmétiques en ce sens que ceux-ci ont été utilisés pour démaquiller, par exemple ou qu’il s’agissait de préparations pour le corps soit pour le nettoyer, soit pour lui donner une odeur agréable. Ils présentent un lien très étroit avec les produits à base de rouge. De nos jours, les fabricants de vêtements ont également proposé divers types de cosmétiques. Les producteurs de ces produits contestés (c.-à-d. de l’habillement) pourraient également proposer des produits de soins de beauté à leurs clients pour une consommation à domicile, tels que des produits de soin pour les lèvres destinés, notamment, à certains types de produits pour la peau ou à empêcher certaines conditions. Par conséquent, les produits peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et cibler les mêmes consommateurs finaux, à savoir les mêmes opérateurs commerciaux, pourraient fournir les deux produits en cause. En outre, il existe généralement une publicité dans les mêmes médias.
8 Etant donné le lien entre les produits en cause, la Division d’opposition a conclu que l’image des marques antérieures et les caractéristiques projetées dans ces dernières seraient transférées aux produits de la requérante si elles ont été commercialisées sous le signe contesté. Ainsi, la marque contestée recevrait une
«impulsion» abusive résultant de son lien avec les marques de la défenderesse dans l’esprit des consommateurs de l’Union européenne.

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Moyens et arguments des parties
9 La requérante a formé un recours, suivi du mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, d’enregistrer sa demande de marque et de condamner la partie adverse aux dépens.
10 La demanderesse soutient qu’en raison des éléments figuratifs présents dans le signe (les cercles, les deux grandes roses, le cœur), qui créent l’image distinctive du signe, de la police «artistique» et «fantaisie» du mot «cclabelle», ainsi que des éléments verbaux additionnels, il n’y a pas de similarité visuelle entre les signes. Les signes sont également différents sur le plan phonétique, et également «VIENNA» qui n’est pas descriptif, aux termes du rythme de la «cclabelle», par opposition à «LABELLO», tout en tenant compte du fait que la répétition de la lettre «c» en «cclabelle» ajoute à l’aspect phonétique un caractère distinctif important et que les signes diffèrent quant à leur rythme et à leur longueur respectifs lorsqu’ils sont prononcés; Étant donné qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle, les signes sont globalement différents. Pour cette raison déjà, elle affirme que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejetée.
11 De plus, elle soutient que la marque de la défenderesse est toujours placée comme un produit de soin pour les lèvres et non comme une marque cosmétique, telle que l’une de ses marques, qui est entièrement un produit de mode, à savoir les cosmétiques (de couleur). Ces produits ne sont pas similaires. Quand bien même les marques antérieures seraient renommées, aucun lien ne serait établi entre les marques du fait de l’élément distinctif du signe contesté (les cercubes et les roses) et de l’ «unité conceptuelle créée par la combinaison de l’élément verbal de la marque renommée».
12 Elle affirme, comme il ressort d’une comparaison des produits sur le marché, qu’il n’y a aucun risque de préjudice. Sa stratégie commerciale entend se reconnaître comme jeune et branché, et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour se distancer de toutes les marques anciennes. Le graphisme de la marque et son emballage «parle lui-même».
13 Enfin, l’appelante fait valoir qu’en tout état de cause, elle a un juste motif pour utiliser son signe parce que les marques antérieures ne se servent plus de référence à un produit en particulier, mais sont devenues un terme générique pour décrire des produits de soins à la lèvres et des produits à lèvres. À l’appui de cette affirmation, la requérante fournit des extraits de deux dictionnaires en ligne (une avec une «liste de marques génériques et non anglaises» sous l’intitulé «Wikipedia», un blog textuel en ligne, et deux articles, un d’un journal en ligne et un, à un «slogans.de», un dans un journal en ligne et une base de données sur la publicité. Elle fait valoir que c’est à tort que la division d’annulation a adopté la décision attaquée en prenant en considération les éléments de preuve tirés de
Wikipédia en prenant en considération les éléments de preuve produits par la société Wikipédia (annexe 2-16, citée dans la décision attaquée).

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14 La défenderesse a présenté ses observations, demandant à la chambre de recours de rejeter le recours.
15 Elle fait valoir que dans l’ensemble les signes sont similaires à un degré élevé et qu’il existe un lien évident entre les produits visés par la demande et les produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée.
16 En ce qui concerne le préjudice, elle a fait valoir qu’il est très probable qu’un consommateur attribue le goodwill acquis par la défenderesse au fil de dizaines d’années de promotion de la marque, dont une forte publicité et une qualité constante et que, pendant de nombreuses années, les produits sont proposés sous la MUE demandée. Il existe un risque manifeste que le goodwill de la défenderesse, la renommée et l’ image de qualité des marques antérieures soient transférées aux produits de la requérante, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par l’association avec les marques antérieures jouissant d’une renommée. Cela constituerait un avantage indu dans le sens que «une certaine forme d’impulsion» sera accordée à la MUE demandée en raison de son lien, dans l’esprit des consommateurs, avec les marques de la défenderesse.
17 De plus, les marques antérieures sont uniques dans leur domaine et elles créent une association immédiate dans l’esprit des consommateurs. Cette singularité aurait beaucoup de conséquences si la marque de l’Union européenne demandée était utilisée sur le marché de l’UE, avec un effet négatif évident sur sa valeur commerciale. Lorsqu’ils verront la MUE demandée en lien avec les produits contestés, les consommateurs apprendront qu’il existe d’autres marques très similaires sur le marché. Ceci porterait à long terme l’association immédiate des marques antérieures représentant la marque distinctive, bien reconnu
«LABELLO», avec les produits et la qualité devenus de cette notoriété. Par conséquent, les marques antérieures seraient privées de leur caractère distinctif unique et leur présence dans l’esprit des consommateurs sera diminuée. En conséquence, l’usage de la MUE demandée porterait préjudice au caractère distinctif des marques antérieures.
18 Enfin, elle fait valoir qu’il n’y a pas de juste motif, les marques antérieures n’étant pas devenues génériques. La plupart des exemples déposés par la requérante se réfèrent aux marques antérieures en tant que marques, car ils présentent le signe ®. En outre, la défenderesse a toujours défendu ses marques antérieures et l’appelante n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d’un seul cas d’usage de tiers. En réalité, aucun concurrent sur le marché n’utilise «LABELLO» pour ses produits; dans l’affirmative, la défenderesse s’oppose manifestement à cet usage. En tout état de cause, la requérante n’a pas expliqué pourquoi les marques antérieures seraient devenus génériques en Italie ou aux
Pays-Bas, les deux autres pays dans lesquels il existe une renommée.
Motifs
19 Le recours est recevable et partiellement fondé.

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20 L’opposition est accueillie sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés, à l’exception des «vêtements» compris dans la classe 25, qui sont différents des produits antérieurs.
Par ailleurs, l’opposition n’est pas accueillie au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour ces produits.
I. article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
21 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
22 La chambre de recours examinera d’abord ce motif sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 750 [paragraphe 2, point a), ci-dessus]. Étant donné qu’il est protégé dans l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne. Les produits en conflit s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits en cause, qui, bien que ne constituant pas des achats quotidiens, ne sont normalement pas particulièrement onéreux et sont achetés de façon assez régulière.
Comparaison des produits
23 S’agissant de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur destination et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (4/11/2003, T-85/02, Castillo,
EU:T:2003:288, § 38).
24 Un produit complémentaire ne se limite pas à une situation dans laquelle deux produits peuvent être utilisés les uns à côté des autres, mais demande qu’il existe un lien étroit entre les deux produits, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre (7/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48).

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25 Les produits contestés en classe 3 («produits de toilettes; préparations nettoyantes et parfumantes; vernis à ongles; cosmétiques; maquillages») sont tous des produits antérieurs «produits cosmétiques» compris dans la même classe, de sorte que les produits en conflit sont identiques. Les produits contestés compris dans la classe 16 («serviettes en papier à usage cosmétique») sont fortement similaires aux «cosmétiques» de la marque antérieure, étant donné leur nature complémentaire en ce qui concerne l’application et la suppression de produits cosmétiques.
26 De plus, les produits à lèvres» relèvent du terme général «cosmétiques», et sont dès lors identiques aux «cosmétiques» contestés compris dans la classe 3. Ainsi que l’a considéré à juste titre la décision attaquée, le reste des produits contestés compris dans la classe 3 (produits de toilette; préparations nettoyantes et parfumantes; vernis à ongles; fards») et ceux de la classe 16 («tissus en papier à usage cosmétique»), sont tous des produits cosmétiques ou ont un rapport avec les cosmétiques en ce sens qu’ils sont utilisés pour démaquiller, par exemple, ou sont des préparations pour le nettoyer et pour lui procurer une odeur agréable. Ils ont tous partagent le même nature que les produits cosmétiques et les produits de soins corporels avec les «produits de soin pour les lèvres» antérieurs et ils ont des finalités analogues pour la toilette personnelle et pour améliorer l’impression d’une personne (au moyen d’une odeur ou d’une odeur). Ils partagent des canaux de distribution identiques, étant vendus en pharmacie ou dans les mêmes rayons des grands magasins. Ils s’adressent également au même public pertinent que le grand public. Ainsi, tous les produits contestés en classe 3 et classe 16 sont identiques ou très similaires aux «produits de soin pour les lèvres».
27 En tout état de cause, la stratégie de commercialisation de la requérante (concernant la «beauté des produits cosmétiques») n’est pas pertinente.
28 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 25 (à savoir les
«vêtements»), ceux-ci sont différents de tous les produits désignés par la marque antérieure dans la classe 3. Bien que ces consommateurs soient tous tournés vers le grand public, ils ne partagent aucun point commun concernant la nature, la destination ou l’usage des produits considérés, pas plus qu’il ne peut être affirmé qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution.
29 La partie défenderesse a affirmé en première instance que si les «vêtements» étaient de nature différente à la cosmétique, il s’agissait d’un article de merchandising typique. elle faisait valoir que de nombreux fabricants de produits cosmétiques célèbres proposent souvent leurs clients articles compris dans la classe 25, déposant à titre d’exemples de preuves montrant des vêtements portant la marque Nivea. Or, ces arguments sont dénués de fondement. Premièrement, les produits ne sont pas complémentaires dans le sens pertinent indiqué plus haut
(paragraphe 24), deuxièmement, Nivea est une marque de la défenderesse et, troisièmement, la défenderesse n’a pas établi qu’il y avait lieu pour des entreprises de produits dans le domaine cosmétique de porter leur marque dans le domaine des vêtements, ou inversement. En tout état de cause, si cette clientèle sur le marché pertinent devait exister, elle devrait être examinée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour établir un «lien» entre les marques.

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Comparaison des signes
30 La comparaison des signes en conflit apprécie la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
31 Contrairement aux arguments de la requérante, il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 38). Ce principe s’applique au signe contesté.
32 Sur le plan visuel, le signe antérieur se compose du mot «Labello», qui, puisqu’il s’agit d’une marque de travail, peut être représenté comme «LABELLO».
33 Le signe contesté est figuratif et se compose du mot «LABELLE» au centre du signe, dans des lettres majuscules noires légèrement stylisées dont la partie gauche apparaît comme un symbole «du cœur» précédé des symboles . Il s’agit ci-
dessus d’un «dispositif à ces deux cercles décoratif» consistant Signe contesté en une représentation symétrique de deux cercles reposant sur
une vue horizontale sous forme ornementale et de deux grandes et deux grandes l’un de l’autre sur fond de lignes noires horizontales. Ces éléments figuratifs sont distinctifs et plus qu’ils sont décoratifs. Sous le mot «LABELLE», apparaît le mot «VIENNA» en lettres majuscules blanches beaucoup plus petites sur un fond rectangulaire noir; cette indication ne sera perçue que comme une indication selon laquelle la «marque» est basée, ou présente sur le marché, à Vienne, qui est le nom anglais de la capitale de l’Autriche, lequel constitue une référence non distinctive à une ville célèbre dans le monde, et ce à de telles références, en particulier dans le secteur cosmétique (par exemple, Paris, Londres, New York), indépendamment de la langue en question. Par conséquent, cet élément ne sera pas considéré comme un élément distinctif du signe. Du fait de sa taille et de sa structure, le «dispositif à ces matières» joue plus qu’une position secondaire dans le signe contesté; avec l’élément verbal «LABELLE», il codomine le signe contesté. L’élément verbal «LABELLE», qui n’est pas un mot du dictionnaire de l’Union européenne dans une langue de l’Union européenne, n’a pas de signification claire et directe, même si elle pourrait être perçue par une partie des consommateurs comme faisant référence au terme français «la belle», dans la langue de la procédure «la beauté».
34 Sur le plan visuel, le mot «LABELLE» partage la même longueur et les six premières lettres de la marque verbale antérieure verbale «LABELLO». Le «E» final de «LABELLE» n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur et le «O» final du signe antérieur n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Ni le «dessin de la marque» de la marque figurative, qui est codominant, n’a d’équivalent dans le signe antérieur. Il en va de même pour les éléments secondaires, le symbole et

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le mot «VIENNA». Compte tenu des différences et des points communs, les signes présentent dans l’ensemble un faible degré de similitude visuelle.
35 Sur le plan phonétique, étant donné que les symboles sont peu susceptibles d’être perçus comme faisant partie du mot «LABELLE», mais bien comme des caractères figuratifs, qui font apparaître la courbe gauche du symbole cardiaque immédiatement après leur présence (également en raison de la présence d’une image figurative dans l’élément figuratif ornemental surplombée), le signe contesté sera prononcé par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne en deux ou trois syllabes, à savoir [la bel e] par, par exemple, des anglophones ou des francophones ou [la bel] par des anglophones ou des francophones. Le signe antérieur sera prononcé en trois syllabes, comme [la bel
o] Il n’existe pas d’équivalent phonétique dans le signe contesté du signe antérieur vers le [o] final du signe antérieur, la prononciation de chaque signe commencera par les syllabes identiques [la se]. Les éléments figuratifs du signe contesté et le mot «VIENNA» ne seront pas prononcés. Globalement, les signes présentent un degré élevé de similitude.
36 Sur le plan conceptuel, le signe antérieur n’a pas de signification sur le territoire pertinent (l’Union européenne étant donné que le signe antérieur est une MUE). De ce fait, aucune comparaison conceptuelle ne peut être entreprise.
37 De ce fait, les signes sont similaires en deux parties, et les arguments de la requérante selon lesquels les signes en conflit ne sont pas similaires sont dénués de fondement. Même si, comme la requérante le soutient de façon peu convaincante, une partie du public pertinent devait percevoir le symbole comme étant la lettre «CC», cela ne porterait pas atteinte au fait que le mot
«LABELLE» figurant dans le signe contesté est presque identique au signe antérieur «LABELLO, et les signes seraient toujours similaires à un certain degré sur les plans visuel et phonétique.
Appréciation globale
38 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement et cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18).
39 La partie défenderesse a fait valoir et prouvé la renommée (à savoir, un caractère distinctif élevé élevé) de la marque antérieure pour les produits «produits pour les soins de la lèvres». La requérante ne conteste pas ce point et la chambre de

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recours ne voit aucune raison de ce faire. Aucun argument n’a été soulevé à l’encontre de cette conclusion dans le cadre du recours et la chambre de recours ne voit pas non plus pour quel motif il en irait ainsi. Au contraire, la requérante concède que les marques antérieures sont une «désuet […] une marque dite légendaire», et qu’elle affirme faire tout ce qui est possible de sa distance avec eux. Les conclusions de la décision attaquée à cet égard sont approuvées: pour les «produits pour le soin de la lèvres», la marque antérieure jouit d’une renommée, c’est-à-dire un caractère distinctif très fort. Cela dit, de tels produits sont des produits de niche de la gamme 3, et ne sont en effet pas des produits dits «de style de vie» ou «de luxe» mais sont au contraire bon marché et, lorsqu’ils sont portés, ils ne sont même pas perceptibles, contrairement aux vêtements de marque.
40 Étant donné que tous les produits contestés compris dans la classe 3 sont identiques aux produits «cosmétiques» antérieurs compris dans la même classe et les produits contestés compris dans la classe 16, ils présentent une grande similitude, compte tenu du degré d’attention moyen du public pertinent, et ce indépendamment de la question de savoir si le public pertinent fait preuve d’un caractère distinctif accru par rapport aux «produits de soins de la lèvres», la chambre de recours estime que le faible degré de similitude visuelle et la similitude phonétique moyenne entre les signes sont suffisants pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent.
41 Cette disposition ne peut toutefois s’appliquer aux produits jugés différents (à savoir les «vêtements» compris dans la classe 25), la similitude ou l’identité des produits étant une condition préalable nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
42 L’examen de l’autre marque antérieure invoquée en opposition [voir paragraphe 2, point b), ci-dessus] ne modifie pas ce résultat comme étant celui des produits pour lesquels la marque est enregistrée (à savoir les «produits chimiques et produits à usage pharmaceutique, médicaments pour les êtres humains et les animaux, en particulier, habits, extraits, poudres, pastilles, pastilles, comprimés, pilules, timbres, pommades, savons, pâtes, huiles essentielles et essences; produits hygiéniques et cosmétiques, en particulier produits d’hygiène bucco-dentaire, capillaire et dentaire sous forme de teintures, extraits, poudres, pastilles, comprimés, pilules, pilules; Emplâtres, savons, pommades, pâtes, huiles essentielles et essences; Pansements, sparadrap; Les désinfectants et les produits de conservation» sont également différents des
«vêtements» compris dans la classe 25, et ce pour les mêmes raisons que celles exposées au point 28 ci-dessus.
II. Article 8, paragraphe 5, du RMUE
43 En ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition est rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de tenir compte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui faisait également l’objet des deux marques antérieures. À titre liminaire, la chambre de recours examinera d’abord

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ce motif sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 39 800
[paragraphe 2, point a), ci-dessus].
44 Outre l’établissement de la renommée de la marque antérieure, les deux autres conditions cumulatives au regard de l’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE sont les suivantes: i) la marque antérieure est identique ou similaire à la marque demandée, et ii) un risque d’atteinte doit être établi: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice; Ces conditions étant cumulatives, l’absence de ces conditions suffit à rendre la disposition inapplicable (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 16/12/2010, T-345/08
& T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
45 En ce qui concerne la première condition préalable, la similitude des marques en conflit, la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un degré de similitude tel qu’il existe un risque de confusion entre elles. Il suffit que le degré de similitude soit tel que la partie pertinente du public établisse un lien entre elles (06.07.2012, T-60/10, Royal
Shakespeare, EU:T:2012:348, § 21).
46 L’existence d’un lien entre le signe pour lequel la marque antérieure jouit de protection et le signe pour lequel la demande de marque communautaire est demandée doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs incluent, d’une part, le degré de similitude entre les signes en cause, d’autre part, la nature des produits ou des services pour lesquels les signes en conflit sont respectivement enregistrés, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné.
47 Compte tenu de la dissemblance de ces produits en conflit et de l’absence de lien étroit entre eux, quelle que soit la similitude entre les signes et la renommée de la marque antérieure à l’égard des «produits de soin pour les lèvres», il est fort peu probable que le public établisse un lien et établisse un lien entre les marques en conflit pour ces produits, d’autant plus que les produits pour lesquels une renommée a été établie sont peu coûteux, que ce soit des produits de niche que le consommateur pertinent n’associe ni à un mode de vie spécifique, ni au luxe ou à d’autres luxe.
48 En outre, la défenderesse n’a établi aucune preuve sur le marché pertinent que les entreprises cosmétiques étendent leur gamme de produits au secteur de l’habillement.
49 Pour cette raison déjà, l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejetée.
50 En ce qui concerne la deuxième condition préalable, l’existence d’un risque d’atteinte, l’usage de la marque contestée relève de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsque les situations suivantes sont survenues:

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12
- la requérante tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
- la marque contestée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure.
- la marque antérieure porte préjudice à la marque antérieure.
51 Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5 du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice»
(06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
52 Il s’ensuit que l’opposante (en l’espèce, la défenderesse) doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. À cette fin, il doit former des preuves ou, à tout le moins, avancer une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait et comment surviendrait le préjudice ou le profit indu qui pourrait conduire à conclure prima facie qu’un tel événement est, en effet, probable dans des circonstances normales.
53 La défenderesse fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, et porterait préjudice au caractère distinctif de cette dernière. Dans ses observations en réponse au recours, elle affirme qu’il est «de toute évidence, en ce qui concerne les produits cosmétiques» demandés, que l’usage de la marque contestée compris dans la classe 25 contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, mais que tel est également le cas pour des produits même dissemblables, étant donné que, compte tenu des efforts de marketing et de contrôle de qualité qu’elle déploie de longue date, la marque emblématique recouvre facilement des produits différents, facilitant ainsi leur vente.
54 La chambre de recours ne partage pas cet avis. Étant donné que les «produits pour le soin de la lèvres» sont complètement dissemblables des «vêtements», il est très peu probable que le public pertinent pour celui-ci pense même des marques antérieures (encore moins, les signes en conflit ne étant pas identiques) et que, dès lors, un usage de la marque contestée pour ces produits tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.
55 L’examen de l’autre marque antérieure invoquée dans l’opposition [voir paragraphe 2, point b), ci-dessus] ne modifie pas cette conclusion étant donné que les produits pour lesquels une renommée a été prouvée et que les arguments présentés par le défendeur sont identiques;
56 Pour ces raisons, bien que l’opposition soit également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposition est rejetée pour ce qui concerne les

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produits contestés «vêtements» compris dans la classe 25 et, dans cette mesure, la décision attaquée doit être annulée.
III.Résultat
57 Le recours est accueilli à l’égard des produits contestés «vêtements» et rejeté pour le surplus.
Coûts
58 Dans la mesure où le recours est partiellement accueilli, à l’instar de l’opposition, chaque partie supportera ses propres dépens exposés et taxes dans les procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.

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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements;
2. Autorise l’enregistrement de la demande contestée pour ces produits;
3. Rejette le recours pour le surplus;
4. Condamne les parties à chacune d’elles à supporter leurs propres frais.
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
H.Dijkema