LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 novembre 2020
Dans l’affaire R 868/2020-4
Ultra Safety Systems Inc. 1601 Hill Avenue
Mangonia Park
Floride 33407 Demanderesse/requérante États-Unis d’Amérique représentée par Brann AB, Drottninggatan 27, SE-111 51 Stockholm (Suède)
contre
Claudine Therese Jonasen et Warwik John Jonasen 20 Jones Road
Cannonvale QLD 4802
Australie Opposante/défenderesse représentée par Derpa, Bender aboutissement Sigler Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Jahnstraβe 4-6, 70597 Stuttgart (Degerloch) (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 079 632 (demande de marque de l’Union européenne no 18 000 788)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/11/2020, R 868/2020-4, Tef-Gel/Tef-Gel

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 décembre 2018, Ultra Safety Systems Inc. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TEF-GEL
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 4 — Lubants sous forme de pâte contre la corrosion, le balisage, la rouille et la saisie.
2 Le 3 avril 2019, Claudine Therese Jonasen et Warwik John Jonasen (ci-après les
«opposantes») ont formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée sur la base de l’enregistrement international antérieur no 1 294 175 désignant le Danemark et l’Allemagne pour la marque en caractères standard
TEF -Gel
enregistrée le 9 mars 2016 pour les produits «inhibiteurs de corrosion» compris dans la classe 2.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
4 Dans ses observations du 30 octobre 2019, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure étant donné que la procédure d’annulation avait été engagée par un tiers (la société allemande TIKAL Marine Systems GmbH, fondée sur la marque de l’Union européenne no 10 966 729) devant le tribunal de district de Hambourg contre la désignation allemande de l’enregistrement international antérieur no 1 294 175.
5 Par décision du 10 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition, rejeté la marque contestée et condamné la demanderesse aux dépens.
6 La division d’opposition a commencé par examiner l’opposition sur la base de la désignation danoise de l’enregistrement international antérieur no 1 294 175, qui était en vigueur. Elle a estimé que lesproduits en conflit étaient similaires étant donné qu’ils avaient la même finalité générale, à savoir prévenir et/ou éviter les effets de la corrosion (tels que le balisage, la rouille et la saisie de composants).
En outre, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution pourraient coïncider. Les signes en conflit étaient identiques. Il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que l’opposition a été pleinement accueillie sur cette base, il n’était pas nécessaire

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de poursuivre l’examen de l’opposition sur la base de l’autre motif invoqué, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
7 En ce qui concerne la suspension demandée, la division d’opposition a estimé qu’il était à la discrétion de l’Office de suspendre ou non l’opposition et qu’elle ne le ferait que si le droit antérieur à risque devait nécessairement être pris en compte dans la décision sur l’opposition. Étant donné que l’opposition a été accueillie indépendamment du sort du droit antérieur à risque, tel n’a pas été le cas. Il n’était pas nécessaire de suspendre la procédure.
8 Le 8 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 9 juillet 2020. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure.
9 Elle fait valoir, sans autre justification, que la demande de suspension était fondée et aurait dû être accueillie. En outre, elle fait valoir que les produits en conflit ne sont ni identiques ni similaires. Les produits antérieurs «inhibiteurs de corrosion» sont des composés et additifs chimiques, des matières premières ou des produits semi-transformés. En tant que tels, ils ne sont pas anticorrosion. Ils doivent être mélangés pour obtenir la fonction requise. Les fabricants de ces produits qui s’adressent à un public spécialisé ne sont pas les mêmes que les fabricants des lubrifiants contestés qui sont vendus au public en général. À l’appui de cette affirmation, elle fait référence à une impression internet d’une société dénommée «Trisso» dont elle cite: «TRISSO distribue un large éventail d’inhibiteurs de corrosion permettant aux formulateurs de produire des lubrifiants de haute qualité». Les produits diffèrent également par leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution. Il n’existerait aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 Dans leur réponse reçue par l’Office le 31 août 2020, les opposants demandent à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée et de condamner la demanderesse aux dépens de la procédure.
11 Ils font valoir que les signes en conflit sont identiques et que les produits en conflit ont la même destination, à savoir prévenir et/ou éviter les effets de corrosion et, en outre, coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Les éléments de preuve produits par la demanderesse sont trompeurs. Les opposants n’ont aucun lien avec la société Trisso et l’inhibiteur anticorrosion de cette société n’a rien à voir avec le produit «Tef-Gel» de Jonasen, qui est un produit fini, un lubrifiant, comme le montrent les éléments de preuve qu’ils ont produits en première instance et avec leur réponse au recours.
Motifs
12 Le recours n’est pas fondé. L’opposition est accueillie dans la mesure où il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE

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sur la base de l’enregistrement international antérieur no 1 294 175 désignant le Danemark.
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition sur la base de l’enregistrement international antérieur no 1 294 175 désignant le Danemark. Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est cet État membre.
Comparaison des produits
15 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
16 Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
17 En outre, étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage, les marques en conflit doivent être comparées pour les produits pour lesquels elles sont enregistrées ou demandées et non pour ceux pour lesquels les marques sont effectivement utilisées (30/06/2010, C-448/09,
Centrixx, EU:C:2010:384, § 74). Les arguments soulevés à cet égard par la demanderesse ne sont donc pas pertinents, et ce d’autant plus lorsqu’ils font référence à l’usage par des tiers.
18 Les produits contestés sont des «lubrifiants sous forme de pâte qui évitent la corrosion, le balisage, la rouille et la saisie» compris dans la classe 4. La note explicative de la classification de Nice indique que les produits compris dans la classe 4 comprennent principalement les huiles et graisses industrielles, les combustibles et les matières éclairantes. Les produits contestés en font partie, le «lubrifiant» étant un synonyme d’ «huile» ou de «graisse», avec la finalité spécifique indiquée, à savoir prévenir la corrosion, le balisage, la rouille et la saisie.

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19 Le produit antérieur est un «inhibiteurs de corrosion» compris dans la classe 2, qui, selon sa note explicative, comprend principalement des peintures, des colorants et des produits utilisés pour la protection contre la corrosion. Un
«inhibiteurs de corrosion» peut être toute substance ou préparation qui coure ou empêche efficacement la corrosion.
20 Il s’ensuit que, comme la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les produits en conflit ont la même finalité, à savoir prévenir la corrosion et/ou leurs effets. Étant donné que le produit antérieur peut être n’importe quelle substance ou préparation, les produits en conflit peuvent également avoir la même nature et la même utilisation. En outre, ils peuvent être produits par le même fabricant, avoir les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public. Il s’ensuit que les produits en conflit sont similaires à un degré élevé.
Comparaison des signes
21 Les deux marques verbales à comparer sont, respectivement, «TEF-GEL» et «Tef- Gel»; le fait qu’ils soient protégés en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence. Les marques sont identiques.
Appréciation globale du risque de confusion
22 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
23 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieures’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
24 Compte tenu de l’identité des marques en conflit, le public pertinent et son niveau d’attention n’ont aucune incidence sur le risque de confusion.

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25 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal étant donné qu’elle est dépourvue de signification par rapport aux produits antérieurs.
26 Compte tenu du degré élevé de similitude des produits en conflit, de l’identité des signes et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
27 Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’apprécier l’opposition au titre de l’autre motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ou sur la base de l’autre droit antérieur, à savoir l’enregistrement international no 1 294 175 désignant l’Allemagne et, a fortiori, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande de suspension de la procédure d’opposition présentée par la demanderesse sur la base de ce droit antérieur.
Conclusion
28 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition et le recours doit être rejeté.
Frais
29 La titulaire de la marque de l’Union européenne (la requérante) étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit être condamnée à supporter les frais de représentation exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins de la procédure de recours. C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que la requérante devait supporter les frais exposés aux fins de la procédure d’opposition.
Fixation des frais
30 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7), du RMUE, à l’annexe 1.A.20 du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la défenderesse à 550 EUR pour la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné à juste titre la requérante à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de la défenderesse, fixés à 300 EUR. Le montant total s’élève à
1 170 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais de la procédure de recours;
3. Fixe le montant des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les procédures d’opposition et de recours à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema