EUIPO, 25 octobre 2021, n° 003125338

EUIPO 25 octobre 2021

Arguments

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Accepté
Usage sérieux de la marque antérieure
La division d'opposition a jugé que les éléments de preuve fournis démontraient un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Accepté
Risque de confusion entre les marques
La division d'opposition a conclu qu'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public, justifiant le rejet de la demande de marque de DEX Home S.L.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 25 oct. 2021, n° 003125338
Numéro(s) :	003125338
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Refus de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

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DIVISION D’OPPOSITION
.OPPOSITION Ntravailleuses B 3 125 338
Fiterman Pharma Limited, Str. Moara de FOC; No 35, 700520 Iasi, Roumanie (opposante)
un g a i ns t
DEX Home S.L., Avda. Del País Valencià 27, Pol. Encres. Les Vinyes., 46711 Miramar, Valencia, Espagne (demanderesse), représentée par Marks émetteurs Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez De Bilbao 26, 8° Dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel).
Le 25/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 338 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 221 416 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 01/07/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 221 416 (marque figurative).

Décision sur l’opposition no B 3 125 338 Page sur 2 14
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 538 128, «SINDOLOR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 06/04/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 06/04/2015 au 05/04/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 27/01/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 01/04/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 28/03/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
des copies du dessin ou modèle d’emballage pour du gel «Sindolor», datées du 25/05/2016;
copie du dessin ou modèle de tube et du dessin de l’étiquette entourant le tube pour gel «Sindolor», datée du 11/11/2016;
copie du prospectus de gel «Sindolor» en roumain, datée du: 2015 accompagné d’une version anglaise;
des copies d’un certain nombre de factures (datées entre le 18/05/2015 et le 13/02/2020) adressées à la société de distribution de l’opposante et faisant référence, entre autres, au gel «SINDOLOR»;

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des copies d’un certain nombre de factures (datées entre le 27/04/2015 et le 13/03/2020) émises par FITERMAN DISTRIBUTION SRL pour, notamment, du gel «SINDOLOR», adressées à des entités en Roumanie;
une copie d’une liste de prix comprenant le gel «SINDOLOR», datée du 08/02/2018. et de sa traduction en anglais;
capture d’écran d’une page du site web fitermanpharma.ro montrant le gel «Sindolor».
La demanderesse fait valoir que l’opposante utilise sa marque uniquement pour le marché roumain.
Si la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, elle doit être utilisée «dans l’Union» [articles 18 (1) et 47 (2) du RMUE]. L’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens que les frontières du territoire des États membres doivent être ignorées pour apprécier si une marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un «usage sérieux» dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816 § 44).
Sur le plan territorial et compte tenu du caractère unitaire de la MUE, l’approche appropriée n’est pas celle des frontières politiques, mais bien celle du ou des marchés. De plus, un des objectifs poursuivis par le système de la MUE est d’être accessible à toutes les entreprises, quels qu’en soient le type et la taille. Dès lors, la taille d’une entreprise n’est pas un facteur déterminant pour établir l’usage sérieux.
Commela Cour l’a indiqué, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être appliquée pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816 § 55).
«[L]' étendue territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs devant être pris en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne et, d’autre part, qu’une règle de minimis afin d’établir si ce facteur est rempli ne peut être fixée. Il n’est pas nécessaire qu’une marque de l’Union européenne soit utilisée dans un domaine géographique étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 55). D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. En outre, la possibilité que la marque en cause ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, étant donné qu’il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de prendre en compte les caractéristiques des produits ou services concernés»
[07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782 § 80].
Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris les caractéristiques du marché concerné, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et l’étendue territoriale de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de celui-ci (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 58).
Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre de l’Union européenne (par exemple, en Allemagne

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ou en Espagne) est suffisant pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et jurisprudence citée].
Par conséquent, la question de savoir si une marque de l’Union européenne a été utilisée dans un ou plusieurs États membres est dénuée de pertinence. Ce qui importe, c’est l’incidence de l’usage sur le marché intérieur et, plus particulièrement, la question de savoir s’il est suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché sur ce marché pour les produits et services désignés par la marque et s’il contribue à une présence commerciale significative des produits et des services sur ce marché. La question de savoir si cet usage entraîne une réussite commerciale effective n’est pas pertinente [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 82].
L’Office doit déterminer au cas par cas si les différentes indications et preuves peuvent être combinées aux fins d’apprécier le caractère sérieux de l’usage, dont l’étendue territoriale n’est qu’un des aspects à prendre en compte.
Les éléments de preuve concernent principalement la Roumanie. Cela peut être déduit de la langue des documents (roumain), de la devise mentionnée («RON») et de certaines adresses en Roumanie. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve datent de la période pertinente.
La demanderesse fait valoir que les factures émises par FITERMAN PHARMA SRL et adressées à FITERMAN DISTRIBUTION SRL ne devraient pas être considérées comme des preuves de ventes per se. Toutefois, bien qu’une partie des éléments de preuve produits concerne des factures adressées par l’opposante au distributeur, il existe également des factures émises par la société de distribution pour, entre autres, du gel «SINDOLOR», et concernant la vente de ces produits à des entreprises tierces en Roumanie. Dès lors, pris dans leur ensemble, ces éléments de preuve se complètent et sont en mesure de prouver l’usage sérieux.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.
De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les factures montrent que les articles vendus sous la marque antérieure «SINDOLOR» ont été vendus régulièrement sur une longue période à différents clients en Roumanie.
Dans l’ensemble, les éléments de preuve étayent la conclusion selon laquelle l’importance de l’usage de la marque antérieure était suffisamment importante pour ne pas être considérée comme purement symbolique, minime ou fictive aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.

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Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: L’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, le signe est représenté sur les copies du modèle d’emballage, du tube et du dessin de l’étiquette entourant le tube pour gel et prospectus «Sindolor» comme suit:
La représentation de lettres dans une police de caractères assez standard et les ajouts d’éléments non dominants qui pourraient être considérés comme des indications des caractéristiques des produits n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Selon la jurisprudence, si l’ajout n’est pas distinctif, est faible ou n’est pas dominant, il n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée (30/11/2009,-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 et suivants; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 et suivants).
En outre, il n’existe aucun principe juridique dans le système de la marque de l’Union européenne qui oblige l’opposant à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure uniquement lorsque l’usage sérieux est requis au sens de l’article 47 du RMUE. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, avec ou sans mention du nom de l’entreprise, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).
La Cour a confirmé que la condition d’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être satisfaite lorsque celle-ci est utilisée en tant que partie d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, la combinaison de ces marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).

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De même, la Cour a précisé que la condition d’usage sérieux pouvait être satisfaite lorsqu’une marque figurative est utilisée en combinaison avec une marque verbale qui lui est surimposée, même si la combinaison de ces deux marques est elle-même enregistrée, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).
La marque «SINDOLOR» est représentée dans les documents, accompagnée du symbole
® et séparée des autres éléments. En outre, dans les factures produites par l’opposante, il est fait référence au terme «SINDOLOR» avec des ajouts descriptifs tels que «gel 25 g» ou «gel 100 g». Le signe «SINDOLOR» identifie donc le produit commercialisé par l’opposante.
Selon la demanderesse, l’opposante utilise uniquement sa marque roumaine antérieure, qui est figurative, et les documents produits par l’opposante contiennent l’élément figuratif protégé par la marque roumaine antérieure, qui n’est pas une base d’opposition en l’espèce. À l’appui de son argument, la demanderesse a produit l’extrait de la base de données TMView montrant l’enregistrement de la marque no 131 993 en Roumanie. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, constitue également un usage au sens de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, au sens de l', premier alinéa, du RMUE, que la marque soit ou non également enregistrée aunom du titulaire.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE. En outre, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction en tant que marque individuelle.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:

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[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45-46).
En l’espèce, les éléments de preuve, en particulier le prospectus et la liste des prix, prouvent un usage uniquement pour du gel médical pour soulager l’inflammation et la douleur. Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de produits pharmaceutiques.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour du gel médical pour soulager l’inflammation et la douleur.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Gel médical pour soulager les inflammations et la douleur.

Décision sur l’opposition no B 3 125 338 Page sur 8 14
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Gels de massage autres qu’à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les gels de massage, autres qu’à usage médical, contestés sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques pour soulager la douleur et l’inflammation de l’opposante compris dans la classe 5. Bien que les produits contestés ne soient pas destinés à des fins médicales, ils peuvent également présenter des propriétés d’soulagement de la douleur musculaires. En outre, les produits ciblent les mêmes utilisateurs finaux et peuvent coïncider par leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux professionnels du domaine médical (par exemple, la physiothérapie). Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne étant donné que les produits concernent des produits de soins de santé.
c) Les signes
SINDOLOR

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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La demanderesse fait valoir que la marque antérieure est descriptive des produits pertinents pour le public espagnol. La demanderesse explique également que le mot «SIN» est une préposition qui signifie «sans» et que le mot «DOLOR» fait référence à «douleur» en espagnol et que, par conséquent, le mot «SINDOLOR» sera compris comme signifiant «sans douleur» par les consommateurs hispanophones qui considéreront que les produits pertinents sont destinés à soulager la douleur. À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit des impressions de https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol- ingles/sin et https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/espanol-ingles/dolor, ainsi qu’une copie d’une décision rejetant la demande de marque de l’Union européenne no 8 614 224 pour une marque verbale «SINDOLOR», pour, entre autres, des produits pharmaceutiques compris dans la classe 5. Cette décision était fondée sur des motifs absolus de refus et par rapport à la perception du public espagnol. La requérante fait également valoir que, «si une marque est descriptive dans l’un des pays de l’Union européenne, la marque devrait être considérée comme descriptive dans son ensemble». Tous les arguments susmentionnés relatifs au caractère descriptif de la marque antérieure en espagnol concernent des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ne peuvent être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition et, par conséquent, doivent être rejetés.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal «SINDOLOR», que les signes ont en commun, n’a pas de signification pour une partie du public du territoire pertinent. Étant donné que les documents produits par l’opposante pour prouver l’usage de la marque antérieure concernent la Roumanie, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public parlant le roumain. Pour une partie du grand public roumain, ni le mot «SINDOLOR» de la marque antérieure ni le mot «SÍNDOLOR» du signe contesté n’ont de signification et ne sont distinctifs au regard des produits pertinents. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du grand public parlant le roumain pour lequel les mots «SINDOLOR»/«SÍNDOLOR» sont dépourvus de signification;
La marque antérieure est la marque verbale «SINDOLOR». Il est dépourvu de signification pour le public pertinent.
Le signe contesté est une marque complexe comportant plusieurs éléments: Une représentation du dos d’une femme sur laquelle sont visibles plusieurs étoiles en rouge et blanc, l’élément verbal «SÍNDOLOR», écrit en bas de la représentation au centre, et des

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éléments verbaux plus petits, à savoir «Gel para el alivio rápido de molestias musculares y articulaciones», «Con ingredientes Naturales» et «GEL PARA EL MASAJE corporal», positionnés à divers endroits. Dans la partie inférieure du signe se trouve également l’indication «CONT. Aprox. 60 ml.» et une marque E-mark utilisée pour indiquer la conformité avec la législation pertinente de l’Union européenne. Tous ces éléments se trouvent à l’intérieur d’une bordure ovale.
L’élément «SÍNDOLOR» est distinctif étant donné qu’il ne véhicule aucun message clair pour le public pertinent en ce qui concerne les produits en cause.
Enrevanche, le public parlant le roumain comprendra certains des autres éléments verbaux du signe contesté compte tenu de sa similitude (voire de son identité) avec les mots roumains existants: Le mot «gel» (qui est identique au mot anglais «gel») existe en tant que tel en roumain (https://dexonline.ro/definitie/gel); Le mot «rápido» est similaire au mot roumain «rapide» (https://dexonline.ro/definitie/rapid) signifiant «rapide»; Le mot «musculares» est similaire au mot roumain «musculaire», ayant la même signification qu’en anglais (https://dexonline.ro/definitie/muscular) et le mot «articulaciones» est similaire au mot roumain «articulații», signifiant «joints» (https://dexonline.ro/definitie/articula%C8%9Bie); Les mots «ingredientes Naturales» sont similaires aux mots roumains «ingrediente naturale», signifiant «ingrédients naturels» (https://dexonline.ro/definitie/ingredient et https://dexonline.ro/definitie/natural); Les mots «masaje corporal» devraient également être compris par les consommateurs parlant le roumain comme faisant référence au (x) «massage (s) du corps» étant donné que «masaje» est le pluriel du mot roumain «masaj» (https://dexonline.ro/definitie/masaj) et que «corporal» est identique au mot roumain «corporal» (https://dexonline.ro/definitie/corporal); Les mots «CONT. Aprox.» sont également susceptibles d’être compris par les consommateurs parlant le roumain compte tenu de leur similitude avec les mots roumains «conținut»/«conține» (contenu, inclure, contenir – https://dexonline.ro/definitie/continut) et «aproximativ» (environ
– https://dexonline.ro/definitie/aproximativ). Compte tenu des produits pertinents (gels de massage autres qu’à usage médical), ces éléments verbaux sont au mieux faibles.
L’indication «60 ml.» fait référence à la quantité du produit et la marque E-indiquant la conformité avec la législation pertinente de l’UE est dépourvue de caractère distinctif étant donné qu’elle n’a pas pour fonction d’indiquer une origine commerciale.
La représentation du dos de la femme sur laquelle sont visibles des étoiles rouges et blanches renforce l’idée de soulager la douleur musculaire et la douleur articulée et de massages du corps. Cet élément figuratif fait clairement référence à la destination des produits pertinents. Par conséquent, il possède tout au plus un caractère distinctif très faible. Lesétoiles seront très probablement perçues comme indiquant les parties du corps sur lesquelles les produits peuvent avoir un effet bénéfique. La bordure ovale est de nature purement décorative et n’attirera pas non plus beaucoup d’attention.
Les marques complexes, tout comme le signe contesté, ne peuvent être considérées comme étant similaires à une autre marque, identique ou similaire à l’un des composants d’une telle marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 23/10/2002, T-6/01, «Matratzen», point 33).
L’ élément figuratif représentant le dos de la femme et l’ élément «SÍNDOLOR» dans le signe contesté sont les plus accrocheurs sur le plan visuel et sont dominants sur le plan visuel dans le signe. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’élément figuratif possède tout au

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plus un caractère distinctif très faible. Par conséquent, l’élément «SÍNDOLOR» a le plus d’impact dans la marque complexe contestée et y occupe une position distinctive autonome.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres composant la marque antérieure «SINDOLOR» et par l’élément verbal central du signe contesté,«SÍNDOLOR», qui sont placées dans le même ordre. Les signes diffèrent par le fait que les lettres sont représentées en rouge dans le signe contesté, les lettres «S» et «R» étant légèrement plus grandes. En outre, il y a un accent placé au-dessus de la lettre «I» dans le signe contesté, qui n’est pas présent dans la marque antérieure. Les signes diffèrent également par les autres éléments du signe contesté, décrits ci-dessus. L’image du dos d’une femme est une caractéristique relativement importante et visible dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’importance de cet élément figuratif est atténuée en raison de sa capacité tout au plus très faible à identifier l’origine des produits en cause. Les autres éléments du signe contesté retiendront également moins d’attention de la part des consommateurs en raison de leur signification descriptive/non distinctive et/ou de leur position insignifiante ou relativement petite.
Par conséquent, étant donné que toutes les lettres de la marque antérieure coïncident avec les lettres composant l’élément central et le plus distinctif du signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SINDOLOR» composant la marque antérieure et l’élément le plus proéminent et distinctif du signe contesté. L’accent placé sur la lettre «I» dans le signe contesté n’est pas susceptible d’influencer la prononciation du mot «SINDOLOR» par le public pertinent. En outre, la prononciation diffère par le son des autres mots du signe contesté. Toutefois, «[u] ne marque qui comprend plusieurs mots sera généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer» (30/11/2006, T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75; 30/11/2011, T-477/10, se © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43, 44; 03/07/2013, T-243/12, ALOHA 100 % natural, EU:T:2013:344, § 34). Compte tenu de ce qui précède et de la moindre importance des autres éléments dans le signe contesté, il est fort probable que les consommateurs prononcent uniquement l’élément «SÍNDOLOR».
Par conséquent, les signes sont très similaires, sinon identiques, sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, si le public pertinent percevra différents concepts dans le signe contesté (voir ci-dessus), l’autre signe est dépourvu de toute signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, l’impact des concepts sous-tendant les éléments supplémentaires significatifs du signe contesté est atténué en raison de leur caractère distinctif faible, tout au plus.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.

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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires à un faible degré et les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, voire identiques et non similaires sur le plan conceptuel.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
S’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, «[l'] appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Par conséquent, le degré de caractère distinctif des différents éléments de marques complexes est un critère important qui doit être pris en considération dans la comparaison des marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, même si les produits ne sont similaires qu’à un faible degré et que le niveau d’attention du public peut être supérieur à la moyenne. En effet, les similitudes entre le signe contesté et la marque antérieure distinctive résident dans l’élément qui joue un rôle indépendant et le plus distinctif dans le signe contesté. En revanche, les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects tout au plus faibles ou secondaires. Compte tenu de ce qui précède, le degré de similitude des signes dans cet élément est suffisant pour l’emporter sur le faible degré de similitude des produits.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir qu’elle utilise le produit «gel para el masaje corporal SíNDOLOR» depuis le 08/01/2002 et a présenté des demandes déposées ce même jour devant le ministère de la santé, délégation de Valence, informant du début de l’utilisation des produits «gel para el masaje corporal SíNDOLOR» et «gel para el masaje corporal SíNDOLOR Sport». En outre, la demanderesse fait valoir qu’elle possède plusieurs enregistrements avec le mot «SINDOLOR» et d’autres enregistrements en Espagne, antérieurs aux marques antérieures de l’opposante. Il convient de noter que certaines des marques antérieures invoquées par la requérante ne contiennent pas l’élément «SÍNDOLOR».
En outre, la demanderesse n’a pas dûment démontré que la coexistence sur le marché reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
À cet égard, il convient de noter que la coexistence formelle de-certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il conviendrait également de démontrer que les marques coexistent sur le marché, ce qui permettrait ainsi d’indiquer que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans

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les confondre. Enfin, il est important de noter que l’Office est en principe tenu de limiter son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer la preuve de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans le registre) au niveau national/de l’Union comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de l’opposante, ce qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion.
Ce point doit être apprécié au cas par cas et une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence, étant donné qu’il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles des signes similaires coexistent.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des données du registre uniquement et de certains éléments de preuve relatifs à des demandes déposées devant l’administration publique pour informer la mise sur le marché de produits, il ne saurait être présumé que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le mot «SINDOLOR» et s’y sont habitués.
En outre, les marques sont enregistrées en Espagne et, en l’espèce, l’appréciation du risque de confusion concerne également les territoires d’autres États membres de l’Union européenne.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 538 128 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.

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De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Justyna Gbyl Jiří JIRSA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.