LES CHAMBRES DE RECOURS

DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 juin 2021
Dans l’affaire R 2405/2020-4
Herbamedis Ltd The Black Church, St. Mary s Place
Dublin D07 P4ax
Irlande Demanderesse/requérante
représentée par ITEM D.O.O., Resljeva 16, 1000 Ljubljana (Slovénie)
contre
Albir Hills Resort, SAU Verderol 5
03581 PLAYA del Albir (Alicante)
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par PADIMA, Explanada de España, no 11, Piso 1°, 03002 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 089 622 (demande de marque de l’Union européenne no 18 048 969)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/06/2021, R 2405/2020-4, shaperfection (fig.)/SHA (fig.) et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 avril 2019, Herbamedis Ltd (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 3 — Sérums de beauté; sérum anti-âge; sérums à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le raffermissement du seins; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; huiles de soin pour la peau [cosmétiques]; huiles minérales [cosmétiques]; cosmétiques naturels; huiles essentielles naturelles.
2 Le 23 juillet 2019, Albir Hills Resort, SAU (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée sur la base des droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 6 115 761
SHA
enregistrée le 23 septembre 2010 notamment pour les services suivants:
Classe 43 — hébergement temporaire;

Classe 44 — Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.

Une renommée a été revendiquée pour ces services.
b) Marque figurative de l’Union européenne no 9 090 572
enregistrée le 26 octobre 2010 notamment pour les services suivants:
Classe 44 – Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de SPA; stations thermales; services de stations thermales.

Une renommée a été revendiquée pour ces services.

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c) La marque verbale de l’Union européenne no 14 837 991
Sha Skin Care
enregistrée le 9 mars 2016 pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de soin pour la peau [cosmétiques]; lotions et crèmes cosmétiques;

Classe 35 — Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté;

Classe 44 — Services de salons de beauté; hygiène et soins de beauté pour êtres humains;

Une renommée a été revendiquée pour les services compris dans les classes 35 et
44;

3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article8,paragraphe 5, du RMUE. L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la demande et fondée sur les produits et services antérieurs mentionnés au paragraphe précédent.
4 Dans le délai imparti pour étayer l’opposition conformément à l’article 7 du RDMUE, l’opposant a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de sa revendication de renommée:
Annexe no 1: Une impression non datée du site web shawellnessclinic.com, intitulé «salon de beauté», indiquant les différents traitements de beauté
(services de coiffure, bien-être des cheveux, thermalisme à tannine, manucure et pédicure) fournis par la cliniques SHA du bien-être, située à Alicante
(Espagne);

Annexe no 2: Un document intitulé «SHA Wellness Clinic Press Book 2018» contenant une compilation d’articles de magazines de beauté, de mode et de voyageurs et de journaux internationaux publiés en Espagne, en France, au
Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas, faisant référence aux activités de bien-être de l’opposante;

Annexe no 3: Uneautre impression non datéedu site web shawellnessclinic.com, portant l’intitulé «Premios y reconocimientos», présentant une liste de prix de bien-être et de spa reçus par la cliniques de bien-être SHA de l’opposante;

Annexe no 4: Six articles publiés en 2018 et 2019 (à l’adresse hauteliving.com, www.thenational.ae, www.telegraph.co.uk, www.standard.co.uk et unarticledu CNN, peu clair où il est publié) sur les meilleurs centres de bien-être au monde, la clinie de bien-être SHA étant incluse;

Annexe no 5: Des impressions de trois articles disponibles à l’ adresse https://elpais.com (2013), www.dialymail.co.uk (2016) et

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www.savoirflair.com (non datés) mentionnant la présence de célébrités dans la cliniques de bien-être SHA de l’opposante;

Annexe no 6: Sept factures adressées à des clients dans différents pays de l’UE au cours de la période allant de février 2019 à octobre 2019.

5 Par décision du 20 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, rejeté la demande contestée dans son intégralité et condamné la demanderesse aux dépens.
6 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure no 9 090 572, voir paragraphe 2, point b), ci- dessus, sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle a estimé que les produits et services en conflit étaient similaires. Ils s’adressaient au grand public, lequel présente un degré d’attention moyen. Une partie du public percevrait la marque contestée comme une combinaison des éléments «sha» et «perfection», le premier étant dépourvu de signification, le second étant dépourvu de caractère distinctif. Pour cette partie du public, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les marques étaient similaires à un degré moyen étant donné qu’elles véhiculaient toutes deux le concept d’une fleur. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. Elle a conclu que, même si les coïncidences entre les signes étaient moins évidentes que les différences, il existait toujours un risque de confusion, étant donné que l’élément commun occupait une position distinctive autonome dans les deux signes. Il n’ étaitpas nécessaire d’examiner le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de la renommée revendiquée et des autres motifs et droits antérieurs invoqués.
Moyens et arguments des parties
7 Le 16 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, suivi du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours le 19 février
2021. La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la demande pour tous les produits visés par la demande.
8 La requérante fait valoir que la marque contestée, qui devrait être perçue dans son ensemble, est une combinaison unique des mots anglais «forme» et «perfection». «Sha» est un terme dépourvu de signification, de sorte qu’il n’existe aucune explication logique quant à la raison pour laquelle le consommateur décomposerait la marque contestée de la manière suggérée dans la décision attaquée. En outre, les marques diffèrent par leurs éléments figuratifs, leur police de caractères, leur taille et leur longueur respectifs. En outre, les lettres «SHA» sont utilisées au début de nombreuses autres marques tierces citées pour des produits et services en classes 3 et 44. En résumé, «sha» n’est pas un élément distinctif de la marque contestée. Sur le plan conceptuel, les marques coïncident

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par la représentation d’une fleur, mais cet élément est faible. L’impression d’ensemble produite par les marques est différente: ils ne présentent pas suffisamment de similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, indépendamment de la similitude des produits et services en conflit.
9 Dans sa réponse reçue par l’Office le 21 avril 2021, l’opposante demande à la chambre de recours de rejeter le recours, de confirmer la décision attaquée et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure. Elle demande en outre que, si la chambre de recours annule la décision attaquée, l’affaire soit renvoyée à la division d’opposition pour examen des autres motifs invoqués par l’opposante, étant donné que les parties ne devraient pas être privées d’un seul examen.
10 Elle fait valoir que les produits et services en conflit sont similaires. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Il est très peu probable que la marque contestée soit perçue comme une «forme» et une «perfection». La demanderesse n’a pas apporté la preuve d’un usage répandu de l’élément «SHA» au début d’autres marques par des tiers pour les produits et services en cause. Sur le plan phonétique, la partie non distinctive «perfection» peut ne pas être prononcée. Les marques coïncident également par le concept de fleur, représenté presque à l’identique dans les marques. En conclusion, les marques sont globalement similaires. La demanderesse n’a ni contesté ni contesté la renommée revendiquée de la marque antérieure. Il existerait un risque de confusion.
Motifs
11 Le recours est fondé. L’opposition est rejetée sur la base de tous les motifs et de tous les droits antérieurs invoqués.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Étant donné que les trois marques antérieures invoquées sont des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne. Le public pertinent pour les produits concernés se compose du grand public de tous ses États membres.

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Comparaison des signes
14 Lacomparaison des marques en conflit vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). L’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque, mais il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29; 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32).
15 Les marques à comparer sont les suivantes:
Marque contestée Marques antérieures


a)

SHA

b)






c)

Sha Skin Care

16 La marque figurative contestée se compose de l’élément verbal dépourvu de


signification «SHAPERFECTION», toutes treize lettres du mot écrites dans la

même police de caractères minuscules légèrement stylisées, suivies du signe ®. Au-dessus de cet élément verbal apparaît un petit élément figuratif, qui peut être perçu comme une version stylisée d’une rose ou d’une autre fleur.
17 Le signe ®, faisant simplement valoir que le signe est enregistré, peut être ignoré. L’élément figuratif joue un rôle secondaire, non seulement en raison de sa taille et de sa position et parce que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur les éléments verbaux d’une marque, mais aussi parce que, pour les produits contestés compris dans la classe 3, l’élément représentant une fleur sera perçu comme ayant un faible caractère distinctif et comme étant principalement décoratif. Il s’ensuit que l’élément verbal «SHAPERFECTION» constitue la partie dominante et la plus distinctive de la marque contestée. Comme indiqué, le mot en tant que tel est dépourvu de signification, que ce soit pour la partie anglophone du public ou pour la partie non anglophone du public. La partie anglophone du public peut percevoir la marque contestée comme une combinaison ludique des deux mots «forme» et

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«perfection», avec un chevauchement des deux dernières lettres du premier mot et des deux premières lettres du second mot. Toutefois, il n’y a aucune raison de croire que les trois premières lettres «SHA» seront disséquées du reste de l’élément verbal. Ils ne forment pas un mot significatif en tant que tel et, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, ils ne jouent pas un rôle distinctif indépendant dans la marque contestée lorsqu’ils forment une partie intégrée de l’élément verbal dans son ensemble, étant également présentés exactement dans la même taille et dans la même police de caractères que le reste des lettres composant le mot.
18 Les marques antérieures sont composées de la marque verbale «SHA» [marque de l’Union européenne antérieure no 6 115 761, voir paragraphe 2, point a), ci- dessus]; la marque figurative «SHA», y compris un élément figuratif ci-dessus, qui peut être perçu comme une version stylisée d’une fleur non définie [marque de l’Union européenne antérieure no 9 090 572, voir paragraphe 2, point b), ci- dessus] et de la marque verbale «SHA Skin Care» [marque de l’Union européenne antérieure no 14 837 991, voir paragraphe 2, point c), ci-dessus].
Marque de l’Union européenne antérieure no 6 115 761 pour la marque verbale «SHA»
19 Sur le plan visuel, les marques produisent une impression d’ensemble très différente. La marque figurative contestée consiste en un mot de treize lettres,
«SHAPERFECTION», avec un petit élément figuratif au-dessus. La marque antérieure se compose de la simple combinaison de trois lettres «SHA»; l’élément figuratif de la marque contestée n’a pas d’équivalent dans celle-ci. Le simple fait que les trois lettres composant la marque antérieure soient les mêmes que les trois premières des treize lettres de l’élément verbal de la marque contestée, dans lesquelles elles ne forment pas une partie distinctive autonome, ne saurait rendre les marques similaires. Elles sont différentes sur le plan visuel.
20 Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «sha» ou, en raison des très peu de lettres que cette combinaison de mots n’a pas de signification, est composée des lettres individuelles «s», «h» et «a». La marque contestée sera prononcée «sha-per-fec-tion». Les marques diffèrent par leur nombre de syllabes, ce qui crée un rythme et une intonation très différents. Le simple fait que, seulement dans certaines langues et seulement lorsque la marque antérieure est prononcée comme un mot et non une abréviation, la toute première partie de la marque contestée et la marque antérieure sont similaires, ne saurait rendre les marques globalement similaires. Ils sont différents sur le plan phonétique.
21 Étant donné que les marques ne partagent aucun concept, il n’existe pas non plus de similitude conceptuelle.

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Marque de l’Union européenne antérieure no 9 090 572 pour la marque figurative «SHA»
22 Les mêmes considérations que ci-dessus s’appliquent à cette marque antérieure.
Le simple fait que la marque antérieure comporte un élément figuratif susceptible d’être perçu comme une fleur ne modifie pas la conclusion selon laquelle les marques sont différentes sur les plans visuel et phonétique et qu’il n’existe pas non plus de similitude conceptuelle. Sur le plan visuel, outre le fait que, dans les deux marques, ces éléments jouent un rôle secondaire en raison de leur position, de leur taille et de leur faible caractère distinctif, leur présentation est très différente. En effet, en tant que tels, ils sont également différents sur le plan visuel. Phonétiquement, les éléments figuratifs ne jouent aucun rôle. Sur le plan conceptuel, le simple fait que, dans les deux marques, les éléments figuratifs puissent être perçus comme une fleur ne saurait créer de similitude conceptuelle pertinente. La variété de fleurs sur la terre est inquantiable et les marques ne représentent pas la même variété. En outre, dans les deux marques, l’élément figuratif ne joue qu’un rôle secondaire.
Marque de l’Union européenne antérieure no 14 837 991 pour la marque verbale «SHA Skin Care»
23 Pour cette marque antérieure, les mêmes considérations concernant la comparaison de la marque contestée avec la marque verbale antérieure «SHA» s’appliquent. Le fait que la marque antérieure inclut le libellé supplémentaire «Skin Care» ne fait que souligner la différence visuelle et phonétique, indépendamment de la question de savoir si ces mots seront perçus ou non comme descriptifs. Dans ce dernier cas, ils n’auront pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle en raison notamment de ce caractère descriptif.
24 En conclusion, dans l’ensemble, la marque contestée et les trois marques antérieures sont différentes.
25 Pour qu’une opposition soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une identité ou une similitude des marques et une identité ou une similitude des produits et services sont des conditions cumulatives. Si les marques en conflit sont différentes, l’opposition doit être rejetée d’emblée pour ce motif, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des produits ou services, la renommée ou le caractère distinctif accru de la marque antérieure(0,
T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, § 54; 19/11/2008, T-6/07,
Nanolat, EU:T:2008:515, § 49; 11/11/2009, T-162/08, green by missako, EU:T:2009:432, § 51-54; 14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 53, 61, confirmé par 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-68; 23/01/2014, C-558/12 P, Western Gold, EU:C:2014:22, § 50).
26 Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
27 Les trois marques de l’Union européenne antérieures ont également été invoquées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Une renommée a été revendiquée pour les services compris dans les classes 35, 43 et 44, tels que précisés au paragraphe 2 ci-dessus.
28 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande de marque de l’Union européenne, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
29 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, que la marque antérieure est identique ou similaire à la marque contestée; deuxièmement, elle doit jouir d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
30 Comme indiqué ci-dessus, les marques en conflit sont différentes et, dès lors, la première condition mentionnée au paragraphe 29 ci-dessus n’est pas remplie. L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est déjà rejetée pour cemotif( 24/03/2011,C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 51, 54, 65).
31 En outre, la renommée revendiquée par l’opposante pour ses marques antérieures n’a pas été prouvée.
32 Pour remplir la condition relative à la renommée, les marques antérieures doivent être connues d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par cette marque. Pour examiner si la condition relative à la renommée est remplie, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou qu’elle jouisse d’une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent pour autant qu’elle jouisse d’une renommée dans une partie substantielle de celui-ci (14/09/1999, C-375/97, EU:C:1999:408, § 24, § 29);
19/06/2008, T-93/06, MINERAL SPA, EU:T:2008:215, § 33).

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33 Le public pertinent pour les services pour lesquels une renommée est revendiquée est le grand public. La marque de l’Union européenne contestée a été demandée le 9 avril 2019. L’opposante était dès lors tenue de prouver que les marques antérieures étaient connues d’une partie significative du grand public de l’Union européenne à cette date. Les éléments de preuve produits par l’opposante tels que résumés au paragraphe 4 ci-dessus ne suffisent pas à cet égard.
34 Les éléments de preuve montrent que l’opposante utilise les marques antérieures pour une clinique de bien-être dans la région d’Alicante (Espagne) proposant différents traitements de beauté. Elle ne prouve toutefois pas que l’existence de cette seule clinique est connue d’une partie significative du grand public de l’Union européenne, pas même en Espagne.
35 Aucune indication n’est donnée quant à la part de marché détenue par les marques pour les services concernés, à l’importance et à la durée de l’usage pour ces services. Le nombre de sept factures présentées (annexe 6) est très limité, en fait seulement deux d’entre elles concernent une période antérieure à la date pertinente du 9 avril 2019. Les cinq autres factures émises plus tard en 2019.
36 Le livre de presse, qui ne couvre que l’année 2018 et compilé par l’opposante elle-même (annexe 2), montre bien que la clinique de bien-être de l’opposante a fait l’objet de publicités dans différentes parties du monde, y compris dans certains États membres de l’Union européenne, mais en l’absence d’informations supplémentaires, la portée et la portée de ces publicités auprès du public pertinent de l’Union européenne ne sont pas claires.
37 Les impressions des articles dressant la liste des meilleurs centres de bien-être au monde et mentionnant la présence de célébrités dans la clinique de bien-être de l’opposante (annexes 4 et 5) sont très limitées en nombre et, à ce titre, il convient également de noter que, si elles sont déjà parvenues au public pertinent, déjà en raison du nombre très limité d’articles mais en l’absence d’informations supplémentaires sur leur distribution également, ces éléments de preuve ne peuvent pas non plus prouver une quelconque connaissance auprès du grand public.
38 En ce qui concerne la liste des prix, telle que publiée sur le propre site web de l’opposante (annexe 3), déjà en l’absence d’informations supplémentaires sur les critères d’obtention de ces prix, ces prix ne peuvent pas non plus prouver un niveau de connaissance auprès du public pertinent de l’Union européenne.
Conclusion
39 Le recours de la demanderesse est accueilli. La décision attaquée doit être annulée et l’opposition rejetée.
40 La demande de l’opposante tendant à ce que, dans l’hypothèse où la chambre de recours annulerait la décision attaquée, l’affaire soit renvoyée à la division d’opposition ne sera pas prise en considération en ce qui concerne l’article 71, paragraphe 1, du RMUE. Cet article prévoit que la chambre de recours peut

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exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée ou renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner. L’affaire est mûre pour une décision.
Frais
41 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante (défenderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la demanderesse (la requérante) à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 720 EUR pour la taxe de recours, soit un total de
1 570 EUR.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition pour tous les produits contestés;
3. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 570 EUR.


Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz