DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 924
El Corte Ingles, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J.M. Toro, S.L.P., Viriato, 56-1° izda, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein (Allemagne), représentée par Claudia REININGER, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen (Allemagne) (employé).
Le 25/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 924 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 1 et 5) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 211 306 BOOMERANG (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques espagnoles no
2 762 183 et no 2 762 198, tous deux pour (signe figuratif). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE seul, ainsi que l’article 8, paragraphe 2, point iii), et l’article8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, mais l’a fait dans le cadre de ses observations déposées le 15/04/2021 au point IV. Utilisation.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.

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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
La division d’opposition examinera l’opposition par rapport aux enregistrements de marques espagnoles antérieurs no 2 762 183 et no 2 762 198, pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée en Espagne;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée en Espagne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 16/03/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée en Espagne avant cette date. Les éléments de preuve doivent également

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montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 762 183
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); Matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); Matières textiles fibreuses brutes.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Enregistrement de la marque espagnole no 2 762 198
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier produits fortifiants pour plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour lutter contre le stress dans les plantes, produits de régulation de la croissance des plantes, produits pour le traitement des semences, produits mouillants, gènes de semences destinés à la production agricole.
Classe 5: Produits pour la destruction et la lutte contre les animaux nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 03/02/2021, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: Une impression du résultat de recherche Googlepour «Boomerang el corte Ingles» datée du 11/04/2019, dans laquelle apparaît une liste de sites internet d’El Corte Ingles avec le signe «Boomerang». Aucune traduction anglaise n’était jointe et le résultat de la recherche apparaît en espagnol, bien qu’il soit explicite.
Pièce 2: Une impression des résultats de la recherche d’ El Corte Ingles pour «Boomerang» datée du 11/04/2019, dans laquelle une liste de chaussures, de vêtements de sport, y compris, mais sans s’y limiter, des chaussettes, pantalons, sweat-shirts, tee-shirts, shorts sous le signe «Boomerang» est visible. Aucune traduction anglaise n’était jointe et le résultat de la recherche apparaît en espagnol, bien qu’il soit explicite.
Pièce 3: Une impression des résultats de recherche d’El Corte Ingles pour «moda Deportiva hombre» («vêtements de sport pour hommes») dans laquelle apparaissent des

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vêtements sous le signe «Boomerang», tels que des chaussettes, des vêtements de sport: Pantalons, sweat-shirts, shorts, t-shirts, chaussures datées du 11/04/2019. Aucune traduction anglaise n’était jointe et le résultat de la recherche apparaît en espagnol, bien qu’il soit explicite.
Pièce 4: Une impression des résultats de recherche d’ El Corte Ingles pour «Boomerang» datée du 11/04/2019, dans laquelle des produits tels que des chaussures, des vêtements de sport, des t-shirts sous le signe «Boomerang» sont visibles. Aucune traduction anglaise n’était jointe et le résultat de la recherche apparaît en espagnol, bien qu’il soit explicite.
Pièce 5: Une impression des résultats de recherche d’El Corte Ingles pour «moda Deportiva niños» («vêtements de sport pour kids») dans laquelle apparaît le signe «Boomerang» sur des vêtements, tels que chaussettes, vêtements de sport, pantalons, sweat-shirts, shorts, tee-shirts, chaussures datées du 11/04/2019. Aucune traduction anglaise n’était jointe et le résultat de la recherche apparaît en espagnol, bien qu’il soit explicite.
Pièce 6: Une capture d’écran d’un article intitulé «El Corte Inglés exporta su marca Boomerang a la cadena ALEMANA Karstadt» («El Corte Inglés exporte sa marque Boomerang à la société allemande Karstadt») daté du 05/7/2018 (imprimé 11/04/2019) paru dans le journal espagnol El País, section Cinco Días (http://cincodias.elpais.com). Aucune traduction anglaise n’était jointe.
Pièce 7: Une impression d’un article paru dans le journal espagnol Expansion en ligne intitulé «Amazon lidera Internet seguido de Alibaba y El Corte Ingles» («Amazon conduit Internet» suivi d’Alibaba et El Corte Ingles) daté du 20/08/2017 avec quelques chiffres concernant des magasins de vente au détail dans lesquels El Corte Inglés est cité en troisième position (www.expansion.com) imprimé le 11/04/2019. Aucune traduction anglaise n’était toutefois jointe, mais elle est explicite, comme on peut le voir ci-dessous:
Les deux dernières annexes n’ont pas été déposées dans la langue de procédure; toutefois, il appartient à l’Office, de sa propre initiative ou sur demande motivée de l’autre partie, d’inviter l’opposant à produire une traduction des preuves dans cette langue, dans le délai imparti par l’Office (article 7, paragraphe 3, du RDMUE et article 24 du REMUE). L’Office a toute latitude pour décider si l’opposant doit fournir une traduction des preuves de la renommée dans la langue de la procédure. Toutefois, en raison du caractère explicite des éléments de preuve produits, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de traduire ce qui n’a même pas été demandé par la demanderesse et qui ne portera pas préjudice à la demanderesse, comme on le verra plus loin.

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La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Les éléments de preuve montrent que les signes ont été utilisés sur le territoire pertinent, à savoir l’Espagne, étant donné que les documents produits sont en espagnol et les prix en euros. En outre, bien que les éléments de preuve imprimés le 11/04/2021 soient en partie liés aux années 2017 et 2018, la période pertinente serait donc également la période pertinente.
Les résultats des recherches effectuées sur l’internet par Google ou sur le site web d’El Corte Ingles (pièce 1-5) montrent que le signe «Boomerang» a été utilisé pour des produits compris dans la classe 25, mais pas sur la question de savoir s’il existe un quelconque type de reconnaissance du signe par le public pertinent. L’article en ligne contenu dans la pièce 6 montre uniquement que les produits portant le signe «Boomerang» ont également été exportés vers l’Allemagne. Toutefois, même par l’intermédiaire de ces éléments de preuve, aucune importance de l’usage ou de la reconnaissance sur le marché ne peut être tirée. L’article de presse figurant dans la pièce 7 montre uniquement le marché de détail en ligne en Espagne, dans lequel El Corte Ingles apparaît en troisième position, mais pas l’usage du signe «Boomerang», ni le lien avec les produits pertinents ni la reconnaissance par le public pertinent.
Malgré la preuve d’un usage (très limité, voire nul) de la marque, les éléments de preuve ne fournissent aucune information sur l’importance de cet usage. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché de la marque ou l’importance de la promotion de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent.
Compte tenu de tous les éléments de preuve et de leur analyse dans le cadre d’une appréciation globale fondée sur le principe d’interdépendance, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissaient d’une renommée pour les produits pertinents en Espagne.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée pour ce motif.
En ce qui concerne les enregistrements de marques espagnoles notoires no 2 762 183 et no 2 762 198 invoqués, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition souligne que les éléments de preuve produits par l’opposante, tels qu’ils ont été démontrés ci-dessus, ne démontrent pas la renommée, comme indiqué dans l’acte d’opposition, ni le statut des marques notoirement connues (terme traditionnel utilisé àl’ article 6 de la Convention de Paris) au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Même si les termes «notoirement connue» et «renommée» désignent des concepts juridiques distincts, il existe un chevauchement important entre eux, comme le montre une comparaison de la manière dont les marques notoirement connues sont définies dans les recommandations de l’OMPI sur la manière dont la renommée a été décrite par la Cour dans son arrêt du 14/09/1999, C- 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (concluant que la terminologie différente est simplement une «nuance, qui n’entraîne pas de véritable contradiction…»). En pratique, le seuil pour déterminer si une marque est notoirement connue ou s’il jouit d’une renommée est généralement le même. Cet état de fait a également été confirmé par la jurisprudence. Dans son arrêt du 22/11/2007, C-328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, la Cour a

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qualifié les notions de «renommée» et de «notoires» de notions voisines («notions voisines»), soulignant ainsi le chevauchement important et la relation entre elles (point 17). Dès lors, dans le cadre de l’analyse de l’existence ou non d’une renommée de la marque antérieure, les critères établis en ce qui concerne les marques notoirement connues peuvent être valablement appliqués. Compte tenu de l’appréciation susmentionnée des preuves de renommée produites, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que les marques citées jouissent effectivement d’un statut notoirement connu en Espagne.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner l’opposition par rapport aux deux enregistrements de marques espagnoles antérieurs de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 762 183
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sellerie.
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes); Matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques); Matières textiles fibreuses brutes.
Classe 28: Jeux, jouets; Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; Décorations pour arbres de Noël;
Enregistrement de la marque espagnole no 2 762 198
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier produits fortifiants pour plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour lutter contre le stress dans les plantes, produits de régulation de la croissance des plantes, produits pour le traitement des semences, produits mouillants, gènes de semences destinés à la production agricole.

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Classe 5: Produits pour la destruction et la lutte contre les animaux nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés compris dans les classes 1 et 5 sont soit des produits chimiques, soit des produits pour la destruction et la lutte contre les animaux nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides dans l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, principalement destinés au soin des plantes, et, par conséquent, à un marché très spécialisé, ayant une destination et une utilisation spécifiques. En outre, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs et le public pertinent sont liés à l’industrie chimique et/ou à la partie agricole/jardinage, qui n’est ni concurrents ni complémentaire des produits de l’opposante. Les produits de l’opposante ne relèvent pas des secteurs chimique/agricole/du jardinage, mais sont des véhicules (classe 12); Cuir et ses produits (classe 18), cordes et matières textiles (classe 22), vêtements (classe 25) et jeux et articles de sport (classe 28). Les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le public pertinent diffèrent clairement du secteur chimique et agricole en général. En outre, le public pertinent n’est pas le même et les produits en cause ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires.
L’opposante fait valoir que certains de ses produits sont utilisés dans le secteur chimique/agricole/du jardinage, comme les tracteurs (classe 12), les sacs (classe 18) et les cordes, filets (classe 22) et qu’il existe une complémentarité entre les produits. Toutefois, la complémentarité des produits n’est pas fondée sur la question de savoir si ceux-ci peuvent être utilisés ensemble, mais sur l’existence d’un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Ce n’est clairement pas le cas en l’espèce, raison pour laquelle les arguments de l’opposante peuvent être écartés.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Astrid Victoria WÄBER Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.