DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 110 150
Halotech DNA, S.L., Calle Faraday, 7 D1.08 Campus Cantoblanco, 28049 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Protectia Patentes y Marcas S.L., C/Arte 21, 2°A, 28033 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Huvepharma EOOD, 5th floor 3 «A» Nikolay Haitov Str., 1113 Sofia (Bulgarie), représentée par Deyan Vulchev Ivanov, apt.04 entr.G 126 Tintyava Str., 1172 Sofia, Bulgarie et Zdravka DimitrovaKostadinova-Vulcheva, 119, Hadji Dimitar Assenov Str, office 11, 6000 Stara Zagora

, Bulgarie (représentants professionnels).

DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 110 150 est rejetée dans son intégralité.

L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 137 100 pour la marque verbale «HALOTEC», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 023 550 et surl’enregistrement international no 1 141 151 désignant l’Union européenne, tousdeux pour la marque verbale «HALOTECHDNA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pourle non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage desmarques sur lesquelles l’opposition est fondée,de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 023 550 et de l’enregistrement international de la marque no 1 141 151 désignant l’Union européenne.

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La date de dépôt de la demande contestée estle 15/10/2019.L’opposante était donc tenue de prouver que la marquesur laquellel’ opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Espagne, respectivement, du 15/10/2014 au 14/10/2019 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Enoutre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage dela marquepour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les services suivants (avec un libellé légèrement différent dans le cas de l’enregistrement international antérieur):
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception dans ces domaines;services de recherche et d’analyse industrielles;conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques (logiciels);recherche dans le domaine de la biotechnologie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’oppositionsefonde.
Le 31/03/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 24/06/2020 pour produire la preuve de l’usage dela marque antérieure.Le 24/06/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documentssuivants:
Des informations de la société de l’opposante concernant les autres allégations de l’opposante, indiquant que Halotech est «une principale entreprise de biotechnologie dédiée à la recherche, au développement et à la commercialisation de solutions dans le domaine de la fertilité», et indiquant également qu’ «il convient de noter que ses traitements et produits sont destinés à l’homme ou à l’animal», et comportant un lien vers son site web https://www.halotechdna.com/.
Annexe 1:Des copies d’articles concernant des solutions de recherche, de développement et de marketing portant la marque «Halotech:
O 16 juillet 2015 concernant une étude réalisée par des professionnels travaillant dans différents hôpitaux et centres de recherche médicale au Mexique et en Espagne, «DNA dommage in syllmatozoa provenant d’hommes incartiles avec varicocele évalués par la dispersion logicim chromatin et DBD-FISH», Springer.L’article ne contient aucune référence à «Halotech» ou «HALOTECHDNA»
o 2018 formule générique d’études de qualité en espagnol incluant un logo «halotech» en haut.
o 1e -4 juillet 2018 fiche d’information ESHRE comprenant un logo «halotech» en haut.

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O 29 juin 2018 Certificat comportant un logo «halotech» en haut et indiquant, entre autres, que «HALOTECH DNA certifie que (aucun nom) a suivi de manière satisfaisante le cours sur Halotech New
Products:Formation pratique». OL’ article daté de 2019 intitulé «gelation classique affecte-t-elle la fragmentation logicielle DNA?», publié par CERM, la société coréenne pour la médecine réproductive et mentionnant, entre autres, que SCD
«est désormais effectué commodément en utilisant le kit Halosperm breveté (Halotech DNA, Madrid, Espagne)».
O Article du 26 avril 2019 intitulé «Diagnostics of DNA fragmation in human Semmatozoa:L’analyse de la structure chromatin de sperme et les tests de dispersion logicim chromatin(SCDille HaloSpermG2 ®) sont-ils comparables?», Andrologia Wiley Journal.
O Article daté de mai 2019 intitulé «Effect of sperm DNA fragmation on optimisation Quality in Normal responder Women in In Vitro Fertiliation and Intracytoplasmic sperme m Injection», Yonsei Medical Journal YMJ mentionnant, entre autres, que «SDF a été mesurée par SCD test à partir d’une assay Halosperm (Halotech DNA, Madrid, Espagne)».
O Un article de recherche daté du 13 mai 2019 et intitulé «L’endotoxéie du métabolisme lié à l’Obesity est associé au stress oxidatif et à l’intégrité de sperme déprécié», l’Andrologie de base et Clinique mentionnant, entre autres, que «la fragmentation de l’ADN a également été évaluée en deux exemplaires par le même analyste selon les lignes directrices du fabricant (Halosperm G2, Halotech, Espagne)».
O Article du 5 décembre 2019 intitulé «Coincubation de POWmatozoa avec fluides folliculaires humain réduit la fragmentation syllable DNA en atténuant l’activité de DNase dans le plasma seminal», Journal of Assisted Reproduction and Genetics mentionnant, entre autres, que «SDF a été évalué en utilisant Dyn-Halosperm ® (HalotechDNA,
Madrid, Espagne) selon les spécifications fournies dans le kit».
O Article daté de 2019 mentionnant que des tests ont été réalisés avec des kits (Halotech DNA, Madrid, Espagne), à savoir:«Le risque plus élevé pour le préjudice de sperme DNA chez les hommes inconnus»,
«Journals Via Medica.
O prospectusde produit «Halosperm» daté du 2015 octobre 19 indiquant, entre autres, que «la famille de kits halosperm ® facilite une vue précise de la qualité DNA de sperme et de la longévité de la DNA de sperme».
O prospectus d’information non daté comprenant un logo «halotech» en haut et intitulé «Analyse avancée du facteur masculin» indiquant, notamment, que «Halotech propose différentskits permettant d’identifier les niveaux de fragmentation DNA de sperme (Halosperm), niveaux de stress oxygène (Oxisperm) et qualité de la membrane de sperme matozoon (Vitaltest)».

O article non daté en espagnol intitulé «Parque Científico de Madrid» que l’opposante indique concerne la collaboration entre entreprises.
O questionnaire non daté pour les distributeurs comprenant un logo
«halotech» en haut.
O liste des produits 2020 comprenant un logo «halotech» en haut et mentionnant, entre autres, l’ «halosperm» décrit comme un «DNA morcellement Kit».
O La liste des prix de 2020, qui énumère les mêmes produits que ceux figurant sur la liste des produits, avec des prix en euros.

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Annexe 2:Un échantillon de factures, datées de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, adressées à des clients en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en France, en Allemagne, en Grèce, en Italie, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni, contenant des références, en particulier, aux produits suivants vendus par l’opposante:Tous portent un logo «halotech» dans la partie supérieure des factures:
O Kit for DNA Spration-Halosperm 10 det;
O Kit for DNA Spration defination-Halosperm G2 10 det;et
O Kit pour la détermination du stress oxidatif et du transport.
Annexe 3:Des copies non datées de brochures de produits Halotech DNA, qui sont énumérées sur son site web à l’adresse https://www.halotechdna.com/products/.
O Halosperm est un kit de diagnostic in vitro qui permet de mesurer l’ADN.
O Halosperm G2 est un kit de diagnostic in vitro qui permet de mesurer la fragmentation de l’ADN.
O Dynhalosperm a été développé pour évaluer les aspects cinétiques de la fragmentation de l’ADN.
O Halomax
O Annulationdu champ «Brightfield»
O Catalogue de division vétérinaire halomax
Le 30/10/2020, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires, à savoir:
Annexe 1:Traduction anglaise de l’article précédemment produit en espagnol intitulé «Parque Científico de Madrid».
Annexe 2:Contrat entre Halotech DNA SL et le professeur d’Universidad Autónoma de Madrid Jaime Gosálvez Berenguer, daté du 1 mars 2011.
Annexe 3:Nomination du professeur Jaime Gosálvez Berenguer en qualitéde directeur technique de Halotech DNA, datée du 16 décembre 2015.

Annexe 4:Captures d’écran supplémentaires du site web d’Halotech avec quelques dernières nouvelles sur son travail de recherche.
L’opposante précise que la première revue intitulée «DNA dommage in silicmatozoa from infertile men with varicocele évalué par distillation m chromatin dispersion et DBD-FISH» (annexe 1, p. 17), a comme l’un de ses auteurs le Professeur Jaime Gosseuse, qui est le directeur technique de la société Halotech DNA et Professeur in Genetics of Universidad Autónoma de Madrid (UAM), qui est le directeur technique de la société Halotech Dna.Les autres journaux/articles sont le fruit d’autres collaborations entre Halotech DNA et d’autres centres ou universités.

Même si, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire la preuve de l’usage dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires (-18/07/2013, 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28).
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque l’opposant présente après l’expiration du délai imparti par l’Office des indications ou des preuves qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures produites dans le

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délai imparti, l’Office peut tenir compte des preuves produites hors délai en raison d’un exercice objectif et raisonnable du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe2, du RMUE.L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les indications ou éléments de preuve tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes présentées dans le délai imparti afin de prouver la même exigence juridique énoncée à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’oppositionestfondée.
En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.

À cet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des indications ou des preuves pertinentes dans le délai initialement imparti par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement produites par l’opposante justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011-, 415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33;18/07/2013, 621/11-P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
En outre, les éléments de preuve supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les éléments de preuve produits initialement, étant donné qu’ils n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve, mais renforcent simplement la force probante des éléments de preuve produits dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 30/10/2020.Même si un délai n’a pas été formellement accordé à la demanderesse pour présenter des observations en réponse aux éléments de preuve supplémentaires soumis par l’opposante, étant donné que les preuves seront en tout état de cause rejetées comme insuffisantes pour prouver l’usage des marques antérieures pour les services pour lesquels elles sont enregistrées, pour les raisons exposées ci-après, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’estime pas nécessaire de rouvrir la phase contradictoire de la procédure afin d’inviter la demanderesse à présenter des observations en réponse aux éléments de preuve supplémentaires fournis.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pourlesquelselle est enregistrée.
Usage en rapport avec les services enregistrés
L’opposante a produit des articlesconcernant des solutions de recherche, de développement et de marketing.Toutefois, à l’exception de deux articles dont la

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paternité a été clarifiée dans les éléments de preuve produits tardivement, les documents produits ne contiennent aucune référence à la manière dont les articles sont le résultat des services de recherche de l’opposante sous les marques «HALOTECHDNA».Les articles mentionnés semblent être le résultat de recherches individuelles (les chercheurs proviennent d’universités et d’institutions dans le monde entier) et les quelques exemples qui mentionnent l’opposante font référence à l’utilisation de ses produits dans la recherche en question.Aucun autre élément de preuve ne permet de relier ces articles aux catégories de services protégées par les marques antérieures, étant donné qu’il n’existe aucun contrat avec un client de recherche scientifique ou industrielle, ni aucune facture pour ces services ni le volume des ventes correspondant à la recherche scientifique ou industrielle pour des tiers.Les documents produits à cet égard ne prouvent que l’existence de certaines recherches dans ces domaines, dont certains sont le fruit d’une collaboration entre différentes institutions, mais il n’y a pas de données sur l’offre de services des marques antérieures à d’autres entreprises.

L’opposante fait également référence au contenu de sa page web, mais la simple présence d’une marque sur un site web n’est pas suffisante, en soi, pour prouver l’usage sérieux.Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.Cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées.Il n’appartient pas aux instances de décision de l’Office de rechercher les données pertinentes sur le site web de l’opposante [-04/10/2018, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647,
§ 61-63].La division d’opposition ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties;une indication d’un site web au moyen d’un lien ne constitue pas en soi un élément de preuve.Il est clair que la nature d’un lien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations.En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié.L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec seulement un lien hypertexte vers un site web ne peuvent donc pas être vérifiées. L’opposante n’a pas inclus d’autres données sur des visites ou des ventes sur le site web qui pourraient être évaluées avec les autres documents.
Les documents supplémentaires produits en tant que formule d’études de qualité sans données supplémentaires, le dépliant d’entreprises collaborant dans «Parque Tecnologico de Madrid» et les différentes brochures et listes des produits de l’opposante concernent uniquement la vente de produits et ne démontrent pas que les marques antérieures ont été utilisées pour fournir des services.À cet égard, il convient de souligner que les services comprennent des activités économiques fournies à des tiers et que la recherche et le développement de ses propres produits ne constituent pas des services fournis à un tiers.
Les factures montrent que les marques ont été utilisées pour la vente de produits, à savoir des kits différents permettant d’identifier des niveaux de fragmentation ADN DNA (Halosperm), des niveaux de stress oxydants (Oxisperm) et de la qualité de la membrane du sperme matozoon (Vitaltest).Il s’agitde kits de diagnostic qui relèvent plutôt de la classe 5, mais pas de services qui relèvent d’une des catégories de services pour lesquelles les marques antérieures sont enregistrées dans la classe 42.Parconséquent, l’opposante n’a démontré l’usage des marques antérieures pour

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aucun des services pour lesquels elles sont enregistrées, mais plutôt pour les produits pour lesquels les marques antérieures invoquées ne jouissent d’aucune protection.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services.L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque.De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145;12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux surle territoire pertinentau cours de la période pertinente pour l’un des services pour lesquels elles sont enregistrées dans la classe 42.
Par conséquent, en ce qui concerne l’enregistrement international de la marque no 1 141 151 désignant l’Union européenne, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE et, en cequi concerne l’enregistrement de la marque espagnole no 3 023 550, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.

De la division d’opposition
SAM GYLLING Aurelia PEREZ BARBER Francesca CANGERI


Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à

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l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.