DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 40 608 (INVALIDITY)
Génération Bio Co., 301 Binney Street, Suite 401, 02142 Cambridge, Massachusetts, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Withers indirects Rogers LLP, 4 More London Riverside, SE1 2AU London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Touchlight IP Limited, 40 Queen Anne Street, W1G 9EL London, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Dennemeyer majoritaire Associates, 55, rue des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 29/06/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 866 519 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 15/01/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 17 866 519, ceDNA (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 28/02/2018 et enregistrée le 25/10/2018. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 1: Préparationschimiques, enzymes et ADN pour la préparation d’acide nucléique pour la recherche scientifique; Produits chimiques destinés à la préparation et à la création d’extraits et de cassettes ADN à des fins scientifiques et industrielles; Enzymes destinées à la préparation et à la création d’extraits et de cassettes ADN à des fins scientifiques et industrielles; Extraits et cassettes ADN à usage scientifique et pour la recherche; Extraits d’ADN destinés à l’agriculture et à la nanotechnologie; Acides nucléiques comprenant des nucléotides naturels et non naturels destinés aux applications de nanotechnologies, y compris le stockage de données, la récupération de données et l’informatique; Analgésiques d’acide nucléique comprenant des dos synthétiques ou un mélange de dos naturels et synthétiques destinés aux applications de nanotechnologies, y compris le stockage de données, la récupération de données et l’informatique; Les composites d’acides nucléiques ou d’analgésiques d’acide nucléique avec des produits chimiques organiques et inorganiques destinés aux applications de nanotechnologies, y compris le stockage de données, la récupération de données et l’informatique; Analgésiques d’acide nucléique avec des produits chimiques organiques et inorganiques destinés à des applications d’étiquetage, d’imagerie et de détection de laboratoire; Analgésiques d’acide nucléique contenant des produits chimiques organiques et inorganiques pour utilisation en laboratoire dans des matériaux intelligents; Analgésiques d’acide nucléique bidimensionnel et tridimensionnel à

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base de produits chimiques organiques et inorganiques destinés à la création de nanostructures et d’échafaudages.
Classe 5: Vaccins; Vaccins à base d’ADN; Extraits d’ADN, à savoir séquences d’acide nucléique et réactifs chimiques à usage médical; ADN thérapeutique, à savoir séquences d’acide nucléique et réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; Acides nucléiques comprenant des nucléotides naturelles et non naturels à usage médical et vétérinaire; Analgésiques d’acide nucléique comprenant des dos synthétiques ou un mélange de dos naturels et synthétiques à usage médical et vétérinaire; Les composites d’acides nucléiques ou d’analgésiques d’acide nucléique avec des produits chimiques organiques et inorganiques à usage médical et vétérinaire; Analgésiques d’acide nucléique avec des produits chimiques organiques et inorganiques à usage médical et vétérinaire pour l’étiquetage, l’imagerie et la détection; Analgésiques d’acides nucléiques contenant des produits chimiques organiques et inorganiques à usage médical et vétérinaire dans du matériel intelligent; Analgésiques d’acide nucléique bidimensionnel et tridimensionnel à base de produits chimiques organiques et inorganiques à usage médical et vétérinaire pour la création de nanostructures et d’échafaudages.
La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
La demanderesse fait valoir que le signe contesté était descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits contestés au moment du dépôt, étant donné qu’il s’agit d’une abréviation signifiant «ADN proche». Elle fait également valoir que ce terme ou abréviation est couramment utilisé dans le commerce pour décrire les produits.
En réponse aux arguments de la titulaire, la demanderesse insiste sur le fait que le signe est descriptif et non distinctif et est couramment utilisé dans le commerce pour décrire l’ «ADN fermé». Elle conteste les arguments de la titulaire et précise les raisons pour lesquelles chacune de ses annexes est pertinente. Elle renvoie à la page web de la titulaire, qui indique que sa seule technologie est «dbDNA», dont la principale caractéristique est celle de l’ «ADN fermé». Elle conteste que l’ADN fermé ou ouvert puisse être qualifié de «crêver», de «crêver» ou de «croux» et qu’il n’existe aucune publication de brevet ou autre preuve en ce sens. Elle fait valoir que «CE» est couramment utilisé comme abréviation scientifique de «coulé» ou de «sèche» depuis 2013 et qu’il est toujours utilisé en tant que tel dans le monde entier. Elle fait référence aux éléments de preuve qu’elle a produits à l’appui de ce point, qui sont antérieurs au dépôt de la marque de l’Union européenne. La demanderesse fait valoir que le terme «CELID DNA» est devenu le terme «CEDNA» et que la terminologie commune clé utilisée est le mot «clos-end», qui est systématiquement abrégé comme «CE» et utilisé par différents groupes de scientifiques. Le terme «ceDNA» est utilisé non seulement par la demanderesse, mais aussi par des tiers indépendants de la demanderesse. Par conséquent, elle demande que la marque de l’Union européenne soit annulée dans son intégralité.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Présenté le 15/01/2020:

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Annexe 1: Articles issus du site web de tiers ResearchGate, qui décrit «cedna» comme un type de produits chimiques, de gènes, d’enzymes ou d’ADN destinés à diverses utilisations scientifiques, industrielles et médicales.
Annexe 2: Articles issus du site web de tiers What-When-How.com, qui décrit «cedna» comme un type de produits chimiques, de gènes, d’enzymes ou d’ADN destinés à diverses utilisations scientifiques, industrielles et médicales.
Annexe 3: Copie de la publication d’une demande de brevet de tiers (University of Massachusetts), publiée au 08/09/2017, avec un inventeur dénommé Robert Kotin, qui désigne l’ADN fermé «ceDNA» tout au long du document.
Annexe 4: Article daté du 04/01/2018 de Business Club sur le lancement de l’activité de la requérante en utilisant les découvertes du Dr. Kotin de la demande de brevet figurant à l’annexe 3.
Annexe 5: copie d’un article daté du 04/01/2018 depuis endpoint News au sujet du Dr. Kotin et de la formation de Generation Bio, la requérante, et de son utilisation d’ADN fermé (ceDNA) pour des transferts de gènes.
Annexe 6: Copie d’un article sur PharmacyChoice, daté du 04/01/2018, relatif à la formation de la requérante et de sa plateforme pour développer des thérapies géniques fournies par l’ADN fermé (ceDNA).
Annexe 7: Une copie d’un article de la société Insights.bio concernant Cell émetteurs Gene Therapy qui examine la requérante et l’utilisation de l’ADN fermé (ceDNA).
Annexe 8: Des copies du site internet de la requérante daté du 11/12/2018, qui a été cité par le mandataire agréé au cours des poursuites de la titulaire enregistrée, Touchlight IP Limited Marque américaine no 88093870, illustrant l’usage antérieur du terme «ceDNA» par la requérante de manière descriptive.
Annexe 9: Extrait de Pharmafile.com faisant référence à la requérante et à l’utilisation de «ceDNA» et publié le 28/02/2018.
Annexe 10: Extrait de Genetic Engineering susvisé Biotechnology News 27/02/2018, référence à «ceDNA» et à la requérante. Extrait de Biospace.com: 27/02/2018, référence au Dr. Kotin et usage de «ceDNA».
Annexe 11: Extrait de Xconomy.com: 04/01/2018, référence au papier publié par le Dr. Kotin en 2013 et à son utilisation d’ADN fermés ou de «ceDNA» pour la thérapie génique.
Présenté le 15/10/2020:
Annexe 12: Copie du papier publié par le D^r Kotin en août 2013 sur www.plosone.org, qui est déclaré «disponible gratuitement en ligne».
Annexe 13: Impression du site web de la titulaire www.touchlight.com/technology. Annexe 14: Un article publié en ligne en 2020 intitulé «Chen et al.»intitulé «AAVS1 intégrant spécifiquement le gène CAR dans des cellules premières T humaines utilisant un vecteur d’ADN à base de Linear Close-AAVS». Annexe 15: Une impression du site web celidbiotech.com/about-us, avec un droit d’auteur de 2017, qui indique que «CELiD Biotechnologies Inc. (CBI), est dédiée à la production et au développement de la DNA CELiD vector DNA (ceDNA) et du virus adeno-associé (AAV) pour traiter la maladie du foie métabolique et l’héophilie. La CBI détient des droits de licence sur cette technologie auprès des instituts nationaux de la santé.»
Annexe 16: Un extrait qui a été publié en 2016 et qui indique que «les analyses structurelles ont révélé le vecteur comme étant des molécules coulissées covalentes et linéaires, qui était dénommée «CELiD» DNA» et le terme «CE» signifie «clapé» tel que décrit dans cette dernière. La requérante affirme que les auteurs n’ont aucun lien avec elle.

L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne

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La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les produits contestés sont spécialisés et que le consommateur pertinent est le professionnel spécialisé du domaine scientifique. Elle conteste les arguments de la demanderesse et les éléments de preuve produits et passe par chacune des annexes pour tenter de les réfuter. Elle affirme que les articles soit ne mentionnent pas «ceDNA», soit font référence à «LLC DNA», à «l’ADN linéaire fermé pour le transfert de gènes viraux», soit ils sont datés de quelques jours ou semaines avant le dépôt de la marque de l’Union européenne ou après la période pertinente. Elle fait valoir que sa demande de marque américaine no 88 938 870, mentionnée par la demanderesse, a ensuite été acceptée par l’examinateur américain et publiée à des fins d’opposition. La titulaire conteste l’existence d’un article faisant référence au papier publié par le D^r Kotin en 2013 et constate qu’il n’a pas été présenté.
Elle conteste que les éléments de preuve suffisent à démontrer que la marque de l’Union européenne est descriptive, dépourvue de caractère distinctif ou habituelle dans le commerce. Les seuls éléments de preuve faisant référence à «ceDNA» montrent simplement l’usage de ce terme par la demanderesse jours ou semaines avant le dépôt de la MUE. La titulaire a inventé la marque «ceDNA» et a choisi l’acronyme pour désigner ses nouvelles constructions ADN qui sont distinctes de leur nom d’ADN «fermé». Ces molécules ADN font l’objet de demandes de brevet et contiennent des zones discrètes d’un pliage unique séparé qui confèrent les propriétés souhaitées et ne contiennent pas les séquences de reliures de protelomerase typiques présentes en dbDNA. Le pliage DNA peut être qualifié de «croulé», de «crêver» ou de «crinked», de sorte qu’il semble logique que la titulaire appelle ces molécules «ceDNA». En effet, les molécules d’ADN céDNA de la titulaire peuvent être ouvertes ou fermées.
Elle souligne en outre que si un acronyme ne peut être clairement compris ou s’il existe tant de significations possibles et si l’acronyme ne fait pas directement référence à l’une d’elles, la marque est enregistrable et le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif n’est pas suffisant (13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519). Elle fait valoir que l’acronyme doit non seulement être la composition d’un terme descriptif, mais que le spécialiste pertinent du domaine spécifique des produits doit pouvoir identifier les produits par leurs caractéristiques plutôt qu’en tant qu’acronyme utilisé par un commerçant unique pour désigner leurs produits. Elle conteste le fait que «CE» soit aisément compris par le consommateur comme signifiant «fer-end» et fait valoir que le seul usage démontré à cet égard est la demanderesse elle-même. Rien ne prouve que d’autres commerçants comprendraient, sans autre réflexion, ce terme comme ayant cette signification. Elle fournit un extrait de l’acronymfinder.com montrant 222 définitions, aucune d’entre elles n’étant destinée à des «extrémités». Elle soutient que «ceDNA» n’a de signification reconnue pour aucun des produits contestés, qu’il est tout au plus vague et allusif en ce qui concerne les caractéristiques des produits, et nécessite un effort mental pour parvenir à la conclusion que la marque est même suggestive. Le lien entre les produits et le signe est trop vague et indéterminé pour conférer un caractère descriptif. En outre, elle affirme que d’autres commerçants n’ont pas besoin d’utiliser le terme «ceDNA» pour décrire leurs propres produits étant donné que d’autres termes scientifiques sont aisément disponibles, de sorte que la marque de l’Union européenne ne porte pas préjudice à l’intérêt public. Dès lors, elle conteste le caractère descriptif du signe. En outre, elle soutient que le signe sera perçu comme un BADE d’origine qui désigne la titulaire et n’est donc pas non plus dépourvu de caractère distinctif. Enfin, elle fait valoir que la requérante n’a démontré que son usage propre de «ceDNA» et non celle d’autres commerçants et, en tant que telle, n’a pas démontré qu’elle était devenue le terme usuel utilisé dans le commerce. Par conséquent, elle demande que la demande en nullité soit rejetée dans son intégralité.
Dans sa duplique, la titulaire de la marque de l’Union européenne conteste les arguments et éléments de preuve de la demanderesse. Elle fait valoir que l’extrait du site Internet Research Gate fait référence à «prophage linéaire DNA à des extrémités fermées» et à la

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topologie DNA fermée, mais ne fait pas référence à «ceDNA», de sorte qu’il ne saurait prouver que l’acronyme est descriptif. Elle répète et développe ses arguments précédents. Elle conteste que la requérante ait apporté la preuve que les consommateurs spécialisés du secteur comprendraient le terme «ceDNA» comme faisant référence à l’ «ADN fermé». Elle répète qu’une grande partie des éléments de preuve sont datés juste avant ou à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne et d’autres plus tard. En ce qui concerne le document daté de 2013 produit par la demanderesse, elle fait remarquer qu’il fait référence à l’acronyme «CELiDDNA» ou «molécules sautées électriquement» et ne fait pas référence au signe contesté. Elle affirme qu’elle n’a pas publié le fait que sa technologie soit fermée ou ouverte à l’ADN pouvant être qualifiée de «crue», «incurvée» ou «crouillée», est totalement dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure. La titulaire souligne que les éléments de preuve produits par la demanderesse aux annexes 14 à 16 font soit référence à «CELiD» et ne montrent pas la marque contestée, soit ils ne sont pas datés et même s’ils contiennent un droit d’auteur 2017, la page aurait pu être mise à jour. Elle conteste que les éléments de preuve aient démontré que «CE» seul ou dans «ceDNA» est largement connu pour être «fermé» par différents groupes de scientifiques ou utilisé par d’autres opérateurs. Par conséquent, elle insiste sur le fait que la demande en nullité doit être rejetée.
À l’appui de ses arguments, la titulaire du règlement sur les marques de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce A: Un extrait de l’acronymfinder.com montrant 222 définitions, aucune d’entre elles n’étant destinée à des «extrémités».
Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 du RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), et (3), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les causes de nullité ne s’appliquent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, cette dernière n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il découle de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d' office avant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procédera pas à ses propres recherches mais se limitera à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure en nullité.
Toutefois, la limitation de la division d’annulation à l’examen des faits expressément présentés n’exclut pas qu’elle prenne également en considération des faits notoires, c’est-à- dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période postérieure pourraient également permettre de tirer des conclusions sur la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et exige un examen séparé. En outre, il

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convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

Caractère descriptif — article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des «marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne des signes ou indications qu’il vise, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés; Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les produits pertinents en cause en l’espèce sont les suivants:
Classe 1: Préparationschimiques, enzymes et ADN pour la préparation d’acide nucléique pour la recherche scientifique; Produits chimiques destinés à la préparation et à la création d’extraits et de cassettes ADN à des fins scientifiques et industrielles; Enzymes destinées à la préparation et à la création d’extraits et de cassettes ADN à des fins scientifiques et

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industrielles; Extraits et cassettes ADN à usage scientifique et pour la recherche; Extraits d’ADN destinés à l’agriculture et à la nanotechnologie; Acides nucléiques comprenant des nucléotides naturels et non naturels destinés aux applications de nanotechnologies, y compris le stockage de données, la récupération de données et l’informatique; Analgésiques d’acide nucléique comprenant des dos synthétiques ou un mélange de dos naturels et synthétiques destinés aux applications de nanotechnologies, y compris le stockage de données, la récupération de données et l’informatique; Les composites d’acides nucléiques ou d’analgésiques d’acide nucléique avec des produits chimiques organiques et inorganiques destinés aux applications de nanotechnologies, y compris le stockage de données, la récupération de données et l’informatique; Analgésiques d’acide nucléique avec des produits chimiques organiques et inorganiques destinés à des applications d’étiquetage, d’imagerie et de détection de laboratoire; Analgésiques d’acide nucléique contenant des produits chimiques organiques et inorganiques pour utilisation en laboratoire dans des matériaux intelligents; Analgésiques d’acide nucléique bidimensionnel et tridimensionnel à base de produits chimiques organiques et inorganiques destinés à la création de nanostructures et d’échafaudages.
Classe 5: Vaccins; Vaccins à base d’ADN; Extraits d’ADN, à savoir séquences d’acide nucléique et réactifs chimiques à usage médical; ADN thérapeutique, à savoir séquences d’acide nucléique et réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; Acides nucléiques comprenant des nucléotides naturelles et non naturels à usage médical et vétérinaire; Analgésiques d’acide nucléique comprenant des dos synthétiques ou un mélange de dos naturels et synthétiques à usage médical et vétérinaire; Les composites d’acides nucléiques ou d’analgésiques d’acide nucléique avec des produits chimiques organiques et inorganiques à usage médical et vétérinaire; Analgésiques d’acide nucléique avec des produits chimiques organiques et inorganiques à usage médical et vétérinaire pour l’étiquetage, l’imagerie et la détection; Analgésiques d’acides nucléiques contenant des produits chimiques organiques et inorganiques à usage médical et vétérinaire dans du matériel intelligent; Analgésiques d’acide nucléique bidimensionnel et tridimensionnel à base de produits chimiques organiques et inorganiques à usage médical et vétérinaire pour la création de nanostructures et d’échafaudages.
Le public ciblé par les produits en cause est composé du public spécialisé dans le domaine scientifique, de la recherche, de la pharmacie et de la médecine, même si certains des produits compris dans la classe 5, tels que les vaccins, pourraient également s’adresser au consommateur moyen qui reçoit une ordonnance pour ces produits à acheter afin d’apporter ultérieurement à son fournisseur médical l’administration. Le niveau d’attention de ces consommateurs sera élevé, en particulier lorsque les effets des produits chimiques et des matières premières pour la recherche et l’industrie, les préparations pharmaceutiques et les vaccins peuvent avoir de graves conséquences sur la santé de l’utilisateur final, ou en ce qui concerne les produits compris dans la classe 1, ils auraient un impact indirect sur la santé et un impact direct sur la qualité et les caractéristiques essentielles des produits finaux ou sur les résultats de la recherche.
Le signe en cause est la marque verbale «ceDNA». La demanderesse fait valoir qu’il s’agit de l’abréviation de l’ «ADN cloisonné (ou fermé)». À cet égard, elle a produit des extraits de sa propre page web et de sa propre demande de brevet, ainsi que d’autres sources, pour démontrer cette signification. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une abréviation connue des scientifiques. La titulaire réfute cet argument et fait valoir que les extraits fournis par la demanderesse soit ne font pas référence au signe contesté, soit renvoient à un autre signe, ne sont pas datés, sont datés juste avant le dépôt de la MUE ou par la suite et conteste dès lors que la demanderesse ait démontré que le terme «ceDNA» est largement connu ou descriptif. En outre, elle indique que sur les 222 entrées «CE» dans acronymfinder.com, aucune de ces significations ne fait référence à «fer-end/fermée».

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La titulaire fait valoir que les éléments de preuve produits par la demanderesse font référence à des pays extérieurs à l’Union européenne et, en particulier, aux États-Unis d’Amérique, de sorte qu’ils ne peuvent démontrer l’usage dans l’Union européenne. Toutefois, lors de l’examen du caractère descriptif, il convient non seulement de déterminer si une marque était, au moment du dépôt, aux yeux des milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou services concernés, mais également de déterminer s’il est raisonnable de considérer que tel serait le cas à l’avenir (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 21/01/2009, T-307/07, Airshower, EU:T:2009:13, § 32). Cela est particulièrement vrai pour les clients spécialisés (17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 29).
En outre, les termes utilisés comme terminologie spécialisée pour désigner les caractéristiques pertinentes respectives des produits et services doivent être considérés comme descriptifs. Dans de tels cas, il n’est pas requis de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour les consommateurs auxquels s’adressent les produits et services. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description des produits ou services pour lesquels la protection est demandée, ou comme une caractéristique des produits et services (17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36; 18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 50).
Le Tribunal a jugé que certains termes anglais dans le domaine médical (29/03/2012, T- 242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26) et les domaines techniques (09/03/2012, T-172/10, Base-Seat, EU:T:2012:119, § 54) seront compris par les professionnels pertinents dans l’ensemble de l’Union européenne, étant donné que l’anglais est la langue professionnelle communément utilisée dans ces domaines.
Dès lors, le fait que les éléments de preuve de la demanderesse aient été publiés en dehors de l’UE, en particulier aux États-Unis, n’exclut pas immédiatement ces éléments de preuve. Les industries scientifiques, médicales et pharmaceutiques sont d’envergure relativement mondiale et les recherches nécessaires pour apporter des vaccins et des produits pharmaceutiques ne sont pas particulièrement limitées aux lieux géographiques. Le fait qu’un terme scientifique soit connu aux États-Unis comme un terme descriptif ne dépasse pas la réalité, alors il serait également compris par les scientifiques et ceux de la recherche, des produits pharmaceutiques ou de l’industrie médicale de l’UE. Dès lors, ces éléments de preuve seront examinés afin de déterminer s’il a été démontré que le terme était descriptif des produits contestés.
À la lumière des éléments de preuve produits, la demanderesse a montré en annexe 12 qu’en 2013, M. Kotin (de la demanderesse) a publié un document sur www.plosone.org, dans lequel il était indiqué, entre autres, que «We have termed ces molécules effilées et linéaires linéaires «CELiD» DNA» et a inventé ce terme. La demanderesse fait valoir que cela montre que «CE» était compris comme signifiant «fermée/fermée» depuis 2013, soit avant le dépôt de la MUE le 28/02/2018. Cet article a été référencé dans un autre article figurant à l’annexe 11 du xconomy.com daté du 04/01/2018.
Les annexes 1 et 2 font référence à l’ «ADN aux fins fermées» et à l’ «ADN fermée». L’annexe 1 semble avoir été publiée au Journal officiel de la médecine moléculaire en novembre 2002, mais l’article internet semble daté de novembre 2019. L’annexe 2 a également été publiée en novembre 2018. L’annexe 3 est la demande de brevet américain de l’université de Massachusetts, l’inventeur est M. Kotin. Elle a été déposée le 03/03/2017 et publiée le 08/09/2017 sous le titre «DNA linéaire cloisonné pour le transfert de gènes non viraux». Dans le résumé à la fin de la page 1 et au début de la page 2 de ce document, il est indiqué ce qui suit:

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«La divulgation porte, à certains égards, sur la découverte que la reproduction d’acides nucléiques encodant un insert d’acide nucléique prédéterminé par certains types de termini asymétrique (par exemple, séquences autocomplémentaires asymétriques) entraîne une conjugaison commune de la terminaison asymétrique (par exemple, séquences auto- complémentaires asymétriques) et entraîne la production d’une nouvelle conformation de DNA séchée linéaire closeaux (ceDNA)».
Ils’agit de la première mention du signe contesté tel qu’il a été enregistré dans les éléments de preuve produits par la demanderesse, qui est daté de près de deux ans avant le dépôt de la marque de l’Union européenne et dans un sens descriptif, à savoir l’acronyme d’un terme descriptif dans le domaine scientifique. L’annexe 4 est datée du 04/01/2018 et intitulée «Atlas Venture Launches Generation Bio» et elle mentionne que «D^r Kotin a découvert une nouvelle modélisation pour le transfert de gènes non viraux, connue sous le nom d’ADN fermé, ou de céDNA». Ce document a été publié un peu plus d’un mois avant le dépôt de la MUE. L’annexe 5, bien que non datée et l’annexe 6, qui est datée du 04/01/2018, font référence au même sujet et mentionne également l’ «ADN saillé». Ces publications proviennent de sources indépendantes de la demanderesse. L’annexe 7 semble être un document datant de 2018, bien que la date exacte ne soit pas claire et qu’il soit fait référence à l’ADN en ce qui concerne la thérapie cellulaire et génique. L’annexe 8 est un extrait du site internet de la demanderesse, dont la date d’extraction est datée de novembre 2018 et qui fait référence à la technologie céDNA et mentionne également «[…] une nouvelle méthode de transfert de gènes non viraux, connue sous le nom d’ADN fermenté ou de céDNA». À l’annexe 9, un article est publié sur le site internet indépendant www.pharmafile.com/news le 28/02/2018, le jour du dépôt de la MUE, et fait référence à l’Atlas tel qu’indiqué dans les articles susmentionnés et contient une citation qui indique, entre autres, que «[l] e cycle soutiendra également le développement d’approches visant à fournir la ceDNA à d’autres tissus tels que l’œil, le système nerveux central et les poumons». À l’annexe 10 figure un extrait d’un article publié le site www.genengnews.com du 27/02/2018, la veille du dépôt de la marque de l’Union européenne, qui mentionne à plusieurs reprises «ceDNA» et mentionne, entre autres, que le D^r Kotin a identifié «une nouvelle forme pour le transfert de gènes non viraux, connue sous le nom de DNA closed-
DNA (ceDNA)», le deuxième article est daté du site www.biospace.com et daté également le 27/02/2018 et qui fait également référence à ceDNA de manière descriptive. Enfin, l’article de l’annexe 11, qui est un article publié sur xconomy.com le 04/01/2018, fait référence au papier du D^r Kotins de 2013, qui décrivait «l’utilisation d’un type d’ADN oléagineux fermée ou de céDNA-pour la thérapie génique. Cette ADN eukarytique est emballée à l’intérieur d’une nanoparticule lipide — essentiellement une bulle de matières grasses, un outil couramment utilisé pour administrer des médicaments — qui est ensuite injectée dans le corps. Le LNP dissolve une fois dans le cytoplasme d’une cellule, et la ceDNA, à elle seule, tête du noyau pour produire des protéines».
Dans les éléments de preuve produits le 15/10/2020, la demanderesse inclut un extrait de la page web de la titulaire afin de montrer que sa seule technologie est la dbADN dont la principale caractéristique est l’ «ADN fermée». Elle montre également comment différentes entreprises et publications utilisaient «CE» pour indiquer «fin fermée».
Certains des éléments de preuve sont datés avant le dépôt, l’un de 2013 et d’autres de 2016 à juste avant et le jour du dépôt de la MUE, tandis que d’autres sont datés de quelques mois à un an par la suite. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, tous les éléments de preuve ne doivent pas être datés avant le dépôt de la MUE en tant qu’éléments de preuve datés ultérieurement, mais qui peuvent indiquer la signification au moment du dépôt, de même que les éléments de preuve qui montrent son usage en dehors de l’UE. L’utilisation du type de technologies tel que couvert par la MUE est assurément un domaine en cours de développement et le domaine scientifique dans le monde entier suivra ces développements. En tant que tel, la découverte de ce type de produits ADN ou d’ADN cloisonnés serait

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connue de la communauté scientifique de l’UE, ou d’une grande partie de celui-ci également au moment du dépôt. Les produits pertinents compris dans les classes 1 et 5 sont les composés de base, les produits chimiques et les préparations pharmaceutiques qui contiennent ces ADN cloisonnés ou l’ADN céDNA abrégé. En tant que tel, le consommateur pertinent de ces produits étant des spécialistes des secteurs scientifiques, de la recherche, de la médecine ou des produits pharmaceutiques, connaîtrait la signification descriptive de la ceDNA par rapport à ces produits et serait en mesure de comprendre clairement et sans autre réflexion le type de produits concernés, à savoir qu’il s’agit de produits ADN étanches.
La titulaire a fait valoir que sur les 222 entrées «CE» sur acronymfinder.com, aucune d’entre elles ne fait référence à une «extrémité fermée ou fermée». Elle ajoute que le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif n’est pas suffisant (13/06/2014, T- 352/12, Flexi, EU:T:2014:519). Si une fonction descriptive claire, et pas seulement hypothétique, de l’acronyme ne peut être établie ou s’il existe tant de significations possibles que l’acronyme ne fait directement référence à aucune d’entre elles, la marque est enregistrable.
Or, en l’espèce, la requérante a démontré que, dans des revues médicales, des demandes de brevets et des publications différentes dans le domaine, le terme «closed-end DNA» ou l’acronyme lui-même «ceDNA» a été utilisé de manière descriptive. La signification de cette expression est même clairement envisagée en ce qui concerne les produits contestés pertinents qui sont liés à des produits chimiques, composés et produits pharmaceutiques contenant tous une ADN ou une céDNA fermées, et le fait que le consommateur pertinent est un spécialiste. Par conséquent, le fait que l’acronymfinder.com ne contient pas «CE» en tant qu’entrée ne saurait nier le fait que, dans les publications, les brevets et les revues médicales, le terme est utilisé de manière descriptive et que, en tant que tel, le consommateur pertinent serait en mesure de comprendre cette signification en relation avec les produits. En tant que tel, l’argument de la titulaire à cet égard doit être rejeté.
La titulaire a contesté certains des éléments de preuve selon lesquels elle faisait référence à
«LLC DNA» (duplex DNA linéaire cloisonné pour le transfert de gènes viraux), à
«CELiDDNA» (molécule DNA linéaire séchée et sise) ou «CELiD» et non «céDNA» elle- même. Toutefois, même dans ces cas, il est clair que le mot «ce» fait référence à l’ «ADN», à «fermée», à «D» ou à «ADN». En outre, il existe des publications datées juste avant le dépôt de la marque de l’Union européenne et, par la suite, qui utilisent «ceDNA» tel qu’enregistré en tant que terme descriptif. La demanderesse fait valoir que les seuls éléments de preuve produits avant le dépôt de la marque de l’Union européenne provenaient de la demanderesse elle-même. En effet, l’inventeur qui est lié à la demanderesse semble avoir découvert cette ADN fermée mais il a utilisé le terme ceDNA de manière descriptive pour décrire l’ADN fermée et non comme une marque pour distinguer ses produits sur le marché. En outre, cette découverte ainsi que le terme ceDNA et sa description ont été utilisés dans des brevets, des revues médicales et des publications différentes, provenant à la fois de la demanderesse et publiées par des tiers. Par conséquent, le spécialiste concerné dans ce domaine serait conscient de l’évolution de la situation dans ce domaine, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans l’UE. Bien que les produits contestés soient des technologies relativement nouvelles utilisées dans le traitement des maladies, les publications montrent que, tant avant qu’après le dépôt de la MUE, le terme ceDNA était utilisé de manière descriptive. En outre, la titulaire a fait valoir que le «ce» de sa marque a été utilisé dans la mesure où son produit est «enlevé», «impasse» ou «croux», bien qu’elle n’ait produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation et, à ce titre, cet argument doit être rejeté. Même si ce point avait été prouvé, cela n’échapperait pas au fait que le consommateur pertinent comprendrait également la signification descriptive de l’ «ADN haut de gamme» et, en tant que tel, il serait néanmoins descriptif. Par conséquent, le terme «ceDNA» était descriptif au moment du dépôt et, par la suite, pour le public spécialisé pour l’ensemble des produits contestés, et la demande est

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pleinement accueillie comme étant fondée sur le motif tiré de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Absence de caractère distinctif — article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse concernant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et ils reposent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ne saurait être conclu que le signe contesté est descriptif des produits susmentionnés. Par conséquent, aucune absence de caractère distinctif de la marque contestée ne peut être constatée en raison de son prétendu caractère descriptif à l’égard de ces produits. La demanderesse n’a produit aucun autre argument ou preuve de l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Par conséquent, la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
La marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés au moment de son dépôt. La titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité.
À la lumière de ce qui précède, la demande est totalement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les articles 7 (1) (b) et (c) du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

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La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.