DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 146 455
Google LLC, 1600 Amphithétre Parkway, Mountain View, California 94043, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Profirator OY, Finlaysoninkuja 21 A, 33210 Paris, Finlande (requérante), représentée par Chandra Challagonda, Finlaysoninkuja 21 A, 33210 Paris, Finlande (employé) et Timo Häkkinen, Finlaysoninkuja 21 A, 33210 Paris, Finlande (employé).
Le 03/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 455 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 418 315 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 418 315 «Kuberdroid» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 783 989 «ANDROID» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 14 783 989. L’opposante a revendiqué une renommée dans l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.

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Parconséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la requérante prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’allégation de la demanderesse ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T 215/03-, Vips, EU:T:2007:93,
§ 60). Par conséquent, la division d’opposition n’abordera cette question, si cela est toujours nécessaire, qu’à la fin de la décision;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels pour dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones portables, téléphones intelligents et assistants numériques personnels portables (PDA); matériel informatique; dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones portables, téléphones intelligents et assistants numériques personnels (PDA), et périphériques pour ces derniers; ordinateurs, tablettes électroniques, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables; puces à circuits intégrés, micropuces; étuis pour appareils photographiques, étuis pour caméscopes; thermostats; radios, téléphones, télécommandes pour radios, téléviseurs et stéréos; Lecteurs DVD, magnétoscopes vidéo, magnétoscopes numériques, lecteurs MP3; amplificateurs audio; serveurs informatiques, imprimantes, scanners, photocopieurs, moniteurs d’ordinateurs, télécopieurs, routeurs de réseaux; claviers, souris d’ordinateur, disques durs externes pour ordinateurs; caméras vidéo; calculatrices, dispositifs de navigation GPS; composants audio, écouteurs, haut-parleurs audio, récepteurs audio et récepteurs vidéo; décodeurs, systèmes de théâtre à domicile, vidéoprojecteurs, projecteurs cinématographiques; alarmes de sécurité, alarmes incendie, détecteurs d’incendie et de fumée, détecteurs de radars; équipements audio et vidéo pour véhicules, chargeurs de batteries, adaptateurs (électricité); répondeurs, casques, interrupteurs d’éclairage électrique; systèmes de navigation

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assistés par satellite; appareils de navigation pour véhicules; montres intelligentes.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne de logiciels, logiciels informatiques destinés à être utilisés en connexion avec des dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones portables, téléphones intelligents et assistants numériques portables (PDA), matériel informatique, dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones portables, boîtes à puce et boîtiers numériques de poche, lecteurs de vidéodisques, bandes et périphériques vidéo pour les mêmes, ordinateurs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables, puces de circuits intégrés, micropuces, boîtiers de caméscopes, lecteurs de disques vidéo, radios vidéo, radios vidéo, appareils de télécommunications, bandes et appareils de télédistribution services de vente au détail en ligne de montres, horloges, bracelets de montres; services en ligne de vente au détail de vêtements, vêtements, à savoir chemises, tee- shirts, chapeaux, casquettes, vêtements pour enfants, chaussures, chapellerie; services de vente au détail en ligne concernant des figurines de collection [jouets], articles de gymnastique et de sport, jeux d’arcade, jeux de table, jeux de table, jeux de cartes, balles de jeu, jeux vidéo à prépaiement, dispositifs portables pour jouer à des jeux électroniques, figurines d’action, jouets éducatifs, jouets jouets, robots jouets, jouets nautiques, jouets ondulés, poupées et accessoires de poupées, disques volants, jouets jouets, consoles de jeux vidéo, et en rapport avec le contenu numérique, les jeux informatiques, les jouets audio et les accessoires de poupées, les disques volants, les jouets jouets, les consoles de jeux vidéo, les jeux vidéo; services de vente au détail en ligne de publications électroniques, y compris musique, livres, films, jeux et autres supports numériques; services de vente au détail en ligne de dispositifs électroniques et périphériques mobiles.

Classe 38: Télécommunications; transmission de données par réseau informatique mondial; diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial.
Classe 42: Fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; services informatiques, à savoir création d’une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, obtenir des retours d’information de leurs pairs, former des communautés virtuelles et participer au réseautage social dans le domaine du développement de logiciels; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables; mise à disposition de ressources en ligne pour des développeurs de logiciels, à savoir fourniture de logiciels et de codes d’échantillons.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 08/03/2021. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.

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Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services susmentionnés pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Le 22/11/2021, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de cette allégation. Les éléments de preuve contiennent, entre autres, une déclaration sous serment et des pièces correspondantes.
Éléments de preuve et pièces de l’opposante
Pièce 1: une déclaration sous serment, signée le 18/11/2021, du Senior Trade Mark Counsel of Google Inc., présentant l’histoire de «ANDROID», les marques «ANDROID», le succès de la vente de ce logiciel, sa popularité auprès du public, la valeur associée à la marque et les principales activités de marketing menées pour les produits et services précités.
Dans la déclaration sous serment, il est indiqué que la marque «ANDROID» fait l’objet d’un usage intensif et avec un grand succès pour un système d’exploitation d’appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes électroniques. La marque «ANDROID» a été adoptée par Andy Rubin en tant que nom de son entreprise de téléphonie mobile, Android Inc., et la première mention dans la presse de cette entreprise est apparue le 11/04/2005 à Newsweek. Google a acquis Android Inc. en août 2005 et cette acquisition a reçu une attention immédiate de la presse dans BusinessWeek et d’autres publications. En 2007, avec un certain nombre d’autres grandes entreprises technologiques et sans fil, Google a annoncé le développement de la plateforme «ANDROID» pour des appareils mobiles, appelée Alliance de poche ouverte (OHA), et elle a été mise à disposition pour le développement et l’utilisation par des tiers en novembre 2007. Le premier appareil «ANDROID» a été vendu en octobre 2008. En 2019, on dénombrait 24 000 appareils «ANDROID» provenant de plus de 1 300 marques et il y a actuellement plus de 3 milliards d’appareils actifs «ANDROID» dans le monde entier. D’autres applications logicielles ou applications, développées en interne par Google LLC ou par des tiers, sont mises à la disposition des utilisateurs dans 190 pays par l’intermédiaire de la boutique d’applications en ligne exploitée par Google, à savoir Google Play. Les applications sont conçues pour améliorer la plateforme «ANDROID» en exerçant des fonctions spécialisées. Des millions d’applications et jeux à base d’Android sont disponibles sur Google Play (T3 2018).
La plateforme «ANDROID» a rapidement augmenté en présence sur le marché au cours des dernières années et est actuellement le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde. Les appareils mobiles exploitant la plateforme «ANDROID» sont fortement promus par les fabricants d’équipements d’origine et les supports mobiles dans toute l’Europe. En outre, Google LLC a consacré des ressources considérables au cours des dernières années à la commercialisation de la plateforme «ANDROID» en Europe. Les efforts de marketing comprennent des «acquisitions» complètes du site web pour des publications populaires telles que The Guardian et Telegraph au Royaume-Uni, de nombreux efforts de marketing numériques et en ligne dans l’ensemble de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, et des «acquisitions» d’objets et de sites importants au Royaume-Uni.
Pièce 2: une impression de l’annonce de l’Open handset Alliance (OHA) du 05/11/2007 concernant le développement de la plateforme open source «ANDROID», ainsi qu’une liste des membres de l’OHA; La capture d’écran indique

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qu’environ 85 entreprises font partie de l’alliance, que les dispositifs «ANDROID» sont proposés par plus de 300 transporteurs mobiles dans plus de 160 pays (dont l’UE), que les appareils sont fabriqués par l’intermédiaire d’un réseau de partenariat mondial de plus de 60 fabricants d’équipements originaux et qu’à partir de juin 2014, plus de 1 milliards d’utilisateurs actifs de dispositifs «ANDROID» dans le monde, avec plus de 1 millions de nouveaux dispositifs «ANDROID», ont activé chaque jour plus de millions d’appareils «ANDROID».
Pièce 3: un article sur «ANDROID» tiré de l’encyclopédie en ligne «Wikipedia», extrait le 27/01/2021, intitulé «Android (système d’exploitation)». Elle fournit des informations sur l’histoire de Google Inc. dans laquelle il est indiqué que Google a acquis une autre entreprise et a pris le contrôle de la part majoritaire du marché téléphonique «ANDROID» et qu’elle aura ses propres usines de téléphonie mobile. Elle affirme également que «ANDROID» est le système d’exploitation le plus vendu dans le monde entier sur les smartphones depuis 2011 et sur les tablettes depuis 2013. En mai 2017, elle comptait plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs chaque mois, la plus importante base installée de tout système d’exploitation, et, depuis janvier 2021, le magasin Google Play comptait plus de 3 millions d’applications. La version stable actuelle est «Android 11», publiée le 08/09/2020.
Pièce 4: un article paru dans The Verge, daté du 26/09/2018, sur le 10e anniversaire du logiciel de système d’exploitation «ANDROID» pour smartphones, contenant des citations de l’ancien PDG de l’opposante intitulé «La technologie la plus dominante au monde — Il s’agit d’un monde Android; nous en viendrons». L’article mentionne que «ANDROID» est la plate-forme informatique dominante sur la planète et montre un tableau de «statcontreface» mentionnant que, entre septembre 2017 et août 2018, «ANDROID» était le système d’exploitation le plus populaire, devant, entre autres, «Windows», «iOS», «OS X».

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Pièce 5: statistiques téléchargées à partir de la plateforme de statistiques en ligne Gartner, statista.de. Les graphiques suivants ont été inclus dans les observations de l’opposante.

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Le premier tableau montre l’augmentation de la part de marché mondiale du système d’exploitation pour smartphones «ANDROID» détenue par les systèmes d’exploitation pour smartphones de premier plan, en nombre de ventes aux consommateurs finaux, du 1er trimestre 2009 au 2e trimestre 2018. Le système d’exploitation pour smartphones «ANDROID» a atteint plus de 85 % en juin 2018, avant, entre autres, «iOS», «Microsoft», «RIM», «Bada» et «Symbian».
Le deuxième tableau montre le nombre total de ventes par système d’exploitation aux consommateurs finaux, atteignant bien plus de 300 millions d’unités entre le 3e trimestre 2016 et le 2e trimestre 2018, «ANDROID» devant, entre autres, «iOS», «Microsoft», «RIM», «Bada» et «Symbia».
Le troisième graphique montre qu’à partir de 2019, 2.1 millions de demandes étaient disponibles dans la boutique d’applications de l’opposante, «Google Play»,

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qui utilisait le logiciel de système d’exploitation «ANDROID». C’est avant, entre autres, d’autres grands magasins d’applications, tels que «Apple App Store», «Windows Store», «Amazon Appstore» et «blackberry World».
Le quatrième tableau, de «Quelle Kantar», datant de 2019, montre la part de marché des systèmes d’exploitation pour smartphones au 1er trimestre 2019 en pourcentage et par pays (Chine, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et États- Unis). La part de marché du système d’exploitation pour smartphones «ANDROID» dans l’Union européenne est de 83,3 % (Italie), 79,8 % (France) et 77,9 % (Allemagne), avant, entre autres, «iOS» et «Windows».
Pièce 6: un article du CNET, daté du 02/11/2016, intitulé «Ndébut 9 des 10 smartphones expédiés sur Android», et un article de QUARTZ, daté du 03/11/2016, intitulé «Android n’a obtenu qu’un record de 88 % de part de marché de tous les smartphones», conformément à l’analyse de stratégie. Tous deux indiquent que le logiciel «ANDROID» fonctionnait sur 88 % de tous les smartphones expédiés (dans le monde entier) entre le 01/07/2016 et la fin du mois de septembre 2016.
Pièce 7: un article d’entretien de The Verge avec Sundar Pichai, le PDG de l’opposante, daté du 29/05/2015, intitulé «receipts receipts le milliard suivant avec Sundar Pichai, à côté de l’esprit de l’homme derrière les produits les plus importants de Google», couvrant l’histoire derrière l’expédition de 1 milliards de téléphones «ANDROID» en 2014.
Pièce 8: un article du CNET, daté du 29/01/2015, intitulé «Transferts Android en 2014 dépassent 1 milliards pour la première fois, qui donne au système d’exploitation mobile de Google 81 % du marché mondial en 2014, contre 15 % pour l’iOS d’Apple». Cet article mentionne que les transferts mondiaux de smartphones «ANDROID» dépassaient 1 milliards d’unités en 2014, ce qui représente un gain considérable par rapport aux 780.8 millions d’unités qui ont été expédiées dans le monde entier en 2013.
Pièce 9: un article paru dans InformationWeek, daté du 28/02/2012, intitulé «Android s Success: Par The Numbers». Cet article indique que «Google a brillé au choc Android de la plateforme» de 300 millions d’appareils avec 850 000 nouveaux appareils activés quotidiennement, ce qui représente une augmentation significative de quelques semaines plus tôt lorsque la société a déclaré qu’elle activait environ 750 000 appareils par jour. Selon cet article, dans le monde entier, il y avait plus de 300 millions d’appareils «ANDROID» et ces 300 millions de propriétaires d’appareils «ANDROID» étaient des téléchargements de plus de 1 milliards de demandes par mois. Deux articles du CNN Money, datés du 08/02/2011 et du 16/06/2011; ces deux articles fournissent des informations sur la popularité de «ANDROID» en lien avec des smartphones, mais aussi en rapport avec des services publicitaires.
Pièce 10: un document montrant que l’opposante met un certain nombre de ressources en ligne à la disposition de développeurs d’applications, comme les développeurs «ANDROID» Blog (http://www.android-developers.blogspot.com) et les développeurs officiels «ANDROID» de la chaîne YouTube (http:www.youtube.com/user/androiddevelopers), qui compte plus de 931 000 abonnés avec plus de 154 millions de vues vidéo. La vidéo promotionnelle de l’opposante, «ANDROID Demo» (http:www.youtube.com/watch), a été vue depuis plus de 9.4 millions de fois.

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Pièce 11: certaines captures d’écran de la chaîne «YouTube» de l’opposante et une vidéo promotionnelle.
Pièce 12: une impression montrant un classement des «marques Top 50», publié par la plateforme Claskingthebrands.com, et mentionnant que la marque «ANDROID» a été votée en Allemagne en 2017 derrière «Apple», «Amazon» et la marque principale «Google» de l’opposante, et no 5 aux États-Unis en 2018 derrière «Apple», «Amazon», «Pintérêt» et «Netflix»;
Pièce 13: articles de:
o La Verge, datée du 24/10/2018, intitulée «How Android got big»;
o La Verge, datée du 26/09/2018, intitulée «Android at 10: la technologie la plus dominante au monde, c’est un monde Android; nous en viendrons»;
o Bloomberg BusinessWeek, daté du 06/08/2019, intitulé «The Smartphone Revolution Was the Android Revolution»;
o Westdeutsche Zeitung, datée du 22/10/2018, intitulée «Dieser Roboter hat die Welt verorbert» (traduit par «Ce robot a conquis le monde»);
o www.inside-digital-de, intitulé «Diese neue Android-Funktion ist genial und amorm hilfreich» (traduit par «cette nouvelle caractéristique Android est sciesome et extrêmement utile»);
o CNET, www.cnet.com, daté du 15/05/2012, intitulé «Even Google was blindadé par le succès d’Android»;
o CNET, www.cnet.com, daté du 27/02/2012, intitulé «Google dit des dispositifs Android 850K activés chaque jour»;
o CNET, www.cnet.com, daté du 28/12/2011, intitulé «activations de dispositifs androïdes ayant eu une incidence sur 3.7 millions sur le week-end de Noël»;
o https://doi.org, daté du 23/01/2018, intitulé «Success prediction of android applications dans un nouvel répertoire utilisant des réseaux neuraux»;
o www.androidphones.com, extrait le 29/01/2021, intitulé «What is android OS, un bref historique et sa réussite»;
o Business Insider, www.businessinsider.com, datée du 27/03/2015, intitulée «The rise of ANDROID: Comment un lancement insuffisant est devenu la première plateforme informatique au monde»;
o Prismetic, www.prismetic.com, daté du 14/08/2015, intitulé «Android s Super Success Marathon — From Android 1.0 to Android 5.0»;
o t3n digital pioneers, https://t3n.de, daté du 05/11/2017, intitulé «geboren aus dem iPhone-Schock: 10 Jahre Android-Allianz» (traduit par «Born from the iPhone shock: 10 ans d’alliance Android»).
Décisions antérieures
L’opposante fait également référence à plusieurs décisions antérieures, toutes confirmant la renommée ou le caractère distinctif accru de la marque «ANDROID».
Date Opposition n° Marque Signe contesté antérieure

26/01/2021 B 3 071 839 ANDROID
30/10/2019 B 3 052 181 ANDROID ELECTRODROID

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10/06/2016 B 2 493 289 ANDROID
15/06/2016 B 2 488 933 ANDROID PlayDroid 21/04/2016 B 2 153 719 ANDROID
30/09/2015 B 2 440 678 ANDROID
02/09/2015 B 2 418 187 ANDROID USBDROID 01/09/2015 B 2 418 112 ANDROID AUTODROID 30/09/2013 B 2 054 909 ANDROID
26/11/2012 B 1 957 052 ANDROID ANDROID 08/11/2012 B 1 890 097 ANDROID
Appréciation des éléments de preuve
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
En ce qui concerne la déclaration sous serment et les autres éléments de preuve émanant de l’opposante, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce.

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Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apprécier les autres éléments de preuve afin de déterminer si le contenu de la déclaration sous serment est étayé par les autres éléments de preuve.
Les éléments de preuve concernent la période pertinente, c’est-à-dire avant la date de dépôt du signe contesté. Elle montre très clairement que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement renommée sur le marché pertinent sur lequel elle occupe une position solide parmi les marques dominantes dans le monde entier. Cela a été démontré par diverses sources indépendantes, comme les graphiques de la plateforme statistique en ligne Gartner, statista.de (pièce 5), certaines impressions d’articles de différents magazines (pièces 4, 6, 7, 8, 9 et 13) et une impression d’un classement des «marques Top 50» par Rankingthebrands.com (pièce 12).
Selon un article paru dans The Verge (pièce 4), «ANDROID» était le système d’exploitation le plus populaire entre 2017 et 2018 et un autre article du même magazine (pièce 7) mentionne qu’en 2014, 1 milliards de téléphones «ANDROID» ont été expédiés. Selon les articles de QUARTZ et CNET (pièce 6), «ANDROID» a atteint une part record de 88 % de la part de marché de tous les smartphones, près de 9 smartphones sur 10 étant expédiés sur «ANDROID». Selon un article paru dans InformationWeek ( pièce 9), datant de 2012, il y avait plus de 300 millions d’appareils «ANDROID» à l’échelle mondiale et ces titulaires téléchargaient des demandes à un rythme de plus de 1 milliards par mois. Selon un article paru dans CNNMoney (pièce 9), daté de 2011, «ANDROID» est devenu une activité billion-dollar en 2011 et Fortune.com présente des rapports sur la popularité de «ANDROID». En outre, la pièce 13 contient des articles de nombreux magazines différents qui confirment le très grand succès de la marque «ANDROID».
Les différents graphiques du site web statista.de (pièce 5) montrent que la part de marché mondiale du nombre de ventes du système d’exploitation pour smartphones «ANDROID» aux consommateurs finaux entre 2009 et 2018 a atteint plus de 85 % en 2018, devant d’autres grandes entreprises du même secteur, telles que «iOS», «Microsoft», «RIM», «Bada», «Symbian». Un autre tableau montre que «ANDROID» a atteint plus de 300 millions d’unités de ventes aux consommateurs finaux du système d’exploitation «ANDROID» entre 2016 et 2018, à nouveau devant d’autres sociétés de premier plan dans le même domaine, comme «iOS», «Microsoft», «RIM», «Bada», «Symbian». Un troisième graphique montre qu’au 1er trimestre 2019, le magasin d’applications de l’opposante disposait de 2.1 millions d’applications en utilisant le logiciel de système d’exploitation «ANDROID». Le dernier tableau de «Quelle Kantar», datant de 2019, montre la part de marché du système d’exploitation pour smartphones «ANDROID» au 1er trimestre 2019 pour atteindre 83,3 % en Italie, 79,8 % en France et 77,9 % en Allemagne, à nouveau devant d’autres sociétés de premier plan dans le même domaine, telles que «iOS» et «Windows», ainsi qu’il ressort des éléments de preuve susmentionnés. En outre, l’impression des marques «Top 50 brands» montre que «ANDROID» a été classé quatrième en Allemagne en 2017.
Les chiffres impressionnants de ventes et de parts de marché de l’opposante, qui la classent principalement en 1re position, devant d’autres grandes entreprises du même secteur, ont été prouvés par des sources indépendantes de différents types. Le nombre croissant d’appareils qui fonctionnent en utilisant le système d’exploitation «ANDROID» et les téléchargements du système d’exploitation lui-même et de ses mises à jour, ainsi que le volume important d’applications créées par des développeurs de tiers pour la plateforme «ANDROID» et leurs téléchargements correspondants à partir du magasin d’applications en ligne, montrent également sans nul doute le caractère renommé de la marque antérieure. Les différentes références à la marque antérieure dans la presse et

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les articles sur les succès obtenus indiquent, sans aucun doute, que la marque jouit d’un niveau élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, qui la classe parmi les marques les plus célèbres au monde et, partant, au niveau de l’Union européenne. En outre, le secteur des logiciels pour dispositifs mobiles est également très mondialisé. Le fait que la marque antérieure jouit d’une renommée au niveau de l’Union européenne ressort également de la part de marché en Allemagne, en France et en Italie (quatrième tableau, pièce 5), des «marques Top 50» montrant «ANDROID» en 4e position en Allemagne et des communiqués de presse dans, par exemple, la presse allemande (Westdeutsche Zeitung; www.inside-digital.de; www.t3n.de).
Conclusion sur la renommée
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque antérieure «ANDROID» a acquis une forte renommée dans l’Union européenne, à tout le moins pour les logiciels; logiciels pour dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones portables, téléphones intelligents et assistants numériques personnels (PDA) compris dans la classe 9. Cette renommée de la marque antérieure est également confirmée dans les décisions d’opposition susmentionnées.
Pour des raisons d’économie de procédure, et étant donné qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’issue, la division d’opposition n’analysera pas les éléments de preuve en ce qui concerne les autres produits et services compris dans les classes 9, 35, 38 et 42 pour lesquels l’opposante a également affirmé avoir acquis une renommée. La division d’opposition procédera donc sur la base de la renommée uniquement pour les produits susmentionnés.
b) Les signes
Kuberdroid ANDROID


Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «ANDROID» et le signe contesté est la marque verbale «Kuberdroid». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en lettres minuscules ou en une combinaison de celles-ci d’une manière qui ne diverge pas de la manière habituelle d’écrire, comme dans le cas du signe contesté. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux mentionnés en lettres majuscules.
Le mot «ANDROID» de la marque antérieure sera compris par au moins une partie du public, comme «dans la fiction scientifique, une automate fabriquée pour ressembler à un être humain» comme signifiant «dans la fiction scientifique, une automate fabriquée

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pour ressembler à un être humain», en plus d’être perçue comme une marque désignant un «système d’exploitation pour téléphones et tablettes mobiles; un téléphone portable ou une tablette utilisant ce logiciel» (informations extraites du Collins English Dictionary le 22/09/2022 à l’adresse www.collinsdictionary.com/english/android). En ce qui concerne la première signification, le mot équivalent dans ces langues est android (anglais, allemand, polonais et roumain) ou est similaire à ce mot, androide (danois, néerlandais, français, italien, portugais et espagnol) et androidi (finnois). Malgré son association avec les robots, cet élément verbal est distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification directe par rapport aux produits pertinents. Pour une autre partie du public, la marque antérieure est dépourvue de signification et possède donc également un caractère distinctif.
En ce qui concerne le signe contesté, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Les consommateurs recherchent naturellement une signification lorsqu’ils lisent un mot et, à la lumière de l’arrêt susmentionné, la division d’opposition considère que le public pertinent décomposera la marque en les éléments verbaux «KUBER» et «DROID». Cela est dû à la signification de l’élément verbal «DROID», ainsi qu’il sera expliqué ci-après.
L’élément verbal «KUBER» est dépourvu de signification et possède dès lors un caractère distinctif pour les produits et services pertinents compris dans les classes 9, 35, 41 et 42. Cela est contraire à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle «Le terme «KUBERDROID» a été curisé en tant qu’abréviation de «Kubernetes Driven Resiliente, optimised signalisation Innovative Dedéploiement», étant donné que ce terme n’est pas une abréviation officielle connue du grand public ou du public professionnel. L’élément verbal «DROID» pourrait être perçu par au moins une partie du public, comme le public tchèque, néerlandophone, anglophone, italien, polonais, portugais et hispanophone, comme faisant référence à des éléments comprenant un élément «DROID» ou «droide».
L’élément verbal «DROID» renvoie à «(in science fiction) a robot ressemblant à un être humain» (informations extraites du Collins English Dictionary le 22/09/2022 à l’adresse http://www.collinsdictionary.com/english/droid) et qui montre une certaine forme d’intelligence et/ou est associé au diminutif du mot «android» ou «androide». En outre, même si l’élément verbal «DROID» n’est pas compris immédiatement, il est tellement similaire au mot «android» et, en anglais, c’est le diminutif de «android» que le public pertinent l’associera au concept d’ «androïde» (la première signification mentionnée ci- dessus). Cet élément est distinctif étant donné qu’il n’a pas de signification directe par rapport aux produits et services pertinents. Pour la partie du public pour laquelle cet élément n’a pas de signification, il est également distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les marques sont similaires en ce qu’elles coïncident par la suite de lettres «DROID» et par leur son. Toutefois, les signes diffèrent par les première et deuxième lettres de la marque antérieure, «AN», et par leur sonorité, contre les cinq premières lettres du signe contesté, «KUBER» et leur sonorité.
Bien que la partie initiale d’un mot puisse être plus susceptible de retenir l’attention des consommateurs, ce principe ne saurait s’appliquer dans tous les cas. Par exemple, les lettres différentes «AN» de la marque antérieure et les lettres différentes du signe contesté, «KUBER», n’attirent pas davantage l’attention du public pertinent que «DROID», qui suit [23/10/2015, 96/14-, VIMEO/MEO (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 35],

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d’autant plus que, dans la marque antérieure, elle constitue la partie la plus importante et que, dans le signe contesté, elle a la même longueur que l’élément verbal «DROID».
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. À tout le moins pour la partie du public pour laquelle le signe/élément («ANDROID» et «DROID») véhiculera le concept d’ «android» (la première signification mentionnée ci-dessus), les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. L’élément supplémentaire «KUBER» du signe contesté est dépourvu de signification et n’ajoute aucun concept supplémentaire au signe contesté.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, le risque de préjudice sera poursuivi.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée pour au moins une partie des produits et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes . La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il nes’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
• le degré de similitude entre les signes;
• la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
• l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
• le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
• l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement; L’établissement d’un lien, s’il est déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les milieux intéressés par chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient les mêmes

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ou se chevauchent dans une certaine mesure (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
Sur le degré de similitude entre les signes
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel (pour au moins une partie du public).
Sur le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal dans l’Union européenne.
L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
La marque antérieure jouit d’une forte reconnaissance et il a été prouvé qu’elle jouissait d’une forte renommée sur le territoire pertinent pour, à tout le moins, les logiciels informatiques; logiciels pour dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones portables, téléphones intelligents et assistants numériques personnels (PDA) compris dans la classe 9.
Sur la nature des produits et services
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; contenu enregistré.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
Classe 41: Éducation, loisirs et sports.
Classe 42: Services de conception; Services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; tests, authentification et contrôle de la qualité.
Il existe un lien entre les produits de l’opposante et l’ensemble des produits et services contestés compris dans les classes 9, 35, 41 et 42.
Les produits contestés compris dans la classe 9 relèvent, de manière générale, des secteurs de l’informatique, des technologies de l’information et/ou des équipements électroniques, qui relèvent ou sont étroitement liés au domaine informatique, tels que les produits de l’opposante. Les produits, tels que les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques, nécessitent souvent les logiciels informatiques de l’opposante pour fonctionner correctement et sont utilisés dans les produits contestés. En outre, des produits tels que le contenu enregistré contesté peuvent être téléchargeables et sont liés aux produits antérieurs dans la mesure où ces produits, tels que certains logiciels spécifiques, pourraient être nécess aires pour télécharger le contenu ou permettre aux utilisateurs d’appareils mobiles d’enregistrer du contenu sur leurs appareils.
Les services contestés compris dans la classe 35, les services de publicité, de marketing et de promotion, l’assistance aux entreprises, la gestion et les services administratifs, peuvent être proposés (en ligne) par l’intermédiaire d’un logiciel spécifique ou par

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l’utilisation d’un logiciel spécifique, voire des logiciels de l’opposante, afin de faciliter l’offre de ces services.
Les services contestés compris dans la classe 41, à savoir l’éducation, le divertissement et le sport, peuvent également être utilisés en combinaison avec les logiciels de l’opposante. Par exemple, pour que les services compris dans la classe 41 soient visualisés en ligne, comme tous types de divertissement ou d’éducation sous la forme de films, de visites de musées virtuels, de compétitions sportives ou éducatives, de représentations musicales, de jeux musicaux, de jeux (à jouer en ligne), les logiciels informatiques de l’opposante pourraient être nécessaires. En outre, et conformément aux observations de l’opposante, il est également courant que les fabricants de produits logiciels proposent des formations et des événements d’introduction pour leurs produits afin d’aider les consommateurs et d’en faciliter l’utilisation ou de les rendre plus bénéfiques pour leurs consommateurs.
Les services du dessin ou modèle contesté; Services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; les essais, l’authentification et le contrôle de la qualité ont un lien évident avec les produits de l’opposante étant donné qu’ils sont souvent utilisés en combinaison les uns avec les autres. Tant les produits que les services ont trait au domaine informatique. Pour développer les logiciels de l’opposante, ces services contestés sont nécessaires; premièrement, pour concevoir le logiciel par des experts et des programmeurs informatiques, puis pour maintenir le système à jour, et à la fin du processus, le logiciel doit être testé et faire l’objet de certains contrôles de qualité avant de pouvoir être mis sur le marché. En outre, les services contestés compris dans la classe 42 sont souvent utilisés en combinaison avec les produits de l’opposante compris dans la classe 9, en ce sens que les produits logiciels de l’opposante sont nécessaires pour proposer, recevoir ou utiliser les services compris dans la classe 42.
En outre, il n’est pas rare que le fournisseur des produits de l’opposante fabrique également, au moins vende, ou fournisse tous les produits et services susmentionnés à utiliser en rapport, entre autres, avec des logiciels (tous types d’appareils mobiles). Par conséquent, tous ces produits et services peuvent appartenir aux mêmes secteurs du marché économique, voisins ou connexes et peuvent également être proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. Il est également naturel que les entreprises étendent leurs marques à ces marchés économiques voisins ou connexes. Par exemple, l’opposante pourrait proposer des logiciels spécifiques à des entreprises qui seront utilisés dans des dispositifs photographiques, pour faciliter leurs services de publicité et de gestion des affaires commerciales ou pour leur permettre d’avoir un accès spécifique à certains services d’éducation et de divertissement en ligne grâce à leurs logiciels. Dès lors, le public pertinent peut aisément déduire de l’usage du signe contesté qu’une telle extension de marque a eu lieu. Il s’ensuit que l’image et le message de la marque antérieure peuvent s’appliquer à tous ces produits et services du signe contesté, étant donné que certains d’entre eux sont utilisés directement en rapport avec certains appareils et équipements et/ou peuvent être utilisés dans des secteurs économiques voisins ou connexes.
La demanderesse a fait valoir, dans ses observations du 01/02/2022, que:
Kuberdroid est une technologie et un système optimisés pour fonctionner, évaluer et gérer des services web multiples en utilisant le même ensemble de matériel informatique (serveurs, disques mémoire et équipement de réseau utilisé dans le centre de données) à leur capacité maximale. La technologie utilise les composants de la technologie Kubernetes et contient un ensemble d’outils, de documentation et de programmes automatisés. Il s’agit du mode de déploiement, conçu et créé par l’équipe au Profirator Oy.

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Le terme «KUBERDROID» a été curisé en tant qu’abréviation de «Kubernetes Driven Resiliente, optimised signalisation Innovative deployment déploiement. Kuberdroid est optimisé pour gérer des services web spécifiques tels que des espaces de données, l’internet des objets et des plateformes en nuage, des services web à forte intensité de données […] Même si nous constatons que l’activité de l’opposante peut être brièvement résumée comme un logiciel de système d’exploitation.
Par conséquent, la demanderesse a présenté certains arguments concernant l’usage effectif des marques en conflit sur le marché. Le lien entre les produits et services doit être fondé sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la comparaison étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation d’un lien par rapport aux produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée. Dès lors, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
L’Office doit prendre comme référence les conditions habituelles dans lesquelles les produits/services couverts par les marques sont commercialisés, c’est-à-dire les conditions attendues pour la catégorie de produits/services couverts par les marques. Les modalités particulières de commercialisation et de prestation des produits et services en cause ne peuvent être prises en compte dans le cadre d’une procédure d’opposition, car celles-ci peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des signes en conflit (15/03/2007,-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, 354/11-P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). Par conséquent, pour déterminer si la demande de marque de l’Union européenne relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, ce sont les droits de l’opposante et l’étendue de leur protection telle qu’enregistrée qui sont pertinents.
Les fournisseurs de logiciels (à utiliser pour tous types d’appareils mobiles) et les produits et services contestés susmentionnés compris dans les classes 9, 35, 41 et 42 seront, dans de nombreux cas, en mesure de fournir à leurs clients un ensemble complet de solutions intégrées, comprenant toute une série de produits auxiliaires, mais aussi des services. Ils sont conçus pour permettre à l’utilisateur d’accéder au réseau de logiciels et de bénéficier des possibilités offertes par un environnement interactif. Par conséquent, au moins certains des produits et services contestés susmentionnés peuvent être considérés comme étant sur des marchés voisins ou, comme expliqué ci- dessus, il y aura également un lien avec d’autres produits et services.
Les produits et services pertinents appartiennent, par exemple, aux mêmes secteurs économiques (ou connexes), ils peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs, ils peuvent être engagés ensemble, ou il peut exister un autre lien entre les produits de l’opposante et les produits et services contestés, comme l’utilisation de logiciels spécifiques pour faciliter la publicité, les services de gestion des affaires commerciales ou le traitement de données ou pour voir des événements sportifs, des divertissements et de l’éducation en ligne. En outre, le public de ces produits et services se chevauche largement. Par conséquent, il est raisonnable de supposer qu’une entreprise, telle que l’opposante, disposant d’un savoir-faire hautement spécialisé dans ce domaine particulier de l’informatique, peut s’étendre à la fourniture de produits et services supplémentaires et connexes, ou que le public pertinent pourrait avoir besoin ou acheter/conclure conjointement ces produits et services.

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Conclusion sur le lien entre les signes
La marque antérieure jouit d’une forte renommée pour les produits de l’opposante qui présentent au moins un certain lien avec les produits et services contestés. La renommée de la marque «ANDROID» est synonyme de produits liés aux logiciels (tous types d’appareils mobiles). Les consommateurs pertinents connaissent très bien la marque antérieure et, compte tenu de la base logicielle informatique de la marque à partir de laquelle sa renommée a augmenté, il existe clairement une possibilité forte et distincte que les consommateurs établissent automatiquement un lien entre les produits et services pertinents.
La division d’opposition a pris en considération et a mis en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier la forte renommée de la marque antérieure, les similitudes entre les signes et le rapport entre les produits et services en conflit. La division d’opposition conclut que, lorsqu’ils seront confrontés au signe contesté, les consommateurs pertinents l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à- dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Par conséquent, il est raisonnable de supposer que les consommateurs des produits et services contestés, qui connaissent la marque renommée «ANDROID» et qui sont confrontés au signe contesté «KUBERDROID», pourraient se souvenir de la marque antérieure, c’est-à-dire établir un «lien» mental entre les signes sans nécessairement confondre ces marques. Par conséquent, le public pertinent peut même conclure que les deux entreprises ont travaillé ensemble pour fabriquer ou fournir au moins certains des produits et services contestés, ou qu’il existe un autre lien commercial entre eux.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). Par conséquent, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
• il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
• il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
• il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

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Ils’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements . À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et/ou leur porterait préjudice.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa revendication, entre autres, sur les éléments suivants:
Les dispositions légales relatives aux marques renommées visent à protéger les fonctions d’une marque autres que sa fonction première d’indication d’origine. Outre cette fonction, une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant la qualité ou les caractéristiques particulières des produits ou services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que le luxe, le style de vie et l’exclusivité. En ce sens, une marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport aux produits ou aux services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question, véhiculés par une marque renommée ou qui lui sont associés, confèrent à cette marque une valeur importante et digne de protection, d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire.
Il est évident que la demanderesse a choisi sa marque pour tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures. L’usage de la marque de la demanderesse en rapport avec les produits et services en cause créera manifestement des associations avec les marques antérieures et permettra donc à la demanderesse de tirer profit du énorme succès des marques antérieures, qui s’est accru par des investissements et des efforts considérables de longue date et importants de la part de l’opposante. L’enregistrement et l’utilisation de la marque de la demanderesse conduiraient à une exploitation de tous les investissements et efforts sans compensation pour l’opposante et, par conséquent, permettraient à la demanderesse de s’abstenir de faire un effort publicitaire pour les produits et services proposés sous sa marque.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] S’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce

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qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177,
§ 53).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le profit indu ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
La marque antérieure a acquis une forte renommée auprès du public pertinent en ce qui concerne, à tout le moins, les logiciels informatiques; logiciels pour dispositifs mobiles, à savoir téléphones cellulaires, téléphones portables, téléphones intelligents et assistants numériques personnels (PDA) compris dans la classe 9. Elle est devenue une marque attrayante et puissante sur le marché européen.
Compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les produits et services en conflit présentent un certain lien, le public pertinent établira un lien entre les marques: une association qui produira un avantage commercial pour le demandeur. Il est très probable que l’usage du signe contesté puisse donner lieu à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’elle transmet, à savoir que ses produits et services présentent des caractéristiques identiques ou similaires aux produits de l’opposante. L’usage du signe contesté pourrait également conduire à la perception que la demanderesse est associée ou appartenant à l’opposante et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
En résumé, il est considéré que la marque contestée, en raison de la similitude visuelle, phonétique et, au moins pour une partie du public, également conceptuelle avec la marque antérieure renommée, attirera davantage de consommateurs pour les produits et services de la demanderesse et, dès lors, elle bénéficiera de la renommée de la marque antérieure. Un nombre important de consommateurs peuvent décider de se tourner vers les produits et services contestés de la demanderesse en raison de

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l’association mentale avec la marque renommée de l’opposante, détournant ainsi ses pouvoirs d’attraction et de valeur publicitaire. Cela peut stimuler les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure qui peut être exagérément élevée par rapport à l’importance de son propre investissement promotionnel. Il peut en résulter une situation inacceptable dans laquelle le demandeur est autorisé à tirer gratuitement profit des investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de la marque antérieure. Cela conférerait à la demanderesse un avantage concurrentiel, étant donné que ses produits et services bénéficieraient de l’attractivité supplémentaire qu’ils tireraient de l’association avec la marque antérieure de l’opposante.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage du signe contesté porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) La cause de nullité
La demanderesse affirme avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Il mentionne:
La situation en l’espèce démontre parfaitement pourquoi la requérante dispose d’un juste motif pour demander avec succès la marque verbale «KUBERDROID». La requérante a un juste motif au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour insérer le suffixe «DROID» dans la marque demandée, estimant que ce terme était exempt de monopoles, étant donné que personne ne détient ou ne devrait détenir des droits exclusifs sur celui- ci.
Elle fait également référence à deux décisions de l’Office [02/06/2010, R 1000/2009-1, Gigaflex/FLEX (fig.) et al.; 25/08/2011, b 1 708 398, Posten AB/Ceskáa posta s.p.). Dans la première de ces décisions, la chambre de recours a confirmé que la dem anderesse avait un juste motif au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour insérer le terme «FLEX» dans la marque demandée, considérant que ce terme était exempt de monopoles, étant donné que personne ne détient de droits exclusifs sur celui-ci et qu’il s’agit d’une abréviation appropriée, dans de nombreuses langues de l’Union, pour indiquer que les lits et matelas sont flexibles. Dans la seconde décision, il a été considéré que la requérante avait un juste motif pour utiliser l’élément figuratif d’un cor postal dans la mesure où cet élément est largement utilisé comme symbole historique et de longue date des services postaux. En d’autres termes, la demanderesse sous-entend en l’espèce qu’il ne saurait être raisonnablement exigé qu’elle s’abstienne de l’usage de sa

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marque, étant donné que l’usage de l’élément «DROID» ne devrait pas être exclusivement réservé à l’opposante et qu’il n’existe aucune raison justifiée d’empêcher d’autres acteurs du marché d’utiliser un tel signe.
Un juste motif peut être trouvé lorsque le demandeur utilise un signe de manière générique pour indiquer le type de produits et/ou services. Les deux marques reposent effectivement sur, ou incluent, le concept de «ANDROID» ou de «DROID», qui possède un caractère distinctif normal, comme expliqué ci-dessus. Cela ne signifie toutefois pas que l’usage de l’élément verbal «DROID» était devenu si nécessaire pour la commercialisation des produits et services contestés, que la demanderesse ne pouvait raisonnablement être tenue de s’abstenir d’utiliser la marque demandée dans les conditions établies en l’espèce, telles que la forte renommée de la marque antérieure et le lien entre les produits et services contestés et les produits renommés de la marque antérieure. En outre, il n’existe aucun contrat en vertu duquel l’opposante est liée par, et sur la base de laquelle la demanderesse est dûment autorisée à utiliser la marque contestée.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère que la demanderesse n’a pas, ou n’a pas réussi à établir, un juste motif pour utiliser la marque contestée.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 783 989 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel l’opposition était fondée.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

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De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Chantal VAN Riel Julia GARCÍA Murillo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.