DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 16/05/2022
DIPTIC Tom Palmisano 17-21 rue Saint Fiacre F-75002 Paris FRANCIA
Demande no: 018574993 Votre référence: smspartner Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: NDA MEDIA 30 rue Saint Petersbourg F-75008 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 10/11/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint. II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 08/01/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:

1. Le signe doit être examiné dans sa globalité. Le signe convoité consiste en une combinaison d’éléments verbaux et graphiques superposés sur trois lignes et ses mots sont écrits dans une police de caractères spécifique.
2. L’élément graphique évoque le symbole utilisé en échange de SMS mais il est bien distinct de ceux habituellement rencontrés.

3. Le signe remplit la fonction d’une marque car le public percevra la combinaison comme une marque rattachant les services fournis à un prestataire bien défini.

4. Le public concerné n’est pas le grand public mais un public plus professionnel
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

---

Page 2 sur 5
composé de sociétés ou d’organismes divers souhaitant justement communiquer avec des usagers finaux via le canal du SMS. Les acheteurs du service ont donc une attention accrue. Ils ne s’arrêteront pas sur les mots « SMS » ou « PARTNER » mais percevront et se référeront bien à la combinaison semi figurative pour identifier leur prestataire sur un marché concurrentiel.

Le signe a été accepté en France pour les raisons suivantes : l’élément figuratif n’a pas à être écarté de l’appréciation au motif qu’il ne serait que décoratif par rapport à un texte prépondérant. Les juges reconnaissent, comme en première instance, que le texte seul se limite à une désignation descriptive des services proposés. L’élément figuratif consistant en un papillon de couleur rose […] « participe à la distinctivité du signe pris dans son ensemble ». Les services suivants devraient être acceptés car ils n’ont pas de lien direct avec les SMS : Classe 35 : Publicité; Publication de textes et de contenus publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Marketing; Conseils, assistance et planification en matière de stratégie de marketing; Gestion de fichiers informatiques; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location d’espaces publicitaires.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.

1. La demanderesse soutient que la disposition particulière des éléments du signe lui confère un caractère distinctif. Toutefois, en règle générale, (voir les directives marques de l’Office, partie B, section 4, Chapitre 4, Marques Descriptives [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE]), le fait que les éléments verbaux soient agencés verticalement, à l’envers, sur une ou deux lignes ou plus, ne suffit pas à conférer au signe le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement. Le positionnement des éléments verbaux peut seulement conférer un caractère distinctif à un signe lorsque la disposition est de nature telle que le consommateur moyen se concentre sur celle-ci au lieu de percevoir immédiatement le message descriptif. Tel n’est pas le cas en l’espèce car la disposition verticale des éléments verbaux « SMS » et « PARTNER » au-dessus d’un élément figuratif promotionnel ordinaire lié étroitement à la communication virtuelle par chat ou sms (une base de bulle de bande dessinée) n’attireraient pas particulièrement l’attention du consommateur de part leur banalité. Dès lors, l’Office maintient que le signe sera compris sans difficulté comme signifiant un partenaire ou associé dans le domaine du SMS.

2. La demanderesse soutient que l’élément graphique évoque le symbole utilisé en échange de SMS mais qu’il est bien distinct des symboles rencontrés habituellement. Néanmoins, l’élément figuratif inclut dans la marque est la reproduction partielle d’un des symboles usuellement utilisés pour faire référence aux SMS et cité par la demanderesse elle-même. Le fait qu’il n’ait été reproduit que partiellement n’empêche pas le consommateur de le reconnaitre immédiatement. Son association aux éléments verbaux ne fait que renforcer la signification du terme SMS.

3. La demanderesse soutient que le signe remplit la fonction d’une marque car le public percevra la combinaison comme une marque rattachant les services fournis à un prestataire bien défini. Cependant, le fait que le signe signifie un partenaire ou associé dans le domaine du SMS pour les raisons citées ci-dessus le rend descriptifs

---

Page 3 sur 5
pour les services objectés. Étant donné que le signe n’est pas distinctif de par sa descriptivité, l’Office maintient qu’il n’est pas capable de remplir sa fonction de marque.
4. La demanderesse soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Toutefois, le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes et que son degré d’attention soit supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu’ «il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).

Par conséquent, quand bien même le consommateur serait d’attention élevée, le signe n’en resterai pas moins descriptif et non distinctif.

5. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence :

Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.

(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.

De plus, le signe cité par la demanderesse n’est pas directement comparable à celui qu’elle sollicite dans la mesure où il contient un élément figuratif notablement plus distinctif par rapport aux produits services demandés consistant en un papillon rose, qui est donc tout à fait arbitraire et distinctif pour les services couverts par la marque en question, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu de la banalité et de l’aspect promotionnel de l’élément figuratif de « SMS PARTNER ».
L’arrêt du 17 septembre 2021 (RG 19/2042), la Cour d’appel de Paris cité par la demanderesse n’est donc pas applicable au cas présent.
6. Le signe décrit l’espèce (service de SMS), le sujet et la qualité des services que la demanderesse a demandé de ne plus viser dans cette objection dans la mesure ou le consommateur pertinent percevra le signe comme informant que les services sont rendus par une personne spécialisée dans les services de publicité, marketing, gestion de fichiers informatiques ou de location d’espace ou de temps publicitaire par

---

Page 4 sur 5
SMS. Dès lors, l’Office maintient son refus concernant ces services.

IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018574993 est rejetée en partie, à savoir pour:

Classe 35 Publicité; Publication de textes et de contenus publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Marketing; Conseils, assistance et planification en matière de stratégie de marketing; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services d’intermédiation commerciale (conciergerie).
Classe 38 Télécommunications; Services de messagerie électronique; Transmission de messages courts [SMS], d’images, de discours, de sons, de musique et de textes entre des dispositifs de télécommunication mobile; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications radiophoniques; Communications téléphoniques; Services de radiotéléphonie mobile; Location de temps d’accès à des réseaux téléphoniques ou informatiques mondiaux; Location d’appareils et d’installations de télécommunications; Agences d’informations (nouvelles); Services d’information et de conseils en matière de services de télécommunications.
Classe 42 Conseils en technologie de l’information.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Gestion de fichiers informatiques; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Location d’espaces publicitaires; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité; Reproduction de documents; Optimisation du trafic pour des sites web.
Classe 38 Fourniture d’accès à des bases de données; Mise à disposition de forums en ligne.
Classe 42 Stockage électronique de données; Hébergement de serveurs; Numérisation de documents; Informatique en nuage; Programmation pour ordinateur; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels; Location de logiciels; Étude de projets techniques; Consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels; Analyse de systèmes

---

Page 5 sur 5
informatiques; Logiciels en tant que service [SaaS].
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Nicolas GUASTAVINO

---

Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:

L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334n7X demande de marque de lUnion europenne – null