DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 50 647 (INVALIDITY)
Esteve Pharmaceuticals, S.A., Torre Esteve, Passeig de la Zona Franca, 109, 4a pl., 08038 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Elbe ApS, Fyrreparken 4, 7100 Vejle, Danemark (titulaire de l’enregistrement international).
Le 05/04/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION

1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 478 353 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 22/07/2021, la demanderesse a introduit une demande en nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 478 353 «Elli s After Bite» (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international. La demande est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no M1 248 003 «AFTER-BITE» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que les produits sont identiques et que les signes sont hautement similaires et qu’il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Pour les consommateurs espagnols, les mots «AFTER BITE» n’ont pas de signification et sont donc distinctifs. Elle affirme en outre que les marques antérieures jouissent d’une très forte renommée et que l’usage de l’enregistrement international contesté en tant que marque pour des produits qui ne sont pas sous le contrôle de la demanderesse peut avoir une incidence négative sur la renommée acquise et, en tout état de cause, diluera le caractère distinctif des marques de la demanderesse. La demanderesse a produit des éléments de preuve à l’appui de ses allégations, qui seront énumérés et appréciés, en outre, uniquement dans la mesure nécessaire à l’issue de l’affaire.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’arguments en réponse.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 50 647 Page sur 2 6


Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation juge approprié d’examiner en premier lieu la demande par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no M1 248 003 de la demanderesse;
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques vétérinaires; substances diétiques à usage médical; aliments pour bébés; mélanges, matériaux pour cures (dépôt); matériaux pour la dentition et les moules dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides; herbicides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Le plâtre et le gel pour la peau utilisés comme traitement local de moustiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie plus large des produits pharmaceutiques de la demanderesse. Ils sont, dès lors, identiques;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent à la fois au public professionnel et au grand public.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).

---

Décision sur la demande d’annulation no C 50 647 Page sur 3 6
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour conclure au rejet de la marque contestée. Il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour la totalité du public pertinent [20/07/2017, T- 521/15, D (fig.)/D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69].
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation concentrera son analyse de la demande sur le grand public, qui est plus enclin à la confusion.
c) Les signes
AFTER-BITE Elli s after ter Bite
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Espagne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, le fait que l’une d’elles soit écrite en lettres majuscules et l’autre en majuscules est dénué de pertinence.
Le public du territoire pertinent est susceptible de reconnaître le mot anglais «AFTER» inclus dans les deux marques comparées étant donné qu’il est couramment utilisé sur le territoire pertinent dans des termes tels que «après-soleil» et «après-rasage». Néanmoins, même si le public du territoire pertinent connaît la signification des termes «après-soleil» et «après-rasage» comme désignant respectivement une «lotion hydratante appliquée sur la peau pour adoucir le soleil et éviter le épluchage» et «une lotion, généralement astringente et parfumée, à appliquer sur le visage après rasage», cela ne signifie pas nécessairement que le public pertinent comprendra immédiatement le mot anglais «AFTER» comme signifiant «suivant une succession particulière», ni «après-rasage». À cet égard, le mot anglais «BITE» n’est pas un mot anglais de base et sera, dès lors, perçu comme un mot fantaisiste sans signification par le public du territoire pertinent.
Par conséquent, les mots «AFTER» et «BITE» contenus dans les signes ne créeront pas une unité conceptuelle pour le public du territoire pertinent et, dès lors, le mot «AFTER» ne peut être considéré comme véhiculant un concept clair et direct ou une signification descriptive dans le contexte de l’une ou l’autre des marques, aucun de ces mots ne pouvant être considéré comme étant clairement plus distinctif que l’autre dans l’esprit des consommateurs pertinents. Par conséquent, tant «AFTER» que «BITE» seront considérés comme possédant un caractère distinctif normal par rapport aux produits concernés.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 50 647 Page sur 4 6
Le mot supplémentaire de la marque contestée, «Elli s», sera probablement perçu comme un prénom féminin ou comme un mot fantaisiste. Dans les deux cas, elle possède un caractère distinctif normal. L’apostrophe et la lettre «s» à la fin du mot «Elli» sont utilisées en anglais pour indiquer que quelque chose ou quelqu’un appartient à une personne, est lié à un lieu ou pour montrer la relation entre des personnes. Il s’agit d’un possessif anglais de base qui sera compris par, au moins, une partie du public pertinent. Compte tenu de sa nature d’indicateur de «l’appartenance à ou de la propriété», son poids dans la perception globale du signe est limité, étant donné qu’il sera subordonné au mot qui le précède.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les mots en commun ne seront pas nécessairement associés à une signification particulière par le public pertinent en Espagne, pour la partie du public qui percevra l’élément «Elli» comme un mot fantaisiste, aucun des signes n’a de signification. Par conséquent, pour cette partie du public, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour les consommateurs qui associeront le mot «Elli» à un prénom féminin, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les mots (et le son des mots) «AFTER BITE» et diffèrent par le mot supplémentaire (et son son) «Elli s» de la marque contestée. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la présence d’un trait d’union entre les mots «AFTER» et «BITE» dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciés en l’espèce (voir ci-après «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques et s’adressent, entre autres, au grand public, dont le niveau d’attention est plutôt élevé.

---

Décision sur la demande d’annulation no C 50 647 Page sur 5 6
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où les deux mots qui composent la marque antérieure sont reproduits dans la marque contestée en tant qu’éléments indépendants et distinctifs. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour une partie du public, tandis que pour les autres consommateurs, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de se rendre directement comparaison des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’elles en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).


Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit du grand public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no M1 248 003 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande en nullité est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage intensif et de sa renommée, comme le prétend la demanderesse. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no M1 248 003 entraîne le succès de la demande et l’annulation de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels la demande était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.

FRAIS

---

Décision sur la demande d’annulation no C 50 647 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
The Cancellation Division
Oana-Alina STURZA Ana MUÑIZ RODRIGUEZ Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.