DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 49 880 (NULLITÉ)
Tesca Group Société par actions simplifiée à associé unique, 11-13 Cours Valmy, 92977 Paris La Défense Cedex, France (demanderesse), représentée par Strato-IP, 63 boulevard de Ménilmontant, 75011 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Tisca Tischhauser AG Société de droit suisse, Sonnenbergstrasse 1, 9055 Bühler, Suisse (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Ernest Gutmann – Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, France (représentant professionnel). Le 16/05/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.

2. L’enregistrement international de la marque n° 1 409 235 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.

3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS Le 20/05/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l
´enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 409 235 (marque figurative) (l’enregistrement international), déposée le 20/03/2018 et enregistrée le 04/12/2018. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir: Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; géotextiles; textiles pour la construction; textiles pour toitures; tissus pour sous-couches de revêtements de sols; sous-couches de revêtement de sol non métalliques, en particulier en mousse, tissus non tissé et en autres matières élastiques; sols pour le sport non métalliques; textiles anti-

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érosion [matériaux de construction]; tous les produits précités non métalliques.

Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles [gréement], sacs, inclus dans cette classe; matières de rembourrage, à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses brutes; contenants en matières textiles; fibres textiles; fibres chimiques à usage textile; fibres en matières plastiques à usage textile; fibres semi-synthétiques à usage textiles; auvents et stores en matières textiles; filets en matières textiles; matières de rembourrage en matières textiles.

Classe 23: Fils à usage textile.

Classe 24: Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; tissus; tissus à usage textile; textiles imprimés; drapeaux en tissu; linge de table en matières textiles; revêtements de meubles en matières textiles; matières filtrantes [matières textiles]; non-tissés [textile]; tissus textiles en feutre et non tissés; tentures murales en matières textiles; tissus textiles, feutres, et tissus non tissés pour l’industrie du transport.

Classe 27: Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sols; papiers peints textiles et revêtements muraux en matières textiles; gazon artificiel; revêtements de sols pour les activités sportives; revêtements de sols et revêtements muraux pour l’industrie de la construction navale, de véhicules et d’avions; tapis et revêtements de sols intelligents; tapis et revêtements de sols avec des senseurs, des dispositifs de régulation, de commande, de chauffage ou d’affichage.

Classe 43: Mise en location de revêtements de sols, en particulier pour les hôtels et hôpitaux.

Classe 44: Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; services de pose de revêtements de sols, y compris de revêtements de sols pour le sport et de gazon synthétique.

La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse décrit la marque contestée comme représentant deux rectangles, de couleur noire sur fond blanc, de dimensions identiques, placés l’un au-dessus de l’autre, avec un espace les séparant distinctement. Il s’agit de formes géométriques basiques disposées sans fantaisie, de couleur noire sur fond blanc. Le signe contesté est d’une telle simplicité qu’il n’est pas susceptible de distinguer les produits et services couverts compris en classes 19, 22, 23, 24, 27, 43 et 44, allant des « matériaux de construction non métalliques » aux « services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture », en passant par les « textiles et leurs succédanés », les « tissus textiles, feutres, et tissus non tissés pour l’industrie du transport » et les « tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sols ».

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Les produits en question s’adressent donc tant au grand public qu’à un public plus spécialisé. Cependant, même pour un public spécialisé ayant un degré d’attention plus élevé que la moyenne, le signe contesté ne peut indiquer l’origine commerciale. Pour certains produits tels que les textiles, (et encore plus les textiles dans l’industrie du transport), le signe peut être perçu comme purement décoratif. Elle produit des exemples de textiles portant des rectangles ou des formes similaires. La demanderesse cite également des décisions de refus et de la jurisprudence de l’EUIPO.
La titulaire de l’enregistrement international affirme que, à titre liminaire, les marques TESCA de la demanderesse font l’objet de diverses procédures de nullité, fondées notamment sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure objet de la présente demande en nullité. D’après la titulaire, la demanderesse a déposé cette demande sans intérêt à agir et sans autre enjeu que de nuire aux intérêts de cette première et à la contraindre à investir des ressources humaines et financières. Sur le fond, la titulaire rappelle la règle de l’acceptabilité des marques figuratives et remarque que l’exception ne porte que sur les marques comportant de simples formes géométriques. Elle considère que la simplicité et la distinctivité ne sont pas des notions antagonistes. La marque contestée n’est pas uniquement constituée d’un simple rectangle mais de la combinaison de deux rectangles, placés arbitrairement l’un au-dessus de l’autre, espacés par un vide blanc représentant environ 1/7ème de chaque rectangle. Cela constituerait un arrangement créatif de formes produisant une impression globale distinctive. Elle rappelle que selon la jurisprudence, un degré minimal de caractère distinctif est suffisant et que les marques ne doivent pas avoir un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique. Elle mentionne également que le signe forme un ensemble symétrique rappelant ou évoquant la lettre « i » stylisé. La titulaire considère que le logo est utilisé lorsqu’il apparait au sein de la marque international n° 739 960 figurative
désignant plusieurs pays de l’UE. Elle considère que la demanderesse n’a pas mentionné en quoi le signe n’était pas distinctif selon elle pour des produits autres que les textiles et que les exemples cités ne font pas apparaître des marques identiques. De plus, elle mentionne que la marque contestée n’est jamais utilisée comme élément décoratif et fournit des brochures dans différents secteurs. Au contraire, elle considère qu’elle utilise le signe à titre de marque sur tous ses supports de communication.

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En soutien de ses arguments, elle dépose les annexes 1.1 à 1.9 afin d’illustrer l’utilisation effectué du logo contesté par des catalogues et autres éléments non listés. Les territoires concernés incluent la Suisse et au sein de l’UE, l’Italie en particulier (Annexe 1.6). Les catalogues ne sont généralement pas datés.
La demanderesse répond qu’aucun intérêt à agir ne doit être justifié par la demanderesse d’une action en nullité fondée sur l’article 59(1)(a) RMUE qui peut être présentée par toute personne physique ou morale ayant capacité d’ester en justice (Article 63(1)(a) du RMUE). Ceci s’explique par l’intérêt général sous- jacent à l’article 59 RMUE. Ceci d’autant plus s’agissant de marques figuratives excessivement simples dont l’appropriation exclusive par une entreprise risque de restreindre indûment le nombre de signes disponibles pour les différents opérateurs commerciaux. Elle mentionne que les cas cités par la titulaire ne sont pas comparables à la marque contestée et portent sur des signes plus complexes associant formes ou positionnements spécifiques. Elle répète des arguments précédents sur le manque de caractère distinctif et mentionne que le signe est tellement simple qu’il manque de distinctivité pour toutes les produits et services visés. Les preuves d’usage apportées par la demanderesse confirment cette impression de simplicité et de perception du signe en tant qu’élément décoratif.
La titulaire de l’enregistrement international considère que la demanderesse dans sa réponse a éludé la question du caractère dilatoire de l’action. Elle cite des marques figuratives composées de formes géométriques acceptées par l’Office afin de démontrer que le fait qu’une marque comporte des formes géométriques ne peut pas constituer un indice décisif du caractère non- distinctif de telles marques. Elle répète que la demanderesse n’a pas démontré pour quels produits et services la marque serait non distinctive. Enfin, elle considère que la marque contestée n’apparait nullement comme décorative dans les exemples qu’elle fournit.

CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés. En vertu de l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement international désignant l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.

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Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle l’Union européenne a été désignée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque de la désignation (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

REMARQUES PRELIMINAIRES
La division d’annulation endosse les observations de la demanderesse sur le prétendu manque d’intérêt à agir dans la mesure où l’article Article 63(1)(a) du RMUE mentionne que toute personne physique ou morale ayant capacité d’ester en justice peut présenter une action en nullité fondée sur les motifs absolus (Article 59 RMUE).

La prétendue motivation de nuire de la demanderesse n’est pas non plus un argument pertinent dans le cadre d’une action en nullité fondée sur l’Article 59 (1)(a) RMUE bien qu’elle puisse être pertinente si elle est prouvée dans le cadre de l’Article 59 (1)(b) RMUE. Cet argument de la demanderesse est également rejeté.

CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b) RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Les produits et services couverts par la marque contestée en classes 19, 22, 23, 24, 27, 43 et 44 vont des « matériaux de construction non métalliques » aux « services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture », en passant par les «

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textiles et leurs succédanés », les « tissus textiles, feutres, et tissus non tissés pour l’industrie du transport » et les « tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sols ». Ils visent le public général ainsi qu’un public professionnel ayant un niveau d’attention plus élevé que la moyenne.
La marque contestée ne comporte pas d’élément verbaux. Le public concerné est donc tout le public de l’Union européenne. La titulaire n’a pas invoqué le caractère distinctif acquis par l’usage.

La marque contestée peut-être décrite comme comportant deux rectangles étroits, de couleur noire sur fond blanc, de dimensions identiques, placés l’un au- dessus de l’autre, avec un petit espace les séparant. Contrairement à ce qui est soutenu par la titulaire, ces rectangles ne sont pas perçus comme une lettre « i » très stylisée dans la mesure précisément où les deux rectangles de la marque sont de dimension égale alors que pour y voir la lettre 'i’ le point devrait être de dimension inférieure. La titulaire illustre cette position par l’usage de la marque
contestée représentant la lettre « i » dans la marque figurative . Il est vrai que la marque contestée peut être perçue comme comportant en deuxième position une lettre « i » très stylisée mais seulement parce que cet élément est utilisé dans un mot et qu’il est précédé et suivi de consonnes dans ce cas. La division d’annulation considère que lorsque perçue de manière isolée comme dans la marque contestée, elle ne sera pas perçue comme une lettre 'i’ par une partie significative du public. Or, le signe doit être apprécié tel qu’enregistré, à savoir comme comportant deux rectangles tel que décrit ci- dessus.

La titulaire considère également que la combinaison de deux rectangles est suffisante pour lui conférer le caractère distinctif minimum requis. La division d’annulation considère le contraire. Tel que bien démontré par la demanderesse, rien dans la marque contestée ne permet de lui conférer un caractère distinctif si minime soit-il. Elle ne comporte pas de couleurs et comporte une forme géométrique rectangulaire répétée ce qui lui donne un aspect peu singulier (à l’instar d’une ligne interrompue ou de pointillés). C’est cet aspect non-distinctif qui fait qu’elle ne peut pas être perçue comme susceptible d’indiquer l’origine des produits et services visés.

Bien que la titulaire ne revendique pas le caractère distinctif acquis par l’usage, elle a déposé des catalogues et d’autres éléments afin de démontrer que la marque contestée peut fonctionner comme indicateur d’origine (utilisée parfois en blanc sur fond plus foncé).
Toutefois, comme argumenté par la demanderesse, les formes sont si simples qu’il n’est pas possible d’y voir une marque intrinsèquement distinctive. Cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas fonctionner comme indicateur d’origine si les consommateurs sont éduqués à la percevoir comme tel via par exemple la publicité et un usage intensif. En d’autres termes, un rejet sur le fondement de l’article 7(1)(b) RMUE ne signifie pas que la marque n’est pas susceptible

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d’acquérir un caractère distinctif via l’usage qui en est fait. Encore faut-il l’invoquer et le prouver.
La division d’annulation toutefois ne considère pas pertinent l’argument de la demanderesse selon lequel la marque contestée pourrait être perçue comme l’ornementation de produits textiles par exemple. En fait, la marque est tellement simple qu’elle n’en est pas décorative. Elle ne représente que deux éléments identiques placés l’un au-dessus de l’autre en couleur noire sur fond blanc. Sur les textiles produits comme exemples, les lignes sont répétées « à l’infini » (pour citer la demanderesse), ce qui n’est pas le cas dans la marque contestée.

Quant à l’étendue du refus, la demanderesse considère que la marque est si simple qu’elle ne peut être distinctive pour aucun produit et service et en tout cas pas pour ceux qui sont couverts. La division d’annulation considère que la demanderesse a bien mentionné les différents domaines concernés par les produits et services de la marque contestée (en classes 19, 22, 23, 24, 27, 43 et 44 allant des «matériaux de construction non métalliques» aux «services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture», en passant par les «textiles et leurs succédanés», les «tissus textiles, feutres, et tissus non tissés pour l’industrie du transport» et les «tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de sols»). Elle a également mentionné que la marque contestée ne pourrait servir d’indicateur d’origine pour aucun d’entre eux dans la mesure où elle est intrinsèquement non-distinctive.

Il est rappelé qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, un rectangle, un pentagone conventionnel ou une ligne verticale interrompue comme dans le cas présent, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508,
§ 20; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 72 et 74, et 12/09/2007, T- 304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22).

En conclusion, la marque contestée est refusée comme étant non-distinctive pour tous les produits et services couverts.

FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.

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La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.