DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 206 006
Unidad Editorial Informacion Deportiva, S.L.U., Avda. San Luis, 25-27, 28033 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Marcaembal – Comércio e Indústria, Unipessoal, Lda., Rua Dos Cruzeiros, N° 78, 4410-082 Vila Nova de Gaia, Portugal (demanderesse), représentée par Abel Dário Pinto de Oliveira, Rua Nossa Senhora de Fátima, N° 419 – 3°.frente, 4050-428 Porto, Portugal (mandataire professionnel). Le 15/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 206 006 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 901 916 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 03/11/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 901 916 « MARCALABEL » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 257 451, « MARCA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement antérieur de marque de l’Union européenne n° 257 451. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires ou non à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque a une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une

---

Décision sur opposition n° B 3 206 006 Page 2 sur 15
marque nationale antérieure, la marque a une renommée dans l’État membre concerné et l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMC sont applicables uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque du déposant de l’opposition doit avoir une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur prétend implicitement avoir un juste motif d’utiliser la marque contestée. L’allégation du demandeur ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 60). Par conséquent, la division d’opposition ne traitera cette question, si cela s’avère encore nécessaire, qu’à la fin de la décision.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/07/2023. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque avait déjà une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMC que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que par conséquent la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir

---

Décision sur l’opposition n° B 3 206 006 Page 3 sur 15
Classe 16 : Publications imprimées, à l’exclusion des publications imprimées de nature religieuse et/ou des œuvres d’assistance humanitaire.

L’opposition vise les produits suivants :

Classe 7 : Machines à imprimer pour l’industrie ; machines à imprimer pour l’impression sur étiquettes ; étiqueteuses [machines].

Classe 16 : Étiquettes en papier ou en carton ; rubans encreurs ; articles de bureau, à savoir : rubans pour imprimantes d’étiquettes portables ; rubans encreurs ; papier ; imprimés ; imprimés ; nécessaires d’impression portables [articles de bureau].

Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

L’opposant a produit des preuves à l’appui de sa demande. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer ces données. Les preuves consistent, entre autres, en les documents suivants :

Document 1 : Décisions antérieures de l’EUIPO, datées du 29/08/2014 et du 25/03/2013, en espagnol, concernant les marques verbales antérieures « MARCA » pour lesquelles la renommée a été revendiquée en classe 16, avec l’extrait ci-dessous traduit par l’opposant :

(…) le degré de renommée de la marque antérieure de l’opposant est si élevé que le public intéressé par les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée est susceptible de nécessairement relier les marques en conflit entre elles. Par conséquent, les consommateurs sont susceptibles de relier la marque demandée à l’opposant jouissant d’une renommée pour les produits et services entre lesquels il existe un lien et, considérant qu’ils ont une origine commerciale commune, de parasiter la renommée de la marque antérieure.

Document 2 : Décisions antérieures de l’Office espagnol des brevets et des marques, datées du 18/05/2017, 26/11/2018, 05/08/2019, 30/10/2019, 24/09/2021 et 31/05/2022, en espagnol, traduites en anglais, indiquant, entre autres, ce qui suit :

La renommée de la famille de marques opposantes « Marca » dans le secteur de l’édition (journaux) est considérée comme établie ;

(…) les marques opposantes n° 114 609 et n° 2 585 973 « MARCA », marques verbales, classes 16 et 45, présente également une similitude verbale car elle incorpore l’intégralité de la marque opposante « MARCA » et qu’elle couvre les mêmes services en classe 45, leur coexistence sur le marché pourrait générer un risque d’association avec la famille de marques opposantes et pourrait également impliquer un

---

Décision sur opposition n° B 3 206 006 Page 4 sur 15
avantage indu ou un préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de ces signes antérieurs, articles 6.1.b) et 8 de la loi sur les marques.

En ce qui concerne la renommée des marques opposantes, celle-ci a été établie. Des preuves produites, il peut être conclu que les marques opposantes, pour les produits de la classe 16 et les services de la classe 41, sont connues d’une partie significative du public pertinent. Les preuves comprennent : la publication et la diffusion du journal Marca, la première station de radio espagnole dédiée au sport « Radio Marca », l’apparition sur internet sous la forme de marca.com, leader des ventes, le journal sportif le plus lu en Espagne selon les données EGM.
Document 4 : Arrêt n° 1923/2008 du 28 novembre 2008 du Tribunal supérieur de justice de Madrid (Chambre du contentieux administratif, 4e section), décrit par l’opposant comme refusant la marque « MARCA Y GANA » pour cause d’incompatibilité avec le signe distinctif « MARCA ». La traduction ci-dessous a été fournie :

(…) la similitude phonétique est évidente, car la marque demandée incorpore, comme premier et deuxième mots, des mots identiques à ceux qui composent les marques opposantes. Mais ce qui est fondamental est le fait qu’elles couvrent des services identiques, de sorte que l’existence d’un risque réel de confusion sur le marché doit certainement être évaluée.

À cela doit s’ajouter le caractère notoire de l’une des marques opposantes « MARCA », dûment prouvé par la documentation soumise, ce qui conduit à une évaluation accrue du risque de confusion sur le marché.

Document 5 : Déclaration du directeur de la marque MARCA, publiée sur le site internet www.unidadeditorial.es, date de copyright du site internet 2019, en espagnol, avec l’extrait ci-dessous traduit en anglais :

MARCA est le journal sportif de référence en Espagne, leader des ventes et le plus lu dans notre pays, selon les données EGM. Né en 1938, le journal a écrit l’histoire du sport espagnol et mondial depuis ses débuts et son caractère national le définit comme le journal de tous les fans. MARCA est également considéré comme le journal sportif le plus complet et ouvert à tous les sports.

Le document fournit le graphique suivant :

---

Décision sur l’opposition n° B 3 206 006 Page 5 sur 15
Document 6: Article de Unidad Editorial Informacion Deportiva S.L,U., date de copyright: décembre 2018, en espagnol, décrit par l’opposant comme présentant les détails de l’événement célébrant le 80e anniversaire de MARCA. Selon l’opposant, l’article montre, entre autres, les activités promotionnelles des marques antérieures, avec un investissement considérable réalisé en publicité, comme les affiches sur le Théâtre Royal de Madrid. En outre, selon l’opposant, l’événement était si populaire que le Roi et la Reine d’Espagne y ont assisté.

L’extrait ci-dessous a été traduit:

Avoir un langage commun aide beaucoup à comprendre ou à faire face. Lorsque le langage commun est celui du sport et qu’il est parlé par des athlètes, le choix est toujours le premier, se comprendre et profiter. Pour le 80e anniversaire de MARCA, beaucoup de ceux qui, jour après jour, sont apparus devant nos pages pour réclamer une place sont venus en tant qu’invités. Nous avons vu des corps plus connus en survêtements et T-shirts qu’en tenue de soirée, et des pieds plus habitués aux bottes, bottes modernes ou pantoufles à semelles fines ou épaisses qu’aux talons et aux élégantes chaussures marocaines, à bouts et semelles fines, glissantes.

La marque 'MARCA’ est présentée comme suit:

Document 7: Exemple de première page du magazine 'MARCA', daté du 10/09/2019, en espagnol, avec la marque présentée comme suit:

---

Décision sur opposition nº B 3 206 006 Page 6 sur 15
Documents 8-9: Factures émises par Logintegral 2000 S.A.U entre le 31/01/2018 et le 31/10/2019 à différentes entités ayant des adresses en Espagne, pour, entre autres, un nombre non négligeable de produits décrits comme « Marca Nacional ».

Document 10: Captures d’écran du profil Facebook de « MARCA » datées entre 2019 et 2022. Le compte est tenu en espagnol et dans la section « À propos », il indique Madrid comme lieu. Il compte plus de 530 mille avis et plus de 5 millions d’abonnés. Il affiche le signe « MARCA » en tant que marque verbale dans le texte
description ou comme suit : , . Certaines des publications comptent plus de 900 commentaires, 670 partages et/ou 6 mille réactions.

Document 11: Captures d’écran de la chaîne YouTube de MARCA, non datées, affichant la marque antérieure comme suit et comptant plus de 841 mille abonnés.

Document 12: Captures d’écran de la page Instagram de MARCA fournissant les informations suivantes :

---

Décision sur opposition n° B 3 206 006 Page 7 sur 15
.

Document 13 : Captures d’écran de la page Twitter de MARCA fournissant les informations
suivantes :

. La portée de certaines publications est indiquée comme étant de 14,6 ou 16,3 mille.

Document 14 : Document décrit par l’opposant comme le « media book » de MARCA, en espagnol, partiellement traduit en anglais.

Il fournit les informations ci-dessous :

81 ans à offrir de l’information, présent dans les moments historiques, racontant les meilleures anecdotes et exploits de nos sportifs et sportives. Aujourd’hui, MARCA est devenu le leader incontesté de la presse quotidienne et une référence sportive. Le soutien de millions de lecteurs et d’utilisateurs confirme la capacité de MARCA à informer et à divertir toutes sortes de publics. En outre, nos abonnés placent MARCA en tête des médias sportifs les plus participatifs sur les réseaux sociaux.

Avec une audience de millions, MARCA devance tous les autres quotidiens sportifs de ce pays, avec un volume d’abonnés exclusifs dans chaque province, démontrant sa force et sa couverture nationale.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 206 006 Page 8 sur 15
Le document fournit également un ensemble de graphiques présentant l’audience du journal «MARCA» dans différentes régions et/ou villes d’Espagne, montrant un nombre significatif de lecteurs, ainsi qu’un classement des journaux dans certaines régions d’Espagne. Dans plusieurs classements, «MARCA» occupe l’une des trois premières positions. Le document indique comme source des informations fournies dans les graphiques «EGM 2ND ACU 2019», c’est-à-dire l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue en 2019.

Les preuves susmentionnées indiquent que la marque antérieure a été utilisée pendant une période substantielle, soit plus de 80 ans, et qu’elle occupe une position consolidée sur le marché espagnol. Cela peut être déduit notamment de l’article de presse joint (Document 6) et du dossier de presse de l’opposant (Document 14) qui fournissent des informations sur le 80e anniversaire de la marque, ainsi que sur le nombre significatif de lecteurs dans chaque région espagnole. Le document 14 fournit également un classement des journaux dans certaines villes/régions espagnoles, telles que Madrid, l’Andalousie, la Galice, la Biscaye, Valence, où le journal «Marca» a été classé en première, deuxième ou troisième position, en ce qui concerne le nombre de lecteurs. Bien que les données ci-dessus fassent partie du dossier de presse de la société préparé en interne, il indique bien comme source des données la réunion des parties prenantes de la société tenue en 2019. Par conséquent, compte tenu de la responsabilité qu’incombe au conseil d’administration de la société en ce qui concerne la fourniture aux parties prenantes de données précises sur les performances de la société, ainsi que des conséquences juridiques d’un manquement à cette obligation, il est considéré qu’une certaine crédibilité peut être accordée à ces données. En outre, le reste des preuves fournies, telles que les factures (Documents 8-9), des captures d’écran de profils de médias sociaux montrant un nombre élevé d’abonnés et d’interactions de la marque (Documents 10-13), ainsi que des décisions antérieures de l’EUIPO (Document 1) et de l’Office espagnol des brevets et des marques (Document 2), bien que non directement contraignantes pour la division d’opposition dans le cas présent, confirme en outre la constatation de l’usage intensif et de la reconnaissance de la marque antérieure auprès du public espagnol.

Dans ces circonstances, la division d’opposition constate que, prises dans leur ensemble, les preuves indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent (en particulier espagnol), ce qui conduit à la conclusion que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en relation avec les publications imprimées, à l’exclusion des publications imprimées de nature religieuse et/ou des ouvrages d’aide humanitaire de la classe 16.

La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.

b) Les signes
MARCA MARCALABEL
Marque antérieure Signe contesté

---

Décision sur l’opposition n° B 3 206 006 Page 9 sur 15
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la réputation ayant été démontrée en Espagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public espagnol.

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Dans les cas où un signe est composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, point 72 et la jurisprudence citée).

Le mot « MARCA » a une signification claire et immédiatement perceptible en espagnol. Il sera perçu comme faisant référence à « un signe qui est fait ou placé sur quelqu’un ou quelque chose, pour les distinguer, ou pour indiquer la qualité ou l’appartenance » (informations extraites du dictionnaire de la RAE le 09/07/2025, disponibles à l’adresse https://dle.rae.es/marca). Ce mot sera perçu comme tel dans la marque antérieure et sera disséqué dans le signe contesté. Considérant qu’il peut être considéré comme faisant référence à un signe qui désigne une marque, le caractère distinctif intrinsèque de cet élément est faible. Toutefois, comme il ressort de la section a) ci-dessus, la marque antérieure composée uniquement de cet élément jouit d’une réputation.

L’élément verbal « LABEL » dans le signe contesté sera perçu comme dépourvu de sens et distinctif par une partie du public. Une partie du public qui reconnaîtra sa signification anglaise le comprendra comme « un morceau de papier ou de plastique attaché à un objet afin de donner des informations à son sujet » (informations extraites du dictionnaire Collins le 09/07/2025, disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/label). Pour cette partie du public, cet élément est au plus faible, car il ne fournit aucune information sur l’origine commerciale, mais qualifie plutôt le mot « MARCA ».

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.

---

Décision sur opposition n° B 3 206 006 Page 10 sur 15
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure au moins moyenne, dans la mesure où la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté où elle sera perçue de manière indépendante. Les signes ne diffèrent que par la composante verbale 'LABEL’ du signe contesté, qui est placée vers la fin du signe contesté où le public prête moins attention et qui est tout au plus faible pour une partie du public. Conceptuellement, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident dans le concept de 'MARCA'. Pour une partie du public, ils diffèrent en outre par le concept de 'LABEL'. Toutefois, les concepts coïncidents et divergents n’ont qu’un impact limité sur le public, car ils sont (tout au plus) faibles. Par conséquent, les signes sont globalement conceptuellement similaires dans une mesure tout au plus faible. Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le 'lien’ entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel 'lien’ entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un 'lien’ comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un 'lien’ peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure au moins moyenne et conceptuellement similaires dans une mesure tout au plus faible.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 206 006 Page 11 sur 15
Il a été prouvé que la marque antérieure jouit d’une renommée, au moins en Espagne, pour les publications imprimées, à l’exclusion des publications imprimées de nature religieuse et/ou des ouvrages sur l’aide humanitaire, relevant de la classe 16.

Les produits et services contestés, répétés ici pour faciliter la référence, sont les suivants :

Classe 7 : Machines à imprimer à usage industriel ; machines à imprimer pour l’impression sur étiquettes ; étiqueteuses [machines].

Classe 16 : Étiquettes en papier ou en carton ; rubans encreurs ; articles de bureau, à savoir : rubans pour imprimantes d’étiquettes portables ; rubans encreurs ; papier en feuilles ; imprimés ; imprimés ; jeux d’impression portables [articles de bureau].

Les imprimés contestés (listés deux fois) de la classe 16 couvrent, en tant que catégorie générale, les publications imprimées de l’opposant. En tant que tels, ils sont identiques.

Les machines à imprimer à usage industriel contestées de la classe 7 sont liées aux publications imprimées de l’opposant. En effet, les machines à imprimer sont la technologie de base qui permet la production de masse et la distribution des journaux. Elles ne sont pas seulement des outils pour les journaux, mais elles sont les moteurs mêmes qui animent l’industrie, car sans l’innovation continue dans la technologie d’impression, les journaux tels que nous les connaissons aujourd’hui — produits en masse, opportuns et largement distribués — n’existeraient pas. Les rubans encreurs contestés ; les articles de bureau, à savoir : rubans pour imprimantes d’étiquettes portables ; rubans encreurs ; papier en feuilles ; jeux d’impression portables [articles de bureau] de la classe 16 font tous partie des machines à imprimer ou des accessoires d’impression.

Quant aux machines à imprimer pour l’impression sur étiquettes contestées ; aux étiqueteuses [machines] de la classe 7 et aux étiquettes en papier ou en carton de la classe 16, il est tenu compte du fait qu’il existe une relation significative entre les machines d’étiquetage et les journaux, en particulier dans le contexte de leur distribution et de leur logistique. En effet, les journaux ont souvent besoin d’étiquettes pour les abonnements individuels ou les livraisons en vrac à des points de distribution spécifiques. Les machines d’étiquetage sont utilisées pour appliquer efficacement des adresses, des codes-barres ou d’autres informations d’identification sur les journaux ou les paquets de journaux. Ceci est crucial pour les lignes de production à grande vitesse et à grand volume courantes dans l’industrie de la presse. Les machines d’étiquetage spécialisées, souvent appelées « étiqueteuses de publications », sont conçues pour répondre aux exigences de haute vitesse de la production de journaux et de magazines. Les étiquettes avec codes-barres ou autres informations codées, appliquées par des machines d’étiquetage, permettent de suivre les journaux tout au long du processus de distribution. Cela aide à gérer les stocks, à optimiser les itinéraires de livraison et à garantir que les journaux atteignent leurs destinations prévues. En automatisant le processus d’étiquetage, les machines d’étiquetage améliorent considérablement l’efficacité et la productivité des opérations de presse. En substance, bien que le cœur d’un journal soit son contenu imprimé, les machines d’étiquetage jouent un rôle vital dans le processus post-impression, garantissant que les journaux sont correctement identifiés, triés et distribués aux lecteurs et aux détaillants.

Par conséquent, compte tenu de la similarité supérieure à la moyenne des signes, il est hautement improbable que le consommateur reconnaisse que les deux entités, partageant le même élément verbal (et dans le cas de la marque antérieure – unique et renommée), ne sont en aucune façon liées financièrement ou commercialement.

---

Décision sur opposition n° B 3 206 006 Page 12 sur 15
À la lumière des considérations qui précèdent, et en tenant compte et en appréciant tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier la renommée de la marque antérieure, les similitudes entre les signes et le lien entre les produits et services en cause, il convient de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, si l’existence d’un « lien » entre les signes est une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses. L’opposant affirme qu’il opère sur un marché très concurrentiel et qu’il a obtenu son succès grâce à des efforts incessants déployés dans les domaines de la publicité et du développement de son expertise et de son savoir-faire. Il affirme en outre que les services antérieurs et contestés seraient offerts sur les mêmes marchés ou sur des marchés voisins où une « extension de marque » pourrait sembler naturelle. Par conséquent, la qualité et les attributs de la marque antérieure seraient indûment attribués au signe contesté, ce qui entraînerait un profit manifeste de la clientèle et de l’investissement accumulés par la marque antérieure. Les avantages dont bénéficierait le demandeur ne seraient donc pas fondés sur ses propres mérites, mais sur la renommée consolidée de la marque antérieure sur le territoire espagnol. En d’autres termes, l’opposant affirme que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.

---

Décision sur opposition n° B 3 206 006 Page 13 sur 15
Bénéfice indu (parasitisme)
Le bénéfice indu, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, vise les cas où il y a une exploitation manifeste et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Pour déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il y a lieu de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53 ; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146 ; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57- 58, 66 ; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

L’intention du demandeur n’est pas un facteur déterminant. Le fait de tirer un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple, lorsqu’il y a une exploitation manifeste et un parasitisme de la renommée d’une marque célèbre, ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Cependant, le fait de tirer un avantage indu n’exige pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la clientèle attachée à la marque d’un tiers. La notion de bénéfice indu « vise le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée » (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40 ; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40 ; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

La justification de la protection étendue prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE réside dans la considération que la fonction et la valeur d’une marque ne se limitent pas à son rôle d’indicateur d’origine. Une marque peut également véhiculer des messages autres qu’une indication de l’origine des produits et services, tels qu’une promesse ou une garantie de qualité ou une certaine image, par exemple, de luxe, de style de vie ou d’exclusivité. (« fonction publicitaire ») (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378). Les titulaires de marques investissent fréquemment des sommes importantes et déploient des efforts considérables pour créer une certaine image de marque associée à leurs

---

Décision sur l’opposition n° B 3 206 006 Page 14 sur 15
marque. Cette image associée à une marque lui confère une valeur économique — souvent significative — qui est indépendante de celle des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

En l’espèce, la marque antérieure jouit d’une renommée auprès du public espagnol pour les publications imprimées, à l’exclusion des publications imprimées de nature religieuse et/ou des ouvrages sur l’aide humanitaire de la classe 16. Ainsi qu’il ressort des preuves fournies par l’opposant, et également allégué par l’opposant dans ses observations, «MARCA» est devenue une marque attrayante et puissante en Espagne, étant associée à une image de services de haute qualité dans le domaine de l’édition, grâce également aux investissements réalisés par l’opposant dans la promotion et la publicité de ses services. Compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similitude étroite entre les marques et du lien entre les produits en conflit, le public pertinent établira un lien entre les marques: une association qui produira un avantage commercial pour le demandeur. Il existe une forte probabilité que l’usage de la marque contestée conduise à du «parasitisme», c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. La commercialisation des produits contestés pourrait être facilitée par l’association avec la marque antérieure renommée et pourrait bénéficier d’un «coup de pouce» indu résultant des investissements de l’opposant.

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Espagne. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

e) Juste motif
Le demandeur ne prétend pas explicitement avoir de juste motif pour utiliser la marque contestée. Toutefois, il déclare dans ses observations qu’il est titulaire de la marque nationale portugaise «MARCALABEL» depuis le 30/05/2003, qu’il n’y a pas eu de confusion entre les marques de l’opposant et du demandeur jusqu’à présent, et qu’il dépose la demande de bonne foi.

Même si les circonstances susmentionnées étaient considérées comme une allégation implicite d’un juste motif, la condition du juste motif n’est pas remplie du seul fait que le demandeur a déjà utilisé le signe à l’intérieur et/ou à l’extérieur du territoire pertinent de l’Union européenne. Le demandeur n’a pas non plus fourni de preuves concernant la coexistence des marques sur le marché espagnol pertinent. Enfin, comme déjà expliqué en détail à la section d) ci-dessus, les intentions du demandeur ne sont pas un facteur pertinent dans la présente évaluation fondée sur la comparaison objective des signes et d’autres circonstances énumérées ci-dessus.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère que le demandeur n’a pas de juste motif pour utiliser la marque contestée.

f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

---

Décision sur opposition n° B 3 206 006 Page 15 sur 15
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Katarzyna ZYGMUNT Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.