DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 14 993 (INVALIDITY)
Pivo Invest BG AD, 105-107 General Gurko Str., 5000 Veliko Turnovo, Bulgarie (demanderesse), représentée par Ivanka Pakidanska, 6 Trapezitsa Street, fl. 1, Office 4, 1000 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Durèglement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1, ci-après le «REMC»). 132 uniques 14, ет. 1, аvoici. 3, 1113 Sofia (Bulgarie), représentée par Ralitsa Venelinova Dimova, J. K. Mladost 2, bl. 218, entr.1, pages 12, 1799 Sofia, Bulgarie (mandataire agréé).
Le 07/09/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité à l’encontre des produits restants, à savoir présure et lactosérum compris dans la classe 29, est rejetée.
2. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour la présure et le petit-lait compris dans la classe 29.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/05/2017, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre tous les
produits et services de la marque de l’Union européenne no 14 575 864. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque bulgare no 86 519 «comparution ОЛhorizon РКABE» (ci-après la «marque demandée»). La demanderesse a invoqué l’article 53, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LES CHAMBRES DE RECOURS
Demande en nullité
La demande en nullité était dirigée contre tous les produits et services de la marque de l’Union européenne no 14 575 864, à savoir:

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Classe 29: Lait et produits laitiers; yaourt; yaourts contenant des fruits; fromages; fromage à pâte dure; fromage à tartiner; curd; margarine; huiles et graisses comestibles; crème [produits laitiers]; présure; petit-lait; viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; confitures; fruits cuits à l’étuvée; gelées; œufs.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 43: Restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; cafétérias; cafétérias; snack-bars; restauration [repas]; services de motels; hôtels; services de maisons de vacances.

Décisions d’annulation

Le 21/03/2019, la division d’annulation a rendu la décision suivante:
(1.) La demande en nullité est partiellement accueillie. (2.) La marque de l’Union européenne no 14 575 864 est déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 29: Lait et produits laitiers; yaourt; yaourts contenant des fruits; fromages; fromage à pâte dure; fromage à tartiner; curd; margarine; huiles et graisses comestibles; crème [produits laitiers]; viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; confitures; fruits cuits à l’étuvée; gelées; œufs.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 43: Restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; cafétérias; cafétérias; snack-bars; restauration [repas]; services de motels; hôtels; services de maisons de vacances. (3.) La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 29: Présure; petit-lait. (4.) Chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’annulation a confirmé la déclaration de nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services de la marque de l’Union européenne, à l’ exception des produits «présure et petit-lait» différents compris dans la classe 29. La division d’annulation a rejeté la demande en nullité fondée sur l’article 53, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Elle a suivi, en substance, le raisonnement selon lequel la demanderesse en nullité avait explicitement indiqué les produits et services sur lesquels la demande en nullité au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE était fondée, à savoir certains produits et services compris dans les classes 29, 35 et 43, tandis que la renommée était revendiquée pour d’autres produits et services, à savoir les bières et le brassage compris dans les classes 32 et 40. Par conséquent, la revendication au titre de l’article 53, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, était fondée sur des produits et services sur lesquels la demande en nullité n’était pas fondée.
Décision de la chambre de recours

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Le 02/11/2022, la deuxième chambre de recours a rendu une décision sur le recours et le recours incident contre la décision d’annulation 02/11/2022, R 1099/2019 --2, limitative ОЛmesurés Рdecies (marque fig.)/prescrire олvaloriser рка). La décision d’annulation avait fait l’objet d’un recours de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la mesure où elle a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne (§ 25). La demanderesse en nullité a formé un recours incident contre la décision en ce qui concerne les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne demeurait enregistrée, à savoir la présure et le petit-lait compris dans la classe 29, sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (paragraphes 26 et 27). La chambre de recours a conclu que la décision de la division d’annulation était définitive en ce qui concerne l’appréciation de la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la présure et le petit-lait compris dans la classe 29 (paragraphe 28).
Ence qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation dans la mesure où cette dernière a conclu à l’existence d’un risque de confusion [02/11/2022,-R 1099/2019-2, limitative ОЛguerre Рdecies (fig.)/récapitоréclamée réclamée рка, § 96]. La décision de la division d’annulation a été confirmée dans cette mesure et le recours a été rejeté [02/11/2022, R 1099/2019-2, limitative ОЛAEE Рèvent collectifs (fig.)/récapitоsouhaitée рка, § 97].
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours a considéré qu’il aurait dû être clair, pour la division d’annulation, que l’annulation était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne les bières comprises dans la classe 32 et la brasserie comprise dans la-classe 40 [02/11/2022, R 1099/2019, débutant ОЛmesurés recouru re] (fig.)/récapitоpromotionnels рка, § 105]. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à la division d’annulation afin qu’elle réévalue le bien-fondé de la demande en nullité sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’ordonnance de la décision se lit comme suit:
La chambre…
(1.) Rejette le recours; (2.) Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR; (3.) Fait droit au recours incident; (4.) Annule la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité pour les produits et services suivants: Classe 32 – Bières; Classe 40 – Brasserie; 5) renvoie l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner.

Portée du renvoi
La chambre de recours a annulé «la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les produits et services suivants: Classe 32 – Bières; Classe 40 – Brasserie». Toutefois, la demande en nullité n’a jamais été rejetée pour les bières et le brassage et la marque de l’Union européenne contestée n’a jamais été enregistrée pour ces produits et services. Ce sont les produits et services de la marque antérieure

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Décision sur la demande d’annulation no C 14 993 Page sur 4 8
que la demanderesse en nullité invoque au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Sur la base du contexte et du raisonnement clair de la décision [02/11/2022, R 1099/2019-2, déroОЛenceinte Рèvent collectifs collectifs (fig.)/récapitоréunissent tel. рка, § 26, 27, 105], il y a lieu de conclure que la chambre de recours a effectivement annulé la décision d’annulation dans la mesure où la demande en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été rejetée pour la présure et le lactosérum compris dans la classe 29 et, dans cette mesure, a renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES DANS LE CADRE DU RENVOI
La demanderesse en nullité fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les bières comprises dans la classe 32 et le brassage compris dans la classe 40 et que l’usage de la marque de l’Union européenne contestée tirerait indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure et leur porterait préjudice. Les bières de la marque antérieure et les produits contestés s’adressent tous deux au grand public et sont proposés dans les mêmes lieux. En outre, les bières et certains des produits compris dans la classe 29 sont complémentaires, puisqu’ils sont généralement consommés ensemble. En raison du degré élevé de similitude entre les signes, du lien entre les produits et services et de la renommée de la marque antérieure, il existe un lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque antérieure et la marque de l’Union européenne contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste la renommée revendiquée de la marque antérieure et rejette les arguments de la demanderesse selon lesquels l’usage de la marque de l’Union européenne tirerait indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure et leur porterait préjudice.
Dans le cadre de la procédure de recours, la demanderesse en nullité renvoie à ses observations et arguments précédents concernant la renommée et l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Dans sa réponse à ces observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne se contente d’insister sur le fait que c’est à bon droit que la division d’annulation a décidé que l’allégation de la demanderesse en nullité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’était pas fondée étant donné que la demande en nullité n’était pas fondée sur la bière et le brassage de la marque antérieure pour lesquels une renommée était revendiquée.

Renommée — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demanderesse a invoqué l’enregistrement de la marque bulgare antérieure no 86 519 «renversement ОЛintérimaires РК/CE» et fait valoir que la marque jouit d’ une renommée en Bulgarie pour des bières comprises dans la classe 32 et pour le brassage compris dans la classe 40.
La décision du recours du 02/11/2022 rejetant le recours contre la décision de confirmer partiellement la déclaration de nullité contre la marque de l’Union européenne contestée est définitive, de sorte que la marque de l’Union européenne ne reste enregistrée que pour la présure et le petit-lait compris dans la classe 29.

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Les arguments de la demanderesse en nullité dans le cadre du renvoi concernent la liste originale des produits compris dans la classe 29 de la marque de l’Union européenne sans aborder spécifiquement la présure et le petit-lait.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’une marque nationale contestée.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
(a) Les signes doivent être identiques ou similaires;
(b) La marque antérieure doit jouir d’une renommée. La renommée doit être antérieure au dépôt de la marque contestée et doit toujours exister au moment du dépôt de la demande en nullité; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;
(c) Empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du-RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
Les éléments de preuve suggèrent que la marque antérieure jouit d’une renommée pour les bières comprises dans la classe 32 et le brassage compris dans la classe 40 en Bulgarie, comme l’affirme la demanderesse en nullité. Toutefois, même si la renommée est acceptée, la revendication au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne peut prospérer que s’il est probable que le public pertinent établira un lien ou une association entre les signes.
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère

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distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
La division d’annulation et la chambre de recours ont déjà procédé à la comparaison de la marque de l’Union européenne et de la marque de l’Union européenne sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 154, p. 1, ci-après le «RMUE»). Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La chambre de recours a coïncidé avec la division d’annulation en ce que les signes étaient similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique. La chambre de recours a considéré que les signes présentaient un degré élevé de similitude conceptuelle, tandis que la division d’annulation les avait jugés similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
L’établissement d’un lien, s’il est déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] Que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
En l’espèce, les produits contestés sont des produits présure et lactosérum compris dans la classe 29. La présure est un ensemble complexe d’enzymes produites dans les stomachs de mammifères ruminants. Il est utilisé dans la production de fromage. Le lactosérum est le liquide restant après sécher et éclater le lait. Il s’agit de l’ingrédient

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principal de la plupart des poudres protéiques. La renommée de la marque antérieure a été revendiquée pour des bières et des brasseries. La bière est la boisson alcoolisée la plus consommés au monde, elle est faite de céréales et d’amidon. Le brassage est la production de bière.
La demanderesse en nullité n’explique pas pourquoi le public pertinent associerait la présure et le petit-lait aux bières et au brassage. La présure et le petit-lait contestés sont des ingrédients bruts pour aliments ou compléments alimentaires. Ils s’adressent notamment aux producteurs de pâte et de protéines de poudre. Les bières sont des produits finis et s’adressent au grand public. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, la présure et le petit-lait ne partagent pas les mêmes cercles de clients ni les mêmes canaux de distribution avec les bières. Rien n’indique non plus qu’ils sont complémentaires. Il n’est pas évident que le public associerait la présure et le petit-lait aux bières ou au brassage pour toute autre raison. En particulier, rien ne permet de conclure que la présure et le petit-lait pourraient être utilisés pour brasser dans la production de bières. Il n'y a aucune raison de conclure que les publics pertinents se chevauchent (à savoir le grand public, les entreprises de bière et, en particulier, les producteurs de fromage et de protéines en poudre).

Compte tenu de ce qui précède, lorsque les consommateurs pertinents de présure et de lactosérumvoient la marque de l’Union européenne, il est difficile de comprendre qu’elle évoquera la marque antérieure de la demanderesse en nullité, prétendument renommée pour la bière et le brassage. Il n’a pas été établi qu’il existe un chevauchement entre les publics pertinents pour les marques en conflit. Chaque marque s’adresse à un public différent. Il s’ensuit que la demande en nullité doit également être rejetée au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que le public de la marque contestée est totalement distinct de la partie pertinente du public auprès duquel la marque antérieure est revendiquée comme jouissant d’une renommée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, à savoir ceux déjà rejetés au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Thorsten ICKENROTH Martin LENZ Natascha GALPERIN

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.