LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 septembre 2023
Dans l’affaire R 18/2023-2
FIDUCIAL
41, rue du Capitaine Guynemer
92400 Courbevoie
France Opposante/requérante représentée par Mark indirects Law, 7, rue des Aulnes — Bâtiment B, 69410 Champagne au Mont d’Or (France)
contre
Sous-cover GmbH
Nordostpark 74
90411 Nuremberg Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par MG indirects P — Meinhardt, Gieseler indirects Partner, Rathenauplatz 4-8,
90489 Nürnberg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 149 739 (demande de marque de l’Union européenne no 18 338 686)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 novembre 2020, Undercover GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 2: Détrempes, peintures de fingembre, peintures de fenêtres.
Classe 16: Articles de papeterie, classeurs à anneaux; Fichiers; Classeurs de boîtes; Chemises élastiques; Coussinets d’art; Blocs à dessin; Carnets à spirale; Blocs-notes; Livres de coloriage; Livres éducatifs; Agendas; Livres d’amitié; Livres de sans-travail; Organisateurs scolaires; Autocollants [papeterie]; Sets de autocollants; Matériel d’écriture; sets scolaires; Kits de peinture; Jeux de peinture en boîte; Règles; Effaceurs; Aiguiseurs; Crayons; Craies; Écussons de cire; Sets d’eau; Stylos à encre; Stylos à bille; Stylos à gel; Marqueurs surligneurs; Timbres à cacheter; tampons à timbres; Étuis à crayons; Étuis pour la papeterie; Entonnoirs en papier; Écritéats (en papier); Craie pour la route et le panneau noir.
Classe 18: Sacs; Sacs d’écoliers; Sacs d’écoliers; Sacs d’écoliers; Sacs à bandoulière; Sacs à dos scolaires; sacs à dos de loisir; Valises; Sacs de jardin; Housses de pluie pour sacs d’écoliers; Sacs à bandoulière; Porte-monnaie; Pochettes pour la poitrine; Sacs de sport; Sacs pour chaussures; Trousses de toilette; Étuis pour chariots; Parapluies.
Classe 21: Vaisselle pour enfants; Boîtes à casse-croûte; Flacons de sport; Gourdes;
Tasses; Tasses; Assiettes; Mugs; Sacs isothermes.
2 La demande a été publiée le 31 mars 2021.
3 Le 29 juin 2021, FIDUCIAL (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités:
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 10 306 132 pour la marque figurative
déposée le 8 septembre 2011 et enregistrée le 12 juillet 2013 pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, la liste de produits et services suivante:
Classe 2: Peintures; encres d’imprimerie; cartouches d’encre (toners) pour imprimantes et photocopieurs; pigments, teintures et vernis pour le bureau.
Classe 16: Agendas; colles, adhésifs (colles), autocollants et rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matières et produits adhésifs; distributeurs de ruban adhésif
[articles de papeterie]; dossiers de documents; cire à cacheter; bracelets pour instruments à écrire; serviettes en papier; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); coussinets; tableaux d’affichage; carnets; annexes; carnets; fichiers; étiquettes pour classeurs; chemises pour documents; armoires pour la papeterie; sacs et sachets pour l’emballage; journaux; marques postales; formulaires, imprimés et fournitures scolaires; horaires imprimés; crayons; taille-crayons; stylos à pointe feutre; marqueurs; surligneurs; pinceaux; craie à écrire et porte-craie; fournitures et instruments d’écriture et de dessin; stylos; stylos à bille; stylos à encre; stylos à écrire et à dessin; gommes à effacer; produits et articles pour effacer; agrafes de bureaux; agrafeuses; papier, carton et produits en ces matières; porte-documents en papier et en matières plastiques; papier de soie; boîtes en carton ou en papier; presses à agrafer; tampons encreurs; trousses à dessin; règles; produits de l’imprimerie et papeterie.
Classe 18: Malles et valises; portefeuilles; porte-documents; porte-monnaie de change; sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes; sacs d’alpinistes, sacs de campeurs, sacs de voyage, cartables d’écoliers; sacs d’écoliers; valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; parapluies.
Classe 21: Ustensiles et récipients non électriques pour le ménageou la cuisine; bouteilles; verres (récipients); vaisselle; récipients à boire.
Classe 35: Vente au détail sur tout support, en particulier sur l’internet, de produits, y compris de fournitures de bureau, de papier, de journaux; aucun des services précités n’a trait aux vêtements de compression, aux vêtements de compression, aux collants de compression, aux vêtements thérapeutiques, aux vêtements de golf de cyclisme, aux vêtements de triathlon ou aux vêtements pour la pratique de neige.
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6 Par décision du 11 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− L’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques aux produits et services de la marque antérieure.
− Les éléments verbaux du signe contesté «UNDER COVER» (c’est-à-dire protégés, cachés ou secrets) n’ont aucun lien direct avec les produits contestés compris dans les classes 2, 16, 18 et 21 et sont donc distinctifs. Aucun des éléments du signe contesté n’est plus accrocheur visuellement que l’autre; par conséquent, le signe contesté n’a pas d’élément dominant.
− Sur le plan visuel, la division d’opposition a conclu que l’impression d’ensemble produite par les deux signes est clairement différente. Si la marque antérieure sera perçue comme une image entière d’une forme géométrique avec un certain développement, à savoir un carré aux angles arrondis et une ligne horizontale ondulée dans sa partie centrale, le signe contesté est une combinaison des éléments verbaux «UNDER» et «COVER» avec un élément figuratif dans lequel ce dernier fonctionne comme un fond coloré (ou alternativement comme deux bulles de discussion), qui sert principalement à attirer l’attention des consommateurs sur les éléments verbaux. Les signes sont différents sur le plan visuel
− La marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, bien que la partie du public pertinent qui parle (ou qui possède une bonne maîtrise de) l’anglais percevra la ou les significations des éléments verbaux du signe contesté (c’est-à-dire protégées, cachées ou secrètes), l’autre signe est un signe purement figuratif qui ne sera associé à aucune signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont différents sur le plan conceptuel pour cette partie du public.
− Pour le reste du public pertinent, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Conclusion sur le risque de confusion
− Étant donné que les signes sont différents sur le plan visuel, qu’ils ne peuvent pas être comparés sur le plan phonétique et que, selon la partie du public, ils sont différents ou neutres, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
− Cette conclusion resterait valable même s’il était considéré que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru, comme l’affirme l’opposante.
− Étant donné que la différence entre les signes ne saurait être contrebalancée par un caractère distinctif accru de la marque antérieure, le niveau de caractère distinctif de
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la marque antérieure ne saurait modifier la conclusion formulée ci-dessus. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire d’examiner le caractère distinctif accru revendiqué.
− Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition fait remarquer que, pour la partie du public susceptible d’identifier la marque antérieure comme une lettre «S», placée dans un cadre aux angles arrondis, les différences entre les signes sont encore plus importantes étant donné qu’en raison de l’identification de cette lettre, les signes seront également différents sur les plans phonétique et conceptuel.

Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− L’identité ou la similitude entre les signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée également dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions énoncées dans cet article.
7 Le 4 janvier 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 mars 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 mai 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les deux signes sont composés de la même forme.
− La division d’opposition n’aurait pas dû se fonder sur le fait que les éléments verbaux ont un impact plus fort sur le public. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné qu’un seul signe contient des éléments verbaux, tandis que l’autre est purement figuratif. Les conclusions de la division d’opposition étaient contradictoires car, sur l’autre main, elle soutient que le signe contesté ne présente pas d’éléments dominants.
− Contrairement aux conclusions de la division d’opposition, l’élément figuratif doit être pris en considération en tant qu’élément aussi important que l’élément verbal dans la comparaison des signes.
− Les deux signes ont la même forme globale, étant donné qu’il s’agit d’une forme géométrique quelque peu développée, à savoir un carré aux angles arrondis et une ligne horizontale ondulée dans leur partie centrale. Tous deux sont composés de ce que la division d’opposition appelle deux bulles de discussion, l’une au-dessus de l’autre.
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− Les éléments figuratifs sont très similaires, sinon presque identiques.
− Les très rares différences entre les éléments figuratifs comparés ne sont pas pertinentes et ne seront pas perçues par le public pertinent. La division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison visuelle complète et détaillée des signes.
− La perception visuelle très similaire produite par les éléments figuratifs des marques comparées ne sera pas suffisamment réduite par la présence de l’élément verbal UNDER COVER pour conclure à l’absence de similitude visuelle.
− Étant donné que les produits et services sont identiques et similaires et que les marques comparées dans leur ensemble sont hautement similaires sur le plan visuel, il existe un risque de confusion entre les signes. C’est d’autant plus vrai lorsque l’on considère que la marque antérieure a acquis une renommée.
− Une recherche dans la base de données de l’EUIPO lors de l’introduction de la représentation de la marque du signe contesté révèle que le droit antérieur de l’opposante apparaît en premier, ainsi que d’autres droits antérieurs similaires de l’opposante (annexes 1 et 2).
− Une sélection de jurisprudence citée par l’opposante révèle également que la décision attaquée n’est pas conforme à la jurisprudence récente pertinente.
− Étant donné qu’une similitude des signes ne peut être niée, la chambre de recours est invitée à examiner le recours sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposante renvoie à ses arguments et éléments de preuve présentés en première instance.
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10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse demande, en substance, que la décision attaquée soit confirmée et que les arguments de l’opposante soient rejetés comme non fondés.
11 Le 12 juillet 2023, l’opposante a présenté une réponse aux observations de la demanderesse. En particulier, elle a contesté les conclusions de la demanderesse concernant la comparaison des signes et la renommée de la marque antérieure.
12 Le 21 août 2023, la demanderesse a informé l’Office qu’elle n’avait pas l’intention de déposer une duplique en réponse à la réplique de l’opposante à ses observations.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des signes
14 Les signes à comparer sont les suivants:


Marque antérieure Marque contestée
15 La division d’opposition a conclu que les signes étaient différents. La chambre de recours réfute cet argument.
16 Sur le plan visuel, les deux signes sont similaires dans la mesure où ils contiennent un carré aux coins arrondis divisé par une «ligne horizontale ondulée». Les contours, la forme et les proportions des signes sont identiques ou, à tout le moins, hautement similaires.
17 Les signes diffèrent par la couleur de leurs contours (noir pour la marque antérieure et blanc pour la marque contestée) et par les couleurs utilisées à l’intérieur du carré (blanc pour la marque antérieure et noir et orange pour la marque contestée), par la présence des
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mots «UNDER» reproduits en orange dans la partie supérieure du signe contesté et par le mot «COVER» reproduit en lettres majuscules standard noires au bas du signe contesté.
18 La chambre de recours rappelle que, dans une situation d’achat, les consommateurs pertinents n’examinent pas la marque à leur disposition dans le moindre détail ni ne la comparent plus en détail à une autre marque.
19 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33 et jurisprudence citée; 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 16/07/2014, T-324/13, Femivia,
EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
20 Ce qui est déterminant, c’est la manière dont les signes en cause sont normalement perçus comme un tout et non comment des différences stylistiques entre les signes peuvent être perçues, si un consommateur particulièrement attentif est en mesure d’examiner les dessins ou modèles graphiques et de les comparer (20/07/2017, T-521/15, D/D et al.,
EU:T:2017:536, § 49).
21 Dans l’ensemble, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
22 La conclusion de la division d’opposition selon laquelle il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique étant donné qu’un signe est purement figuratif n’est pas contestée par les parties et est approuvée par la chambre de recours (12/01/2022, T-366/20,
EU:T:2022:4, § 76).
23 Sur le plan conceptuel, étant donné que l’un des signes ne véhicule aucun message, les signes ne peuvent être comparés.
24 La chambre de recours observe que le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes suivants sont similaires à un degré moyen malgré la présence d’éléments verbaux dans la marque antérieure et les différences de couleurs et de contour (12/01/2022, T-366/20, EU:T:2022:4, § 76).
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contre
Article 8, paragraphe 5, du RMUE 25 La similitude ou l’identité entre les signes est une condition d’application à la fois de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
26 Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de l’établissement d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour l’obtention de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Ainsi, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré moindre de similitude entre les marques en cause, pour autant que celui-ci soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci; 01/02/2018, T-105/16, Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al.
27 S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents, tels que la renommée ou la renommée de la marque antérieure, permettent d’établir un lien entre les marques (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, C-581/13 P indirects, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72; 24/09/2019, T-356/18, v V-WHEELS (fig.)/Volvo (fig.) et al., EU:T:2019:690, § 18-20).
28 L’utilisation du mot «faint» signifie que la moindre similitude entre les signes exige que la division d’opposition procède à un examen complet de toutes les conditions relatives à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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29 La Chambre conclut que tel est le cas. Les signes présentent au moins une «faible» similitude.

Conclusion
30 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin de réexaminer les motifs d’opposition énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, y compris la revendication d’un caractère distinctif accru, ainsi que ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La comparaison des signes effectuée ci-dessus lie la division d’opposition.
Frais
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours peut décider d’une répartition différente des frais si l’équité l’exige. L’issue finale de la procédure d’opposition étant toujours en cours, la chambre de recours décide, pour des raisons d’équité, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour réexamen de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours.

Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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