DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 56 734 (INVALIDITY)
Biowell Worldwide LLC, 1001 Brickell Bay Dr. Suite 1202, 33131 Miami, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par Esquivel majoritaire Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 — piso 3, 28001 Madrid (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
FDC Limited, 142-48, s. v. Road, Jogeshwari (ouest), 400102 Mumbai, Inde (titulaire de l’enregistrement international), représentée par FIDAL, 18 rue Félix Mangini — CS 99172, 69263 Lyon cedex 09, France (représentant professionnel).
Le 19/12/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 393 639 est déclaré nul dans son intégralité pour l’Union européenne.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 21/10/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 393 639 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. La demande est fondée sur l’enregistrement de la
marque espagnole no 1 619 219 (marque figurative) (ci-aprèsla «marque antérieure»), à l’égard de laquelle la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE,
ainsi que sur la marque portugaise non enregistrée «FDC» et le signe portugais utilisé dans la vie des affaires, pour lesquels la demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion avec la marque antérieure. Elle soutient que les produits en cause sont «à la fois identiques et très similaires» et que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis que, sur le plan conceptuel, les signes n’ont pas de signification particulière pour les consommateurs pertinents.
Pour les raisons qui apparaîtront ci-après, les arguments de la demanderesse au regard de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne doivent pas être résumés.
L’affaire de la titulaire de l’enregistrement international
La titulaire de l’enregistrement international explique le contexte factuel, indiquant notamment qu’elle est une société pharmaceutique pleinement intégrée active dans l’UE, en fournissant des informations détaillées sur son histoire ainsi que sur le nombre de ventes de sa filiale à 100 % au Royaume-Uni. Elle fait référence à d’autres droits qu’elle détient, dont plusieurs enregistrements de marques indiennes ainsi que l’enregistrement international de la marque no 1 646 477 désignant, entre autres, l’Union européenne. Elle prétend être titulaire du droit d’auteur sur les œuvres artistiques
originales comprenant FDC, telles que / et leurs variantes, prétendument protégées dans des pays européens dont l’Espagne et le Portugal, du fait que l’Inde, le Portugal et l’Espagne sont signataires de la convention de Berne. Elle fait
valoir que ses différentes marques, dont «FDC», et leurs variantes sont devenues notoirement connues au sens de l’article6 de la convention de Paris. Elle explique que la demanderesse a introduit la présente demande en nullité en réponse à une opposition formée par la titulaire de l’enregistrement international contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 722 313 de la demanderesse sur la base de l’enregistrement international contesté.
La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que c’est «l’adoption antérieure, l’utilisateur et le titulaire enregistré de la marque notoirement connue FDC dans le monde entier, dont le premier enregistrement date du 22 avril 1950 en Inde», que la demanderesse a consenti à l’enregistrement et à l’usage de l’enregistrement international contesté et que la marque antérieure est susceptible d’être exposée à l’annulation du non-usage. Elle demande à la demanderesse de produire des preuves de l’usage de la marque antérieure.
La titulaire de l’enregistrement international produit les documents suivants:
Annexe 1: À propos de FDC;
Annexe 2: Certificats d’incorporation;
Annexe 3: Octroi d’une autorisation de mise sur le marché délivrée 16/01/1998 par l’agence britannique de contrôle médical;
Annexe 4: Autorisation de mise sur le marché aux Pays-Bas;
Annexe 5: Produits de marque vendus en Espagne;
Annexe 6: Les autorisations de mise sur le marché;
Annexe 7: Réseau de distribution en Europe;
Annexe 8: Certificats de conformité de la pharmacopée européenne;

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Annexe 9: Enregistrements indiens de «FDC»; Annexe 10: Certificats d’enregistrement de droits d’auteur; Annexe 11: Extrait de Whois.
Pour les raisons qui apparaîtront ci-après, les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international ne doivent pas être examinés plus avant, tandis que ses arguments au regard de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne doivent pas être résumés.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Sur la forclusion par tolérance
Conformément à l’article 61, paragraphe 1 et (2), du RMUE, lorsque le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une MUE postérieure sur le territoire sur lequel la marque ou le signe antérieur est protégé en connaissance de cet usage, il n’est plus en droit, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, de demander la nullité de la MUE postérieure, à moins que l’enregistrement de la MUE postérieure n’ait été demandé de mauvaise foi. Cette défense peut également être invoquée, par analogie, à l’encontre des demandes en nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.
La période de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la marque postérieure, après son enregistrement (23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 21).
Il ne suffit pas de prouver une connaissance potentielle du demandeur ou d’établir des indices permettant de présumer une telle connaissance, mais il est nécessaire de démontrer que le demandeur avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée (20/04/2016,-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 30-35).
En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international soutient que la demanderesse a toléré l’usage de l’enregistrement international contesté. Cette allégation est dénuée de fondement car, outre le fait que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que la demanderesse avait une connaissance effective de l’usage de l’enregistrement international, l’enregistrement international contesté n’était même pas enregistré depuis 5 ans au moment du dépôt de la demande en nullité.
Sur la prétendue absence d’usage de la marque antérieure
La titulaire de l’enregistrement international demande à la demanderesse de fournir à la division d’annulation la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, la demande de preuve de l’usage est irrecevable, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international ne l’a pas présentée au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même

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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 5: Infusions médicinales, aliments et boissons diététiques, thé amaigrissant.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques et médicinaux.
Les produits pharmaceutiques et médicinaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les infusions médicinales de la requérante. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, TOLPOSAN/TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, ZYDUS/ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.

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c) Les signes
La marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments suivants, représentés en blanc sur un fond rectangulaire noir: l’élément verbal «FDC» représenté dans une police de caractères standard, qui est placé en haut du rectangle et, immédiatement en dessous, est une ligne courbe, placée au-dessus de la représentation d’une oreille de blé, qui est placée en bas sur le côté gauche du rectangle. L’élément verbal sera perçu comme un acronyme/abréviation qui ne véhicule aucune autre signification et qui est, dès lors, distinctif. La ligne courbe et l’arrière-plan ne servent qu’à des fins purement décoratives et ne servent donc pas à indiquer l’origine commerciale des produits. En ce qui concerne la représentation de l’oreille de blé, il ne peut être exclu que, pour les infusions médicinales, qui sont les produits antérieurs utilisés dans la comparaison des produits ci-dessus, une partie du public pertinent la percevra comme une référence à l’origine naturelle des produits. Pour cette partie du public, il possède un caractère distinctif faible. Pour la partie restante du public pertinent, qui n’établit pas de lien entre le blé et les infusions médicinales, il possède un caractère distinctif moyen. Contrairement à l’argument de la requérante selon lequel la représentation de l’oreille de blé occupe une position secondaire dans la structure d’ensemble de la marque antérieure, l’élément verbal «FDC» et la représentation de l’oreille de blé sont des éléments codominants en raison de leur taille et de leur position.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «FDC» représenté dans une police de caractères standard.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «FDC», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le seul élément du signe contesté. Ils diffèrent uniquement par la stylisation de cet élément verbal, qui est basique dans les deux signes, et par les autres éléments de la marque antérieure, à savoir la ligne courbe, la représentation d’une oreille de blé et le fond.
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif [14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Par

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conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Les signes coïncident pleinement par le son de leur seul élément (verbal), à savoir «FDC». Ils sont dès lors identiques sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel étant donné que, contrairement à l’élément verbal commun «FDC», qui sera perçu comme un acronyme/abréviation dépourvu de signification, le public pertinent comprendra le concept véhiculé par la représentation d’une oreille de blé dans la marque antérieure. Il est souligné que l’aspect conceptuel n’a qu’un impact notable sur l’impression d’ensemble produite par les signes pour la partie du public pour laquelle il possède un caractère distinctif moyen. Pour la partie restante du public, l’aspect conceptuel a un faible impact.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans celle-ci, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Cela vaut indépendamment du fait que la marque antérieure soit ou non, comme le prétend la titulaire de l’enregistrement international, une imitation de la «marque antérieure, utilisée et enregistrée, FDC dans plusieurs juridictions». En effet, le droit à une MUE (ou à un enregistrement international désignant l’UE) prend naissance à la date à laquelle la MUE (ou l’enregistrement international désignant l’UE) est déposé et non avant. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE (ou l’enregistrement international désignant l’UE) relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou faits liés à la MUE (ou à l’enregistrement international) qui se sont déroulés avant sa date de dépôt sont dénués de pertinence parce que les droits de la demanderesse, dans la mesure où ils précèdent la MUE (ou l’enregistrement international), sont antérieurs à la MUE (ou à l’enregistrement international de la titulaire de l’enregistrement international).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et au public spécialisé, dont le niveau d’attention est relativement élevé. La marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque moyen, ce qui lui confère une étendue de protection normale.

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Comme expliqué à la section c) de la présente décision, les signes sont au moins similaires à un degré moyen sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu des coïncidences susmentionnées entre les signes, les différences entre les signes ne sont pas de nature à créer une distance suffisante pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude. Le fait que les signes ne soient pas similaires sur le plan conceptuel ne remet pas en cause cette conclusion. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Les similitudes entre les signes, principalement le fait que le seul élément verbal des signes coïncide pleinement, sont considérées comme suffisantes pour qu’il existe un risque de confusion, d’autant plus que les produits sont identiques.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de la marque antérieure sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres droits antérieurs et motifs de la demande, à savoir la marque
portugaise non enregistrée «FDC» et le signe portugais utilisé dans la vie des affaires, ainsi que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, respectivement.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de l’enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Frédérique SULPICE Christophe DU JARDIN Lucinda Carney

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.