DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 395
Allergan, Inc., 2525 Dupont Drive, 92612-1599 Irvine, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pratixia Dermo soluções Ltda, Rua Antônio Zielonka, no 1.200, Estância Pinhais, 83323- 210 Pinhais, Brésil (titulaire), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 395 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La marque internationale no 1 582 152 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 582 152 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 13 840 707, «BOTOX». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 13 840 707. À cet égard, il convient de noter que le recours en annulation contre cette marque antérieure n’a aucune incidence en l’espèce étant donné qu’il est dirigé contre des produits et services qui ne sont pas revendiqués comme base de la présente opposition.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est

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enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas revendiqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’Union européenne a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 21/07/2020. Or, la marque contestée a une date de priorité du 18/06/2020. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 1: Toxine botulinum destinée aux industries pharmaceutique et cosmétique.

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Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 03/02/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: Déclaration de témoin du vice-président de l’opposante, datée de février 2022, présentant un aperçu des activités de l’opposante, un aperçu de l’évolution et de l’utilisation de la marque «BOTOX» et des produits désignés par celle-ci. Elle présente également des chiffres de vente de produits sous la marque «BOTOX», la part de marché détenue par la marque «BOTOX», une explication concernant les particularités de la publicité de la marque «BOTOX» et le respect de ses droits de marque. Selon ce document, les ventes totales de produits «BOTOX» pour la période 2012-2019 dans l’UE dépassent 500 000 000 USD. Leur part de marché était de 43,8 % au Danemark, de 65,9 % en Finlande et de 50,7 % en Suède en 2020. Les dépenses promotionnelles approximatives ont dépassé 50 000 000 USD entre 2012 et 2019. Une estimation de 44 % des ventes du produit «BOTOX ®» en 2019 découle de son utilisation en tant que traitement cosmétique. Les annexes suivantes étaient jointes à la déclaration de témoin:
— Annexe 1: un extrait des rapports 10-K de la Commission américaine de sécurité et d’échange d’Allergan en 2019. Ceux-ci montrent qu’une estimation de 44 % des ventes de produits «BOTOX ®» en 2019 découle de son utilisation en tant que traitement cosmétique et que les ventes de «BOTOX» ont généré plus de 3.79 milliards de dollars dans le monde entier.
— Annexe 2: une copie d’un article de Fortune Business Insights, daté de 2020, présentant des rapports sur le marché mondial prévu de la toxine botulique jusqu’en 2027.
— Annexe 3: une brochure interne contenant un résumé de certaines des plus de 3 500 études concernant la sécurité et l’efficacité du «BOTOX» en ce qui concerne, entre autres, le traitement des rides du visage et des rides pour la période 2004- 2016.
— Annexe 4: un document interne concernant le nombre d’articles dans lesquels la marque «BOTOX» est clairement mentionnée par rapport à ses concurrents en ce qui concerne l’usage tant thérapeutique que cosmétique. Les chiffres sont indiqués au 30 septembre. Selon le document, «BOTOX» est de loin la marque la plus mentionnée dans les articles.
— Annexe 5: un extrait du portefeuille global d’Allergan, Inc., de 450 marques composées du mot «BOTOX» ou contenant celui-ci.
— Annexe 6: une copie d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne (10/05/2012,-100/11 P, Botolist/Botocyl, EU:C:2012:285, § 127).
— Annexe 7: une copie du communiqué de presse d’Allergan, publié à Dublin (Irlande), concernant un événement intitulé «National BOTOX ® Costic Day», lancé le 20/11/2019, 18/11/2020 et à nouveau célébré le 17/11/2021. Il s’agit également d’un échantillon de la couverture médiatique en ligne.
— Annexe 8: une sélection de la couverture fréquente et répandue du «BOTOX», datant de la période 2012-2019, principalement pour le traitement des rides et rides

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du visage, dans les médias et magazines populaires en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. Bien que les articles ne soient pas tous rédigés dans la langue de procédure — certains restent dans leur langue d’origine
— ils comprennent des photographies de célébrités, telles que Cameron Diaz, Madonna, MEG Ryan, Donatella Versace et Sarah Jessica Parker, rendant publics les résultats de l’utilisation du «BOTOX» sur leurs faces. En outre, ces magazines sont très populaires et internationalement connus.
— Annexe 9: une sélection d’articles de médias espagnols, datés de 2015-2020, concernant «BOTOX», en espagnol.
— Annexe 10: un extrait du BMA Concise Guide of Medicines particules Drugs, cinquième édition, datant de 2015, dans lequel on peut voir la définition du terme «BOTOX» en tant que nom de marque de la toxine botulique.
— Annexe 11: une sélection d’entrées pour «BOTOX» dans des dictionnaires anglais, français, allemands, italiens et espagnols, dans lesquels «BOTOX ®» est référencé en tant que nom de marque en 2021.
— Annexe 12: copies de communiqués de presse d’Allergan en Espagne concernant «BOTOX», datés de 2015-2019, en espagnol.
— Annexe 13: extraits de la base de données en ligne de l’Office concernant les marques refusées en raison d’actions d’Allergan.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Le 14/11/2022, après l’expiration du délai et sur requête de preuve de l’usage pour l’autre marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée (étant donné que la marque antérieure examinée n’est pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage), l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour tenir compte des éléments de preuve supplémentaires produits le 14/11/2022 peut rester en suspens, étant donné que les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont suffisants pour prouver la renommée de la marque antérieure.
En ce qui concerne la valeur probante du témoignage, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder moins de poids que les éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve dans le cas d’espèce, y compris des éléments de preuve provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
En l’espèce, la renommée est due notamment à la publicité indirecte du produit dans les médias, en raison d’articles de presse qui ont familiarisé le grand public avec «BOTOX» en

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tant que produit effectivement utilisé pour éliminer les rides du visage. Ainsi qu’il peut être déduit de la couverture de presse présentée, une grande partie de la population a entendu parler de «BOTOX» en raison de campagnes médiatiques intenses et d’une large couverture dans la presse tabloid de «BOTOX» en tant que produit pharmaceutique doté d’effets cosmétiques.
Tous les articles présentés, qu’ils soient scientifiques ou de magazines populaires, démontrent que la marque antérieure «BOTOX» a fait l’objet d’une exposition médiatique massive dès 2011. Le fait que la marque «BOTOX» soit également associée à des célébrités montre le degré de notoriété dont elle jouit. En outre, le fait que la marque «BOTOX» soit mentionnée dans les dictionnaires anglais, français, allemand, italien et espagnol en tant que nom de marque permet d’affirmer, au-delà de tout doute raisonnable, que le nom «BOTOX» était déjà connu par une partie significative du public pertinent en 2021.
En outre, les ventes des produits sont impressionnantes. L’annexe 1 montre qu’il existe des millions de consommateurs qui utilisent «BOTOX» comme thérapie de beauté. En outre, les ventes sous la marque antérieure «BOTOX» dans les États membres de l’Union européenne, comme l’illustre le témoignage de Mathew O. Brady, sont substantielles. La division d’opposition est convaincue que la marque «BOTOX» a obtenu une reconnaissance significative en tant que produit pharmaceutique pour les soins de beauté et l’élimination des rides.
Par conséquent, même en l’absence de sources indépendantes montrant des données sur les quotas de marché, les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent clairement un niveau significatif de connaissance de la marque antérieure, à tout le moins en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, qui est cohérent avec les ventes, le chiffre d’affaires et les dépenses de marketing relatives à ces produits, comme indiqué dans le témoignage.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses en matière de marketing et la part de marché mentionnés dans les éléments de preuve ainsi que les multiples références à leur succès dans la presse indiquent sans équivoque qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour au moins une partie des produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir lesproduits pharmaceutiques pour le traitement des rides.
b) Les signes
BOTOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.

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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des signes n’ont aucune signification pour au moins une partie non négligeable du public pertinent et sont donc distinctifs. Le fait que «BOTOX» soit inclus dans certains dictionnaires en tant que marque enregistrée identifiant une préparation de toxine botulique, utilisée pour traiter les muscles SPASM et éliminer les rides, ne fait que confirmer cette appréciation. En effet, compte tenu du fait qu’il est expressément mentionné qu’il s’agit d’une marque (ou d’une marque), le seuil pour devenir une expression générique n’est pas franchi (11/01/2011, R 490/2010 4, BOTODERM/BOTOX, § 29). En outre, le Tribunal a confirmé que le mot «BOTOX» ne sera pas perçu comme une référence à la substance «botulinum», comme l’abréviation la plus probable de ce mot serait «botu» et non «boto» (28/10/2010, 131/09, Botumax, EU:T:2010:458, § 44). Par conséquent, «BOTOX» possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
La légère police de caractères standard du signe contesté est purement décorative.
Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’ aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la majorité de leurs lettres «-O- T-O-X». Ils diffèrent toutefois par les lettres «B» et «PR» respectivement et par la police de caractères standard décorative du signe contesté. Bien qu’il soit de pratique constante que les consommateurs accordent une plus grande attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait en aucun cas enfreindre le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (27/06/2012, 344/09-, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Dès lors, l’affirmation de la titulaire selon laquelle le début de la marque est la partie qui attire particulièrement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des circonstances de l’espèce et, en particulier, des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011, T-228/09, U.S. Polo ASSN., EU:T:2011:170, § 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, §

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29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En l’espèce, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée. À cet égard, il a été établi par la jurisprudence que, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque cette marque antérieure (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54).
En outre, il a été établi ci-dessus que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique. Compte tenu du raisonnement explicité dans la comparaison des signes, le terme «BOTOX» est distinctif pour les produits susmentionnés et pour lesquels une renommée est revendiquée. En outre, l’opposante a démontré qu’elle jouissait d’une renommée significative au moins pour les produits pharmaceutiques pour le traitement des rides, ce qui devrait également être pris en considération lors de l’appréciation de l’existence d’un «lien» entre les signes.
Les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et les produits renommés de l’opposante concernent le même secteur, à savoir l’industrie cosmétique et pharmaceutique, et ils peuvent se chevaucher dans leur public cible. Ces deux types de produits peuvent avoir la même finalité, à savoir améliorer l’apparence de la peau. Les produits de l’opposante atteignent ce résultat grâce à un traitement médical intrusif, à savoir injections avec des aiguilles. Les produits contestés peuvent être utilisés à des fins médicales et cosmétiques, en particulier pour réduire les rides du visage. Par conséquent, il est très probable qu’un lien sera établi lorsqu’il sera confronté aux produits renommés utilisés comme thérapie (bien qu’ils nécessitent des injections et pour améliorer la beauté d’une personne et améliorer l’attractivité physique) et les produits contestés.
Dès lors, l’usage du signe contesté pour ces produits amènera le consommateur à penser que ces produits font référence à des produits antérieurs authentiques. Par conséquent, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’en présence du signe contesté, les consommateurs pertinents seront susceptibles de

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l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes en relation avec les produits contestés.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). Par conséquent, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante a fait valoir que la marque BOTOX a acquis une renommée importante auprès des consommateurs de l’Union européenne pour des produits compris dans la classe 5. Selon l’opposante, la titulaire tirera une impulsion économique injuste de la part de l’opposante pour promouvoir sa marque, étant donné qu’en raison de la similitude des marques, les consommateurs établiront une association entre les marques. Par conséquent, elle considère que le signe contesté tirera un profit indu du fait d’une association entre les marques. En outre, l’opposante affirme que l’usage du signe contesté est susceptible de diluer le caractère distinctif des droits antérieurs de l’opposante, de porter atteinte à leur sensation d’exclusivité et de garantir un produit sûr et efficace et présente un risque important de ternissement de la renommée de l’opposante dans ses droits antérieurs dans le cas où les produits de la titulaire seraient insûrs ou inférieurs.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Profit indu (parasitisme)

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Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:

Il n’est pas défendable d’affirmer que l’enregistrement de la marque PROTOX pour la toxine botulique peut tout sauf constituer une référence claire et directe à la célèbre marque BOTOX
® de l’opposante. Compte tenu de l’allusion du suffixe TOX au mot toxine dans la vie des affaires habituelle, il n’y a aucune raison que la requérante l’utilise comme faisant partie de sa marque si ce n’est pour parasiter la renommée que l’opposante avait acquise dans ses droits antérieurs. L’adoption par la requérante d’une marque très similaire qui évoque immédiatement la marque Botox ® de l’opposante est sans juste motif et donnera à la requérante une impulsion économique déloyale.
L’objectif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est d’éviter que des situations dans lesquelles un registre du commerce et utilise une marque qui, délibérément ou non, imitent une marque renommée et tire ainsi un profit économique indu et indu de cette marque, au détriment du titulaire de la marque renommée antérieure, ne se produisent. En l’espèce, les produits contestés sont étroitement liés aux produits de la marque antérieure, pour lesquels l’opposante a démontré leur renommée. Dans ces circonstances, la titulaire est certaine de tirer un avantage commercial indu du lien inévitable que les consommateurs établiront entre le signe contesté et la marque antérieure renommée.
L’opposante s’est concentrée sur la forte renommée créée par la marque au fil des ans, ainsi que sur son efficacité et sa qualité. Elle a fait valoir que le transfert d’image qui en découle renforcerait fortement l’attrait, la légitimation et l’établissement des produits contestés et, par conséquent, le signe contesté tirera indûment profit de la marque de l’opposante.
L’argument de l’opposante est fondé, dans la mesure où la titulaire aurait effectivement pu choisir une autre marque pour ces produits connexes, mais a décidé de choisir celle qui contient la marque antérieure «BOTOX». L’élément verbal unique de la marque antérieure, qui est notoirement connu du public, est entièrement reproduit dans le signe contesté et, par conséquent, le public pertinent ne manquera pas de le remarquer.
Le «lien» entre les marques en cause permet de transférer l’attractivité de la marque antérieure au signe contesté, créant ainsi un détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure. Les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent que l’image associée à la marque «BOTOX» est choisie et habite par des célébrités; thèmes communément associés à un mode de vie désirable. Lorsqu’il est utilisé sur le même marché ou dans des secteurs de marché adjacents, le signe contesté peut évoquer dans l’esprit des consommateurs la marque antérieure renommée. Elle sera reconnue précisément en raison des caractéristiques particulières de la marque acquise par l’usage.
Compte tenu de ce qui précède, il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée, pour les produits concernés, puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la renommée établie de la marque antérieure et des investissements réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée.

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Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de préjudice
L’opposante a également fait valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Lerisque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Ils’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE

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Décision sur l’opposition no B 3 149 395 Page sur 11 11
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.