LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF

DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 septembre 2023
dans l’affaire R 20/2023-2
KARTROI LLC
954 Three Trees Road titulaire de l’enregistrement 29 412 Charleston
États-Unis international/requérante représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne)
contre
Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche S.p.A. via Luigi Settembrini, 17/A 00195 Roma
Italie demanderesse en nullité/défenderesse représentée par METROCONSULT S.R.L., Via Foro Buonaparte, 51, 20121 Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 50 138 C (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 109 567)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 4 décembre 2011, le prédécesseur en droit de KARTROI LLC («la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Enregistrements audio et vidéo comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; livres audio dans le domaine des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure; livres audio sous forme de romans; bandes audionumériques comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; bandes vidéo pour enfants; disques et cartouches de jeux d’ordinateur; cassettes de jeux d’ordinateur; consoles de jeux informatiques conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; disques de jeux d’ordinateur; matériel de jeu sur ordinateur, à savoir disques; manettes de jeux pour ordinateurs; programmes de jeu sur ordinateur; programmes de jeu sur ordinateur téléchargeables par le biais d’Internet; cassettes, cartouches et programmes de jeu sur ordinateur; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables depuis un réseau informatique mondial; logiciels de jeux d’ordinateur pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo domestiques; logiciels de jeux d’ordinateur à utiliser sur des téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux d’ordinateur à utiliser avec des ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo domestiques à utiliser avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo d’arcade; supports numériques, à savoir DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD comportant et faisant la promotion de personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; supports numériques, à savoir cassettes vidéo préenregistrées, vidéodisques numériques, disques numériques polyvalents, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, et disques numériques haute définition comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables par le biais d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil; programmes informatiques téléchargeables comportant des figurines en tant que pièces de jeu déplaçables à utiliser dans le domaine des jeux informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, nouvelles, journaux de bandes dessinées, romans illustrés, revues, articles de journaux, circulaires et essais dans le domaine des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure
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animées ou avec de véritables acteurs; films et émission télévisées téléchargeables comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs fournis par le biais de services de vidéo à la demande; fichiers d’images téléchargeables contenant des films cinématographiques, vidéos et émissions télévisées animés ou avec de véritables acteurs, comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure; films cinématographiques et émissions télévisées téléchargeables ayant pour sujet des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; enregistrements MP3 et fichiers MP3 téléchargeables comportant des animations, divertissements avec de véritables acteurs, musiques, histoires et jeux; fichiers multimédia téléchargeables comprenant des œuvres d’art, textes, fichiers audio, vidéo, jeux, et liens Internet vers des sites Web en rapport avec des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries, éléments graphiques et musiques téléchargeables par le biais d’un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil; enregistrements vidéo téléchargeables comportant des animations, divertissements avec de véritables acteurs, musiques, histoires et jeux; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs sans fil; manuscrit de musique interactive sous forme de jeux vidéo multimédia distribués en tant que médias téléchargeables ou numériques; films cinématographiques ayant pour sujet des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; films cinématographiques et films pour la télévision proposant des divertissements pour enfants; bandes audio préenregistrées comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; consoles de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; tapis ou tapis de sol pour la commande interactive de jeux vidéo; télécommandes interactives de poche pour jeux vidéo; unités de télécommande interactives pour jeux vidéo; manettes de commande pour jeux vidéo; machines de jeux vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur; logiciels pour jeux vidéo; magazines vidéo enregistrés sur des supports électroniques comportant des personnages fictifs dans des histoires comiques, dramatiques, fantastiques, d’horreur, d’action et d’aventure animées ou avec de véritables acteurs; machines de jeux avec sortie vidéo conçues pour être utilisées avec un écran d’affichage indépendant ou un moniteur; logiciels de jeux de réalité virtuelle; dispositifs de communication sans fil avec fonction de transmission vocale, de données et d’images, y compris messagerie vocale, textuelle et visuelle, avec caméras et appareils photographiques, pouvant également être utilisés pour acheter des musiques, jeux, vidéos et applications logicielles par voie sans fil pour le téléchargement vers le dispositif.
Classe 16: Livres pour enfants; beaux livres grand format comportant des œuvres comiques, dramatiques, d’action et d’aventure; journaux de bandes dessinées; revues de bandes dessinées; bandes dessinées de journaux; éléments de bande dessinée de bandes dessinées publicitaires; bandes dessinées; romans illustrés; bandes dessinées pour journaux; romans; livres d’images; affiches; posters en papier; produits imprimés, à savoir romans et collections de nouvelles et livres de fiction caractérisés par des décors
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et personnages inspirés de jeux vidéos; supports visuels imprimés sous forme de matériel promotionnel; romans d’amour; collections de livres de fiction; collections d’œuvres de fiction, à savoir romans et livres.
Classe 25: Chemises à manches longues; chemises; tee-shirts.
Classe 28: Figurines de collection en tant que jouets; jouets d’action électriques; personnages imaginaires en tant que jouets; jouets d’action mécaniques.
2 L’enregistrement international a été publié le 18 octobre 2013.
3 Le 9 juin 2021, Luxvide Finanziaria per Iniziative Audiovisive e Telematiche S.p.A. («la demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
5 Le 27 octobre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve de l’usage suivants:
− Pièce 1: des impressions du site web de la titulaire de l’enregistrement international www.sandokanofficialstore.com, proposant divers produits sur lesquels apparaît la marque «SANDOKAN», à savoir des livres, des tee-shirts, des carnets, des coques pour téléphones portables, des jouets et un jeu vidéo. Le site web se présente en anglais, comporte les mentions «Spain (EUR €)» ainsi que «Copyright © 2021» et les prix sont libellés en euros.
− Pièce 2: des dizaines de commandes de produits «SANDOKAN» obtenues à partir du site web https://sandokan-official.myshopify.com, montrant les ventes des produits suivants:
• 68 tee-shirts (prix unitaire compris entre 13 et 27 EUR);
• quatre carnets (prix unitaire de 9 EUR);
• trois coques pour téléphones portables (prix unitaire de 22 EUR);
• quatre jeux vidéo (prix unitaire de 0,95 EUR).
Les commandes sont datées entre le 23 février 2021 et le 24 mai 2021. Neuf tee- shirts, deux coques pour téléphones portables et un jeu vidéo ont été achetés par des clients au Royaume-Uni. Les autres commandes ont été passées par différents clients en Espagne et en Italie.
− Pièce 3: une impression du profil Instagram «sandokanofficial», datée de «© 2021» et faisant état de 3 400 abonnés.
− Pièce 4: des impressions du compte Facebook «Sandokan Official» avec des publications datées entre le 31 mars 2021 et le 17 septembre 2021, faisant état de 1 à 28 mentions «J’aime».
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− Pièce 5: une impression non datée de la chaîne YouTube «Sandokan Official», faisant état de plusieurs vidéos visionnées entre 12 et 104 fois.
− Pièce 6: une impression du Google Play store proposant le jeu vidéo «Sandokan» et indiquant les dates «© 2021» et 8 mai 2021, ainsi qu’un aperçu de sept commandes du jeu datées entre le 19 mars 2021 et le 21 mai 2021.
− Pièce 7: des impressions du site web www.sandokan.net obtenues à l’aide de la Wayback Machine d’Internet Archive, datées du 11 juin 2017, proposant des romans graphiques (bandes dessinées) «Sandokan» en anglais, en italien et en espagnol ainsi qu’un CD de musique, un tee-shirt et des figurines d’action, dont les prix sont libellés en dollars américains (USD).
− Pièce 8: une impression de «Who is Record» pour le nom de domaine sandokanofficial.com, montrant la titulaire de l’enregistrement international en tant que titulaire du domaine et une impression du site web www.sandokanofficial.com proposant des livres «SANDOKAN» et un roman graphique (bande dessinée), datée du mercredi 2 décembre.
6 Par décision du 9 novembre 2022 («la décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 109 567 dans son intégralité. Ses arguments étaient, en substance, les suivants:
− Les éléments de preuve pris dans leur ensemble ne démontrent qu’une importance très limitée de l’usage de la marque en ce qui concerne le volume et la période d’usage.
− La titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit d’éléments de preuve concluants attestant qu’elle avait sérieusement tenté d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent.
− Il ressort de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée. Par conséquent, la demande en déchéance est entièrement accueillie et il convient de prononcer la déchéance de l’enregistrement international de la marque contestée dans son intégralité.
− Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance. Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée sur demande d’une partie.
− En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure de déchéance effective, à savoir le 28 décembre 2020, date de la lettre de mise en demeure de la titulaire de l’enregistrement international, fondée sur l’enregistrement international contesté, qui lui a été envoyée. La demanderesse fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à s’assurer que l’effet rétroactif de la déchéance s’étend à cette date, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international a utilisé abusivement l’enregistrement international contesté à l’encontre de la demanderesse depuis cette date. À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit une copie de la lettre de mise en demeure de la titulaire de l’enregistrement international envoyée à la demanderesse, qui confirme la date du 28 décembre 2020 et invoque le fait que la titulaire de
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l’enregistrement international affirme que la production prévue par la demanderesse de la série télévisée «Sandokan» enfreindrait l’enregistrement international contesté.
− Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation a considéré que la demanderesse en nullité n’avait pas suffisamment fait valoir et prouvé son intérêt juridique légitime à fixer une date antérieure de déchéance. La lettre de mise en demeure en elle-même et les arguments de la demanderesse ci- dessus n’établissent pas un intérêt légitime réel, direct et actuel. La demanderesse n’a pas suffisamment fait valoir et prouvé en quoi la fixation de la date de déchéance antérieure influerait sur sa situation particulière dans le conflit entre les parties et pourquoi il est réellement nécessaire de fixer une date antérieure. Les arguments avancés par la demanderesse sont plutôt vagues et n’expliquent pas clairement quelles seraient les conséquences juridiques bénéfiques particulières pour elle si la date effective de la déchéance était fixée à la date antérieure du 28 décembre 2020 et non, comme de coutume, à la date de la demande en déchéance (9 juin 2021). Rien dans les arguments et éléments de preuve de la demanderesse en nullité ne démontre clairement que la fixation de l’une ou de l’autre date serait concrètement liée à la position de la demanderesse en nullité dans le litige entre les parties (par exemple, dans le cadre d’une procédure administrative ou judiciaire pendante ou d’une éventuelle demande de dommages et intérêts).
− Par conséquent, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 9 juin 2021, et non de la date antérieure du 28 décembre 2020 demandée par la demanderesse en nullité.
7 Le 4 janvier 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 mars 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 9 mai 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− La division d’annulation a reconnu à juste titre que la marque SANDOKAN a été utilisée conformément à sa fonction essentielle (mettre en évidence une origine commerciale spécifique, KARTROI LLC), ainsi qu’à sa forme enregistrée et ce, sur le territoire pertinent (l’Union européenne) et dans la période pertinente (du 9 juin 2016 au 9 juin 2021), ce qui n’est pas contesté.
− Dans la décision attaquée, les éléments de preuve n’ont pas été pris en considération dans leur intégralité.
− Les commandes présentées faisant état de la vente de produits relevant des classes 9, 16, 25 et 28 ne constituent manifestement pas les chiffres de vente totaux des produits «SANDOKAN» vendus au cours de la période concernée. En effet, elles n’ont été présentées qu’à titre d’illustration des ventes totales.
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− Le site web par lequel les produits SANDOKAN sont commercialisés fonctionne depuis 2020, soit bien avant que l’autre partie n’ait prévu d’utiliser le signe «SANDOKAN» pour une production audiovisuelle.
− Des documents suffisants ont été présentés concernant les profils Facebook et Instagram de SANDOKAN — les réseaux sociaux les plus utilisés non seulement dans l’Union mais aussi dans le monde entier — dont il ressort que ces profils étaient suivis par plusieurs milliers d’abonnés.
− Il a été démontré que la marque «SANDOKAN» a été utilisée par la titulaire conformément à sa fonction essentielle (à savoir mettre en évidence une origine commerciale spécifique, KARTROI LLC) sur le marché (publiquement et avec une pertinence externe) et en ce qui concerne les produits pour lesquels elle est enregistrée dans les classes 9, 16, 25 et 28.
− Par conséquent, la marque SANDOKAN a été utilisée conformément aux principes susmentionnés, c’est-à-dire qu’elle a fait l’objet d’un usage effectif.
10 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
− La division d’annulation n’a jamais affirmé que la marque SANDOKAN avait été utilisée conformément à sa fonction essentielle (mettre en évidence une origine commerciale spécifique, KARTROI LLC), ainsi qu’à sa forme enregistrée et ce, sur le territoire pertinent (l’Union européenne) et au cours de la période pertinente (du 9 juin 2016 au 9 juin 2021).
− Contrairement à ce que fait valoir la titulaire de l’enregistrement international, l’EUIPO a pris en considération les éléments de preuve produits dans leur intégralité.
− Dans la décision attaquée, il a été décidé à juste titre que l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle le volume des ventes est nettement supérieur à celui qui est indiqué n’était pas convaincante.
− L’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle la preuve de l’usage n’a été produite qu’à titre d’illustration des ventes totales est rejetée sur la base d’une jurisprudence constante.
− Les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international dans le cadre de la procédure d’annulation, en ce qui concerne le site web sandokanofficial.com, ne constituent qu’une capture d’écran contenant les informations relatives à l’enregistrement du nom de domaine «sandokanofficial.com» (pièce 8 des observations de Kartroi), qui ne démontre pas l’usage de la marque.
− La titulaire de l’enregistrement international a affirmé que, par l’intermédiaire de son site web, les produits SANDOKAN auraient été commercialisés depuis 2020, ce qui est manifestement erroné étant donné que le nom de domaine www.sandokanofficialstore.com a été enregistré le 3 mars 2021. En outre, la date à laquelle la demanderesse en annulation envisageait d’utiliser le signe SANDOKAN
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pour une production audiovisuelle n’est pas pertinente dans la présente procédure qui vise à vérifier si la marque SANDOKAN a été utilisée dans l’Union européenne pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
− Les réseaux sociaux Facebook et Instagram mettant en avant SANDOKAN ne démontrent pas un usage effectif, l’Office ayant jugé limité le nombre de mentions «J’aime» des publications et de «vues», ce qui, selon la titulaire de l’enregistrement international, est dénué de pertinence, étant donné que la preuve de l’usage n’a pas pour objet d’évaluer le succès commercial d’une entreprise.
− La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que les ventes ont eu lieu dans l’Union, l’importance de l’usage est très limité et le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux n’a pas été atteint.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Remarques liminaires concernant l’incidence du Brexit
12 La titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve qui concernent le Royaume-Uni et dont la date est ultérieure au 1er janvier 2021 en vue de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
13 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni («l’accord de retrait»), ce dernier a quitté l’Union européenne le 1er février 2020. Or, il est stipulé dans ledit accord de retrait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union est resté d’application au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cette disposition s’est étendue aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
14 Il est fait référence à la communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du
10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office (la «communication n° 2/20 du directeur exécutif»), qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, à savoir les conditions générales établies dans l’accord de retrait.
15 Cette communication reflète les instructions générales et informe les utilisateurs et les parties prenantes de la manière dont l’Office entend gérer la circonstance spécifique selon laquelle les règlements sur les MUE (et les DMC) cesseront de s’appliquer au
Royaume-Uni à compter de la fin de la période de transition, sauf exceptions explicites prévues dans l’accord de retrait (voir article 1er de la communication n° 2/20 du directeur exécutif). Bien que, conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les membres des chambres de recours soient indépendants et ne soient liés par aucune instruction dans
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leurs décisions, ladite communication expose une interprétation du droit qui, de l’avis de la chambre de recours, est à la fois équitable et raisonnable.
16 En ce qui concerne la preuve de l’usage des MUE antérieures, l’article 14 dispose ce qui suit.
«En ce qui concerne les preuves de l’usage de MUE antérieures, les preuves relatives au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 seront pertinentes pour le maintien des droits dans la MUE et seront prises en considération. L’importance de cet usage pour l’appréciation globale de l’usage sérieux dans l’Union diminuera progressivement — elle passera de potentiellement suffisante à totalement dénuée de pertinence — en fonction de la mesure dans laquelle elle couvre la période pour laquelle l’usage doit être établi dans l’affaire concernée. Il en va de même pour les actions en déchéance d’une marque de l’Union européenne pour non-usage».
17 Il résulte de ce qui précède que seul l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’Union». Tous les éléments de preuve provenant du Royaume-Uni produits par la titulaire de l’enregistrement international, à savoir les commandes passées par des clients britanniques en pièce 2, concernaient une période ultérieure au 1er janvier 2021.
18 Par conséquent, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international visant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour le Royaume-Uni et pour une période ultérieure au 1er janvier 2021 sont dénués de pertinence aux fins de la conservation des droits dans l’Union et ne seront pas pris en considération.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE – déchéance pour non-usage
19 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
20 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des journaux, des publicités, ainsi que des déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
21 Selon une jurisprudence constante, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. C’est donc la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure (23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 47 et jurisprudence citée).
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22 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 04/04/2019, T-910/16 & T-911/16, TESTA ROSSA (fig.),
EU:T:2019:221, § 29 et jurisprudence citée; 09/09/2015, T-584/14, ZARA,
EU:T:2015:604, § 17 et jurisprudence citée].
23 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque
[29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166, § 24 et jurisprudence citée].
24 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18 du RMUE, doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 36-37).
25 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. En outre, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.
Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 41,
42).
26 L’appréciation de l’usage d’une marque ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes
(08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 23).
27 Toutefois, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que le détenteur de la marque apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (02/02/2016, T-170/13, MOTOBI, EU:T:2016:55, § 44 et jurisprudence citée).
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28 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
29 Dans le cadre d’une procédure de déchéance contestant l’usage sérieux d’une marque pour les produits et services enregistrés, il incombe au titulaire de la marque d’apporter la preuve d’un tel usage sérieux pour chacun des produits et services en cause. À défaut d’une telle preuve, la déchéance de la protection accordée à la marque pour lesdits produits et services doit être prononcée (voir, par analogie, 23/09/2020, T-601/19, in.fi.ni.tu.de/Infinite et al., EU:T:2020:422, § 72 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 18 octobre 2013. La demande en déchéance a été déposée le
9 juin 2021. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours des cinq années précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du
9 juin 2016 au 8 juin 2021 inclus, pour les produits contestés sur lesquels il porte.
31 Dans la décision attaquée, il a notamment été constaté que les éléments de preuve concernant l’étendue de l’usage de la marque contestée n’étaient pas convaincants. Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international sont énumérés au paragraphe 5 ci-dessus. Aucun autre élément de preuve n’a été produit devant la chambre de recours.
32 Premièrement, il ressort de la décision attaquée que les impressions du site web ne constituent qu’une preuve de l’existence de ce site et que les produits de la titulaire de l’enregistrement international ont été proposés sur l’internet. Toutefois, il n’existe aucune preuve du trafic sur ces sites web; en d’autres termes, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé combien de consommateurs de l’Union avaient effectivement vu ces offres. La publicité de la marque sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook et YouTube, voir pièces 3 à 5) est également très limitée compte tenu du très faible nombre de mentions «J’aime» ou de vues. En outre, l’origine des abonnés, des mentions «J’aime» ou des vues n’a pas été démontrée (c’est-à-dire s’il est question d’utilisateurs de l’Union européenne ou de pays tiers). Par conséquent, l’incidence réelle des comptes et des canaux de réseaux sociaux de la titulaire de l’enregistrement international sur le public pertinent de l’Union européenne n’a pas été suffisamment démontrée.
33 À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que son profil Instagram comptait près de 3 500 abonnés et que sur Facebook, le profil SANDOKAN comptait plus de 2 716 abonnés. La chambre de recours fait observer, en premier lieu, que ces chiffres ne sont pas particulièrement élevés et ne concernent pas uniquement l’Union européenne, mais, en réalité, le monde entier et, en second lieu, qu’en tout état de cause, de simples impressions de la page internet d’une entreprise ne sont pas en mesure, à elles seules, de prouver l’importance et l’étendue de l’usage d’une marque. Ces documents doivent être étayés et corroborés par des informations complémentaires provenant d’autres sources plus objectives, démontrant dûment l’usage réel et effectif de la marque pour les produits en cause et indiquant si cet usage permet aux consommateurs d’identifier ces produits comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international
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et de les différencier de ceux de ses concurrents (19/09/2019, R 2346/2018-2, H2station,
§ 32).
34 Ensuite, dans la décision attaquée, il a été conclu que les commandes présentées en pièce 2 (sans tenir compte des commandes des clients britanniques) montrent que seuls
59 tee-shirts, quatre carnets, une coque pour téléphone portable et trois jeux vidéo ont été vendus à des clients dans l’Union européenne. En outre, la vue d’ensemble présentée en pièce 6 ne montre que sept commandes de jeux vidéo. Les autres éléments de preuve n’attestent aucune des ventes réelles des produits. Étant donné que les produits pertinents sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public et qui sont généralement vendus en grandes quantités, ces volumes de vente sont clairement insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque. En outre, il a été conclu que la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les commandes en pièce 2 ne montrent pas les chiffres totaux des ventes des produits «Sandokan», mais qu’elles ont uniquement été présentées pour indiquer le nombre total des ventes. Toutefois, cet argument n’est pas convaincant, en ce sens que presque toutes les commandes présentées par la titulaire de l’enregistrement international sont numérotées consécutivement, à savoir de #1001 à #1065 (seuls les numéros #1004, #1005 et #1027 sont manquants). Par conséquent, l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle il existe un volume de ventes nettement plus important que celui démontré n’est pas convaincante.
35 À cet égard, la titulaire de l’enregistrement international affirme, entre autres, que, compte tenu de la numérotation des commandes passées (qui commence à #1001), il peut être déduit que de nombreuses autres commandes ont été effectuées au préalable, de #1 à
#1000. Cette affirmation permet donc d’illustrer le fait que les commandes présentées ne constituent qu’un échantillon des commandes.
36 La chambre de recours fait observer que la titulaire de l’enregistrement international n’a fourni aucun autre élément de preuve, bien qu’elle en ait eu la possibilité conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. Il ressort de la jurisprudence que, si l’usage n’a pas à être quantitativement important pour être qualifié de sérieux, celui-ci doit tout de même être prouvé par des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits. Cependant, il y a lieu de relever que, en l’espèce, les chiffres de vente sont très faibles et ne suffisent donc pas pour exclure la possibilité d’un usage qui ne serait que purement symbolique. L’allégation selon laquelle les faibles volumes des ventes s’expliqueraient par la circonstance que les factures ne sont qu’illustratives de la réalité du volume commercial ne saurait prospérer. S’il ne saurait être exigé du titulaire d’une marque antérieure qu’il apporte la preuve de chacune des transactions effectuées sous cette marque au cours de la période pertinente de cinq ans visée à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, il est néanmoins nécessaire pour ledit titulaire invoquant des factures à titre d’élément de preuve, qu’il en présente des exemplaires dans une quantité qui permette d’exclure toute possibilité d’usage purement symbolique de ladite marque et, par conséquent, qui soit suffisante pour prouver son usage sérieux (08/10/2014, T-300/12, Fairglobe,
EU:T:2014:864, § 53-55 et jurisprudence citée).
37 Toutefois, en l’espèce, il convient de préciser que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit une quantité d’exemples permettant d’écarter toute possibilité d’usage purement symbolique de la marque antérieure. Les exemples ne concernent que 59 tee-shirts, quatre carnets, une coque pour téléphone mobile et
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trois jeux vidéo proposés à des clients dans l’Union européenne. En outre, la vue d’ensemble présentée en pièce 6 ne montre que sept commandes de jeux vidéo. Les autres éléments de preuve ne constituent pas de preuves de ventes réelles des produits. Les éléments de preuve fournis ne permettent pas de conclure à l’existence d’un volume d’usage suffisant pour les produits, compte tenu notamment du fait que le volume de l’activité commerciale et les caractéristiques des produits sur le marché pertinent doivent également être pris en considération. Le marché des tee-shirts, des carnets, des coques pour téléphones portables et des jeux vidéo dans l’Union européenne et même à l’échelon national est énorme.
38 La titulaire de l’enregistrement international aurait dû démontrer que les ventes des produits constituent des actes d’usage objectivement propres à créer ou à conserver un débouché pour les produits en question dont le volume commercial, par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage, n’était pas si faible pour conclure qu’il s’agit d’un usage purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque (27/09/2007, T-418/03, LA MER/LABORATOIRE DE LA MER,
EU:T:2007:299, § 90). En outre, les éléments de preuve complémentaires qui auraient pu étayer les allégations de la titulaire de l’enregistrement international quant à l’importance de l’usage de la marque antérieure n’auraient pas été difficiles à obtenir pour l’enregistrement international et rien dans les documents produits ne démontre qu’il était impossible de fournir d’autres éléments de preuve, en particulier concernant l’importance de l’usage de la marque (15/12/2016, T-391/15, ALDIANO/ALDI, EU:T:2016:741,
§ 48; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 51 et jurisprudence citée).
39 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus présenté de listes de prix, de rapports annuels, de publicités dans les journaux, d’études de marché, de citations de la marque dans des publications ou des déclarations établies par des sources indépendantes, par exemple par des fournisseurs, des clients ou des partenaires commerciaux, qui permettraient à la chambre de recours de tirer des conclusions sur l’étendue de l’activité commerciale sous la marque demandée. Les documents produits, considérés individuellement ou dans leur ensemble, ne fournissent pas suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne pour les produits pertinents. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas respecté l’exigence selon laquelle plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est faible, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque produise des éléments de preuve supplémentaires pour dissiper d’éventuels doutes quant à son authenticité.
40 Devant la chambre de recours, la titulaire de l’enregistrement international n’avance aucun argument relatif à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les documents produits, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne fournissent pas suffisamment d’informations, sans mentionner de chiffres concrets, sur l’importance de l’usage de l’enregistrement international contesté désignant l’Union pour les produits contestés et que, par conséquent, l’usage sérieux de la marque pour ces produits n’a pas été prouvé. Par conséquent, il suffit de relever que la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’usage sérieux de la marque pour les produits contestés n’a pas été prouvé pour les raisons exposées dans la décision attaquée à laquelle elle renvoie.
41 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve fournis, les informations qui peuvent en être déduites ne sauraient justifier la conclusion selon
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laquelle la marque est objectivement présente sur le marché d’une manière effective, cohérente dans le temps et stable en ce qui concerne la configuration du signe. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas respecté l’exigence selon laquelle plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est faible, plus il est nécessaire que le titulaire de la marque produise des éléments de preuve supplémentaires pour dissiper d’éventuels doutes quant à son authenticité. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit de preuves suffisantes de l’importance de l’usage de la marque pour les produits désignés par la marque antérieure et que la preuve de l’usage de la marque en cause ne peut pas être démontrée par de simples possibilités, voire par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné, la chambre de recours considère que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé l’usage sérieux de sa marque sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour les produits désignés par la marque antérieure, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
42 Par ailleurs, la demanderesse en annulation n’a formulé aucune allégation ni avancé aucun argument quant au rejet, par la décision attaquée, de la demande de fixation d’une date antérieure, à laquelle l’une des causes de déchéance s’est produite, à savoir la date à laquelle la déchéance prendra effet. Par conséquent, il suffit de relever que la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle la demanderesse en nullité n’avait pas suffisamment fait valoir et prouvé son intérêt juridique légitime à fixer une date antérieure de déchéance pour les raisons exposées dans la décision attaquée, à laquelle elle renvoie.
Conclusion
43 Comme indiqué précédemment, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35-36; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 41-42).
44 Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve produits, les informations qui peuvent en être déduites ne sauraient justifier la conclusion selon laquelle la marque est objectivement présente sur le marché d’une manière effective, constante dans le temps et stable en ce qui concerne la configuration du signe. Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit suffisamment de preuves de l’importance de l’usage de la marque pour les produits qu’elle désigne et que la preuve de l’usage de la marque en cause ne peut pas être démontrée par de simples possibilités, ni même par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné, la chambre de recours considère que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé l’usage sérieux de sa marque sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente pour les produits qu’elle désigne, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
45 À la lumière de tout ce qui précède, le recours est rejeté et la conclusion de la division d’annulation selon laquelle la déchéance de la marque contestée doit être prononcée pour tous les produits contestés compris dans les classes 9, 16, 25 et 28 doit être maintenue.
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Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international étant la partie succombante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation dans les procédures d’annulation et de recours.
47 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
48 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR.
Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures de recours pour un montant de 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’enregistrement international aux fins des procédures de recours et d’annulation s’élève à 1 630 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi K. Guzdek
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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