DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 129 097
Rolex, S.A., 3, 5, 7, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26, Suisse (opposante), représentée par Garrigues Ip, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
UAB «Vertical Group», S. Žukausko G. 20, 08234 Vilnius (Lituanie); «Skin Building» Limited Liability Trust, Office 2, 12 Tashenova Str., 010000 Astana, Kazakhstan (demandeurs), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 28/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 097 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 240 412 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 240 412 «KAVROLEX» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 976 721 «ROLEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.

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Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord la preuve de l’usage au regard de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 976 721 «ROLEX» (marque verbale).
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 15/05/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 15/05/2015 au 14/05/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 14: Horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets, parties d’horlogerie et accessoires d’horlogerie non compris dans d’autres classes, horloges d’alarme, horloges et autres instruments chronométriques, chronomètres, chronographes, appareils de chronométrage, appareils et instruments de mesure et de marquage du temps non compris dans d’autres classes; cadrans, boîtes, étuis et vitrines d’horlogerie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 05/03/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 09/05/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 09/07/2021. Le 17/06/2021, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Dans ses observations du 25/01/2021 (dans le délai imparti pour étayer les faits), l’opposante a également renvoyé à des éléments de preuve déjà produits dans le cadre de procédures antérieures, afin de prouver la renommée de sa marque antérieure. Cette demande de prise en considération des éléments de preuve issus de procédures antérieures a été partiellement acceptée et l’Office a transmis les preuves pertinentes à la demanderesse. Étant donné que cette demande a été présentée par l’opposante avant le 17/06/2021, et donc dans le délai imparti pour prouver l’usage de la marque antérieure, ces éléments de preuve seront également pris en considération.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont notamment les suivants:
Éléments de preuve de la procédure antérieure no B 3 077 645 mentionnés dans le délai imparti pour étayer les faits, tels qu’analysés dans la décision de la division d’opposition du 02/03/2020

Pièce no 1: factures datées entre 2013 et 2018 concernant des montres «ROLEX» vendues dans des pays de l’UE tels que la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays- Bas et le Royaume-Uni. Les factures font référence à divers modèles de montres, tels que «Rolex Oyster perpetue Yacht-Master», «Rolex Oyster perpetual Submariner», «Rolex Oyster perpetue Deep Sea», qui sont également présents dans les publicités et les articles de presse produits.

Pièce no 2: publicité de montres «ROLEX» dans plusieurs magazines, y compris renommés, de la distribution nationale et européenne, datés entre 2014 et 2017,

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tels que Forbes et Bazaar (République tchèque, 2014), l’Economiste, le temps, la fortune ( distribution européenne, 2015), Bazaar, Grazia (Pays-Bas, 2015), Vogue (Espagne, 2015), Elle (France, 2015), National Geographic ( Pologne, 2016), Elle
(Allemagne, 2017), Elle ( Allemagne, 2016), elle ( Allemagne), 2017.

Pièce no 3: un grand nombre d’articles parus dans des journaux et magazines nationaux renommés, y compris en ligne, distribués dans différents États membres (comme l’Autriche, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et le Royaume- Uni), datant de 2014 à 2018. À titre d’exemple, les différents articles présentés permettent d’extraire les informations suivantes:
o Un article paru dans le journal italien Corriere della Sera, daté du 25/03/2015, intitulé «Rolex Oyster», contenant une image et une description de la société
Rolex Oyster perpetue Yacht-Master 40, qui apparaît également dans plusieurs des factures soumises, pour un prix de 22 100 EUR.
o L’ article Watch-Insider en anglais, daté du 10/08/2015, indiquant que Rolex Oyster perpetue Yacht-Master est disponible via le réseau mondial de détail de Rolex. Ce modèle, disponible en deux dimensions (40 mm et 37 mm de diamètre), aurait été reçu avec grand intérêt lors de l’exposition Baselworld 2015. Cette montre comprend 18 gold de carat Everose, ainsi que d’autres caractéristiques telles que l’imperméabilisation, la haute précision, d’autres fonctions et la guérison (31 rubies). Le prix s’élève à 21 550 EUR.
o Un article paru dans le magazine français Montres, daté du 29/09/2015, mentionnant le «Rolex Oyster perpetue Yacht-Master», dont le prix («Prix») est indiqué à 21 700 EUR.
o Un article de Watch-Insider, daté du 18/03/2015, contenant des critiques du modèle «Rolex Day-Date 40», qui figure également dans les factures produites.
o Un article du Financial Times, daté du 29/09/2015, relatif aux montres Rolex et intitulé «Discretion est le mot horloger pour les consommateurs aisés d’aujourd’hui».
o Un article en ligne publié dans le magazine en lignelovetime, à l’adresse www.lovetime.fr le 23/09/2016, indiquant que la montre Rolex Daytona a été portée par l’acteur américain Paul Newman dans le film «Virages».
o Un article en ligne publié dans le magazine LePoint, à l’adresse www.lepoint.fr, dont le point 3) est intitulé «Rolex star du cinéma», mentionnant une partie des nombreux films dans lesquels Rolex est apparue, dont les films James Bond. Parmi ces films célèbres, Air Force
One, All Wide shut, Apocalypse Now, Apollo 13, Argo, Body of lies, Die Hard et Die hard 2, Eyes Wide shut, Good Morning Vietnam, Inception, Mission Impossibilité GHo’s Protocol, Ocean’ s 13, Rain Man, Rocky II, Liste de Schindler, Speed et Titanic, quelques exemples de ces films célèbres.
o Un article intitulé «Coach trip», publié le 01/11/2016 dans le magazine britannique Wallpaper, relatif à l’initiative «Rolex Arts initiative» (Rolex Mentor et Protégé Arts initiative), établi par Rolex, qui a lieu tous les 2 ans depuis 2002, dans lequel certains des créateurs les plus connus au monde
(du calibre de Martin Scorsese et Brian Eno) consacrent 30 jours ouvrables
à de jeunes artistes talentueux.
o Un article sur le modèle Rolex Daytona, publié le 21/10/2016 dans le magazine Chronos, distribué en Allemagne, selon lequel «dans la mesure où il a été dévoilé à Baselworld 2016, la Rolex Daytona […] est sans doute la montre la plus souhaitée au monde».
o Un article en ligne du site web www.theweek.co.uk, publié le 23/11/2016, indiquant que la société Rolex honore innovation lors du Global Enterprise Awards au 40e anniversaire de son programme philanthropique

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international, qui rend hommage au meilleur et à l’briquet dans un certain nombre de domaines. Cette initiative a été présentée dans un certain nombre d’autres magazines dans d’autres pays de l’UE (par exemple, en Espagne, en France et en Italie).
o Un article publié dans l’édition en ligne du journal italien La Repubblica (www.repubblica.it) le 07/09/2016, relatif à des événements parrainés par Rolex, à savoir Max Yacht Rolex Cup et Rolex Maxi 72 World Championship, organisés par Yacht Club Costa SMERALDA (Italie) en collaboration avec d’autres associations.
o Un article en ligne sur le site web www.passion-horlogere.com publié le 12/09/2016 et consacré au golf «Championnat» de golf parrainé par ROLEX, un «événement prestigieux» auquel ont participé des joueurs de golf professionnels internationaux.
o Un article paru dans le magazine Chronos publié le 20/10/2017 en Allemagne, mentionnant le célèbre acteur Paul Newman portant le modèle Rolex Daytona. La même référence est faite dans le magazine français Montres publié le 21/12/2017.
o Un article publié en ligne sur le site web www.horbiter.com, le 02/09/2018, dans lequel le modèle Rolex Oystersteel Deepsea (également présent sur les factures produites) a été «très couronné de succès grâce à ses caractéristiques qui le rendent indisponible sur la montre hyper- professionnel». En outre, dans le même article, il est fait référence à la garantie de 5 ans des montres de l’opposante, qui est «une opération de commercialisation qui rend extrêmement souhaitable, même après trois ans de vie, toutes les montres Rolex — la marque de luxe la plus vendue sur le marché de l’occasion».
o Un article sur www.horbiter.com, publié le 21/09/2018, sur le modèle de montre «Rolex Cellini». Dans l’article, il est indiqué que l’intégralité du savoir- faire acquis par le fabricant (l’opposante) depuis plus de 100 ans d’histoire est résumée de manière élégante dans la nouvelle collection Cellini. Les trois versions de la Rolex Cellini «reflètent exceptionnellement l’esprit du fabricant qui est fait d’un design équilibré, de détails et d’exclusivité».
Éléments de preuve produits le 17/06/2021
Factures datées de 2019 à 2020 pour des montres «ROLEX» vendues en Allemagne, en Espagne, en France, aux Pays-Bas et en Autriche. La marque apparaît en haut des factures, ainsi que dans la description des produits vendus avec le nom du modèle spécifique, par exemple «Oyster perpetal sous-mariner».
Articles de presse datés entre 2018 et 2020 d’Allemagne, d’Espagne, de France, d’Italie et des Pays-Bas (par exemple, Le Point, Le Figaro, Vogue, GQ, L’Equipe, Die Welt, Chronos, Expansión, ABC, De Telegraaf, La Vanguardia, Vanity Fair) montrant la marque antérieure sur les produits, par exemple
.

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Dans les articles, il est fait référence à la reconnaissance de la marque, notamment:
o «Horlogerie, Rolex est la première marque au monde»;
o «C’est un fait: Les montres Rolex sont les plus célèbres au monde. Ils sont renommés pour leur précision impeccable et leur qualité de fabrication, ils enregistrent tout au plus les poignets des plus personnalités. De Paul Newman à James Bond,…»;
o Bijoux iconiques, épisode 9: la montre Rolex Oyster;
o «Pourquoi le Soumariner de Rolex est une montre culte»;
o «Les modèles, le développement, les prix — tout ce qui concerne la légende de montre basse» est incontestable. Elle est probablement la montre la plus connue, la plus populaire, la plupart du temps, copiée et contrefaisante au monde. Rolex a construit l’icône depuis environ 60 ans, l’améliorer constamment dans la vente au détail sans en changer l’apparence inintelligible.»;
o «Il existe de nombreux livres écrits à ce sujet, la marque de montre la plus célèbre et la plus illusoire au monde, mais personne ne semble réellement obtenir la raison exacte de cette marque»;
o «Rolex et LEGO restent les entreprises les plus renommées au monde et Netflix enter Top 10»;
o «Le Rolex fondateur Hans Wilsdorf était jusqu’à ce qu’il ait transformé son logo d’entreprise en une couronne, étant donné qu’elle est restée le roi de marques de montres depuis plus d’un siècle. Sa valeur de marque énorme est due en partie au fait que Rolex révèle si peu de succès, et donc son mysticisme. Il a tendance à se positionner # 1 dans des études de marques de luxe et réside indéfiniment dans la liste de Forbes des marques les plus puissantes au monde. Demander à 100 personnes de citer une montre de luxe et, le plus souvent, «Rolex», «figures intéressantes sur le fabricant de montres le plus connu au monde».
Il ressort également clairement des articles de presse que l’opposante était le sponsor de nombreux événements, dont, par exemple, «Roland Garros», dans lesquels la marque «ROLEX» était clairement visible lors de l’événement
.
Publicité datant de 2019 à 2020 de Bulgarie, République tchèque, Danemark, Allemagne, Malte, Autriche, Pologne et Portugal (p. ex. Elle, Forbes, Vogue, Harper’s Bazaar).
Communiqués de presse datés entre 2019 et 2020. Dans plusieurs d’entre elles, il est indiqué que «Rolex, une montre suisse ayant son siège à Genève, est reconnue dans le monde entier pour son expertise et la qualité de ses produits. Ses montres Oyster perpetues et Cellini, toutes certifiées comme des chronomètres superlatifs pour leur précision, leur performance et leur fiabilité, sont des symboles d’excellence, d’élégance et de prestige».
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume- Uni en vue de démontrer l’usage de l’enregistrement international antérieur désignant

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l’UE. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Les factures et publicités montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne. Cela peut être déduit des différentes langues des documents et adresses dans différents pays de l’Union européenne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Une partie suffisamment importante des éléments de preuve datent de la période pertinente.
Les éléments de preuve produits, à savoir les factures, les publicités et les communiqués de presse, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée. Le fait que la marque soit utilisée dans une police de caractères légèrement stylisée ou avec la représentation d’une couronne, qui est laudative et possède un caractère distinctif faible, n’affecte pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’enregistrée.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves considérées dans leur ensemble, les éléments de preuve présentés par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.

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En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 14: Horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 976 721.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les

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produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15/05/2020. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée et pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir:
Classe 14: Horlogerie, à savoir montres, montres-bracelets.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 27: Tapis, paillassons et nattes; moquette; dalles de moquette pour recouvrir des sols; tapis et nattes pour véhicules; tapis de sol antifeu pour cheminées et barbecues.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 25/01/2021 (dans le délai imparti pour étayer les faits et preuves), l’opposante a fait référence aux éléments de preuve produits dans le cadre de procédures antérieures. Les parties pertinentes de ces éléments de preuve ont été exposées ci-dessus dans la section relative à la preuve de l’usage.
Le 17/06/2021, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires, également exposées ci-dessus.
Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire des preuves à l’appui de ses observations dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant présente des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents présentés pendant ce délai et qui se rapportent à la même condition prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office exerce le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes produites dans le délai qui concernent la même exigence juridique prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, à savoir lorsque les deux séries de faits ou de

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preuves font référence à la même marque antérieure, au même motif et, dans le cadre du même motif, à la même exigence.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, notamment, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves. Il est peu probable que l’opposante accepte des preuves supplémentaires tardives lorsque l’opposante a abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence.
À cet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai fixé initialement par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement produites par l’opposante justifie la présentation d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection. En particulier, l’opposante a fait valoir que les éléments de preuve concernaient une période antérieure à 2018 et qu’il n’apparaissait pas clairement si une renommée existait toujours entre 2018 et la date de dépôt du signe contesté (15/05/2020). En outre, la demanderesse a fait valoir qu’il ne pouvait être déduit des éléments de preuve que l’usage de la marque a été mondial et que les opérations de marketing de l’opposante ont été de longue date et substantielles pour étayer la conclusion selon laquelle la marque «ROLEX» jouit d’une renommée.
Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires produits le 17/06/2021.
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume- Uni en vue de démontrer la renommée de l’enregistrement international antérieur désignant l’UE. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE» (voir communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Sur la base des documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure «ROLEX» a acquis une forte renommée dans l’Union européenne. Les éléments de preuve concernent plusieurs États membres et représentent clairement une partie substantielle de l’Union européenne, compte tenu à la fois de la taille de la zone géographique et de la proportion de la population totale familiarisée avec la marque.
Les publicités publiées dans divers magazines (par exemple, Forbes, The Economist, Time, Grazia, Vogue, Elle et Geographie nationale)et les articles publiés dans plusieurs publications nationales et internationales, y compris des publications en ligne, fournissent des informations importantes sur les investissements de l’opposante et ses

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stratégies de promotion, de communication et de marketing. Il ressort également clairement des articles de presse que la marque a été exposée lors d’importants événements sportifs internationaux (par exemple, Wimbledon, Roland Garros ou Championnat Evian Golf), utilisés par de célèbres acteurs du site Hollywood (par exemple Paul Newman) et utilisés dans des films connus au niveau international.
Les articles de presse font référence à l’usage de longue date de la marque antérieure «ROLEX» pour des montres de luxe et y font référence en tant que «première marque dans le monde» ou «la plus connue dans le monde» et font référence à des types spécifiques de montres comme «iconique», «culte» ou «la plus connue, la plus populaire, la plus connue, la plus connue, la plus connue, la plus populaire et la plus connue, la plus connue, la plus populaire, la plus copiée dans le monde». Les articles font également référence à la «valeur énorme de la marque» et au fait qu’il tend à en attribuer le numéro un dans les études de marques de luxe et réside indéfiniment sur la liste des «Forbes» des marques les plus puissantes au monde.
Bien que l’opposante n’ait pas produit de chiffres de vente directs ou de chiffres concernant les dépenses de marketing et de publicité, comme l’affirme la demanderesse, les éléments de preuve susmentionnés suffisent clairement pour étayer la conclusion selon laquelle la marque antérieure jouit d’une forte renommée dans l’Union européenne, à tout le moins jusqu’à la date de dépôt du signe contesté.
Parconséquent, la division d’opposition conclut que l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 976 721 «ROLEX» a fait l’objet d’un usage long et intensif et est généralement connu sur le marché pertinent, où il jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders en ce qui concerne leshorloges, à savoir les montres, les montres-bracelets, comme l’attestent diverses sources indépendantes. Elle a sans aucun doute obtenu une forte notoriété.
b) Les signes
ROLEX KAVROLEX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux éléments verbaux, à savoir «ROLEX» dans la marque antérieure et «KAVROLEX» dans le signe contesté, sont dépourvus de signification et de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le fait que la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, représentant les cinq dernières lettres «ROLEX» sur huit. Ils diffèrent par les trois premières lettres du signe contesté «KAV».

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Bien qu’il existe, comme le fait valoir la demanderesse, une pratique juridique constante selon laquelle la partie initiale d’un signe est celle qui attire en premier l’attention du lecteur, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, car le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40,
§ 52).
Même si les marques sont perçues comme un tout et ne sont pas décomposées artificiellement, comme l’affirme la demanderesse, il ne passera pas inaperçu que la majeure partie du signe contesté coïncide avec la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;

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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, aucun concept ne permettrait de les différencier davantage.
La marque antérieure jouit d’une forte renommée en ce qui concerne les horloges, à savoir les montres, les montres-bracelets.
Les produits contestés sont des tapis, paillassons et nattes; moquette; dalles de moquette pour recouvrir des sols; tapis et nattes pour véhicules; tapis de sol antifeu pour cheminées et barbecues compris dans la classe 27. Outre leur finalité fonctionnelle, les tapis, paillassons et nattes présentent également un aspect décoratif, étant donné qu’ils sont utilisés pour décorer les maisons ou pour offrir des voitures. Ces produits ont également un segment de luxe et il n’est pas rare que les entreprises vendant certains produits de luxe étendent leur activité à d’autres produits de luxe (par exemple, les secteurs de la bijouterie, de la parfumerie, de la mode, de la décoration intérieure et des voitures de luxe).
Par conséquent, bien que les montres de l’opposante et les produits contestés compris dans la classe 27 présentent des caractéristiques très différentes, comme l’affirme la demanderesse, il peut néanmoins y avoir un lien entre eux, compte tenu notamment de la forte renommée de la marque antérieure et du fait que l’intégralité de la marque antérieure est incluse dans le signe contesté, créant ainsi une similitude qui ne passera pas inaperçue.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de

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profit indu ou de préjudice» (06/07/2012-, 60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et lui porterait préjudice.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants:
les marques en conflit sont pratiquement identiques et la marque antérieure jouit d’une renommée énorme dans l’ensemble de l’Union européenne;
il ressort clairement des éléments de preuve produits à l’appui de la renommée de la marque antérieure que «ROLEX» est une marque exclusive, ce qui implique des concepts de qualité élevés tels que le prestige, le luxe et un mode de vie actif;
la demanderesse pourrait tirer indûment profit du degré de reconnaissance de la marque «ROLEX», afin d’introduire sa propre marque sans courir aucun risque, ni supporter les frais liés à l’introduction sur le marché d’une marque totalement inconnue.

Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Compte tenu des produits contestés pertinents compris dans la classe 27 pour lesquels un lien a été établi ci-dessus, le public pertinent est le grand public et le niveau d’attention est moyen.

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Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009,-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177,
§ 53).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers.
La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
La marque antérieure jouit d’une forte renommée et est devenue une marque très attractive. Les éléments de preuve produits par l’opposante, en particulier les publicités et les articles de presse, montrent que la marque antérieure est associée à une grande qualité, fiabilité, excellence, élégance et prestige.
Comme expliqué à la section c), compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similitude entre les signes et du lien entre les produits en conflit, le public pertinent établira un lien entre les marques. Ce lien créera une association qui produira un avantage commercial pour le demandeur, étant donné que l’image de haute qualité, de fiabilité, d’excellence, d’élégance et de prestige sera facilement transférée aux produits de la demanderesse. Par conséquent, il est très probable que l’usage de la marque contestée puisse donner lieu à un parasitisme: en d’autres termes, elle tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;

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e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 976 721, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Vito pati GONZALEZ SAIDA CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.