DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 661
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación «Edificio Inditex», 15142 Arteixo (La Coruña), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6, Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sara Bag SL, Calle Villafranca del Bierzo Núm 29 Pta. 2 Complem. Polígono Industrial Cobo Calleja, 28947 Fuenlabrada, Espagne (demanderesse).
Le 25/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 661 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 683 554 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.


MOTIFS
Le 28/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 683 554 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 8 929 952 et no 112 755, tous deux pour la marque verbale «ZARA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 8 929 952 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 112 755.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 112 755.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
La demanderesse a fait valoir que la marque de l’Union européenne antérieure no 112 755 «ZARA» jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits compris dans la classe 25.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque

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antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 07/04/2022. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés en matières textiles; tiges de bottes; visières

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[chapellerie]; dessous-de-bras; ferrures de chaussures; empeignes; carcasses de chapeaux; talonnettes pour bottes et chaussures; talonnettes pour les bas; talons; semelles intérieures; ferrures de bottes; accessoires (pour chaussures); accessoires (pour chaussures); antidérapants pour bottes et chaussures; poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; plastrons de chemises; empiècements de chemises; semelles; crampons de chaussures de football; bouts de chaussures; visières [articles de chapellerie]; trépointes de bottes; trépointes de bottes et de chaussures; trépointes de chaussures.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 18: Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; parapluies et parasols; bandoulières (ceintures); bandoulières [courroies] en cuir; bandoulières en cuir; trousses de toilette vendues vides; KID; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en imitation cuir; carton-cuir; sangles de cuir; cordons en cuir; courroies en imitation cuir; bandelettes en cuir; courroies de patins; bandoulières [bandoulières]; imitations du cuir; cuir imitation vendu en vrac; cuir en polyuréthane; cuir et imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; cuir pour chaussures; boues [parties de peaux]; porte- documents en cuir; étiquettes adhésives en cuir pour sacs; étiquettes en cuir; étiquettes en cuir pour vêtements; téfilline [phylactères]; gaines de ressorts en cuir; garnitures de harnachement; garnitures de cuir pour meubles; objets
à mâcher en cuir pour chiens; fourrure de fourrure; snakeskin; fourrure mi- ouvrée; fourrures vendues en vrac; peaux corroyées; fourrure; peaux et autres cuirs travaillés ou semi-travaillés; porte-cartes en cuir.
Classe 25: Vêtements; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; chaussures; chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail dans le domaine de l’habillement; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente en gros concernant les articles de sellerie; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les tissus; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les articles de sellerie; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente en gros concernant les bagages; services de vente en gros concernant les parapluies; services de vente en gros concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les parapluies; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente en gros de fourrures; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de bagages.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 16/12/2022, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:

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Pièce 2: Article de Martin Roll, daté du 11/2021 et intitulé «The Secret of Zara’ s Success. A Culture of Customer co-création», indiquant notamment ce qui suit: «ZARA est l’une des marques de vente au détail de mode les plus populaires au monde, voire la plus connue. Avec son introduction spectaculaire du concept de «vente au détail rapide» dans la mesure où il a été créé en 1975 en Espagne, Zara demande que la passion responsable de la mode crée une passion responsable de la mode auprès d’un large éventail de consommateurs, répartis dans différentes cultures et groupes d’âge». «ZARA compte à présent 2 264 magasins stratégiques dans des villes de premier plan dans 96 pays. Il n’est pas surprenant que Zara, qui a commencé comme petit magasin en Espagne, soit désormais le plus grand distributeur de la mode au monde et soit la marque phare d’Inditex». «En 2019, Zara s’est positionnée 29ans sur la liste mondiale de conseils en marques Interbrand des meilleures marques mondiales. Ses valeurs fondamentales se retrouvent en quatre termes simples: beauté, clarté, fonctionnalité et durabilité». «ZARA produit plus de 450 millions d’articles et lance chaque année environ 12 000 nouveaux dessins ou modèles, de sorte que l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement est essentielle pour faire en sorte que ce rafraîchissement constant des collections au niveau des magasins soit fluide et efficace».
Pièce 3: Magazines spécialisés, blogs et études monographiques contenant, entre autres, quelques extraits de blogs et de publications en ligne expliquant la logistique des produits de ZARA et pour le groupe Inditex: «L’efficacité du système logistique de Zara permet à Inditex de rafraîchir toutes les collections de boutiques physiques et en ligne deux fois par semaine et peut fournir des commandes à des magasins partout dans le monde dans un délai de 48 heures, et souvent plus tôt». «En Espagne, les clients visitent les magasins Zara 17 fois par an contre 3 fois par an pour les concurrents».
Pièce 4: Extraits de classements de marques de haut niveau dans lesquelles «ZARA» est représenté; (1) classement des marques «ZARA», classement «ZARA» en^83e position pour «Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands» en 2022, 46e^position dans «The Wor’s lest Valuable Brands» par Forbes en 2019, 25e^position dans «Best Global Brands» en 2018, 31st dans «Global Simplicity Index» en 2017 ou^3e position dans «Best Retail Brands Europe» en 2014; (2) «best Global Brands» 2016, «Claskings (100)» par Interbrand, «Zara» figurait dans le top 100 et en 2020, il était en position 25, par exemple «Gucci» ou «Prada».
Pièce 5: Publicité, promotion et influence de la marque «ZARA» dans les médias sociaux. Instagram compte plus de 25 millions de abonnés, Twitter près de 1,5 millions et la chaîne officielle YouTube compte plus de 12 millions de vues. Les statistiques détaillées montrent l’augmentation de 5 millions d’abonnés en un an. Ils montrent également les statistiques relatives aux marques d’habillement les plus populaires sur Facebook (février 2018), dans lesquelles «ZARA» figure dans la 3e position. Dans le classement des principales marques de mode sur Instagram à partir de décembre 2017, la 6e classe «ZARA»;
Pièce 6: Extrait de Highsnobiety, «The 10 st Valuable Fashion Brands in the World 2019». Pour la première fois, «ZARA» est placé dans la 2e position dans les «10 premières marques les plus importantes au monde» (18.4 milliards de dollars américains), en prenant le point de H indirects de l’année précédente.
Pièce 7: Rapport de 2018 sur la renommée de détail, obtenu à partir du site www.reputation.com, une plateforme SaaS qui aide les entreprises basées sur la localisation à améliorer leur renommée auprès des clients en ligne et sur site. Il présente certaines catégories d’expérience de la clientèle, allant de la valeur au service aux délais d’attente et de plus. Selon le rapport, «renommée tation.com a appliqué l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse sensible sur des textes de 4.7 millions de commentaires de consommateurs en ligne publiés sur Google et Facebook». D’après les conclusions du rapport, Zara est l’une des marques qui a fait apparaître d’importants gains de service, «bondissant de 1.9 étoiles en 2017 à 3.1 étoiles cette année» (2018).

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Pièce 8: Rapport REP Track 100 du Reputation Institute; à partir de 2017, en ce qui concerne les entreprises et marques les plus renommées au monde. Le Reputation Institute est parrainé par des Forbes et s’appuie sur une étude de pays à travers le monde et «ZARA» est en position 99. Environ 170 000 entretiens ont été organisés entre janvier et mars 2017. En ce qui concerne la méthodologie, le rapport indique que les «entreprises qualifiées» étaient celles ayant une perspective internationale, une renommée supérieure à la moyenne dans son pays d’origine et une connaissance mondiale de plus de 40 %. Le questionnaire était fondé sur l’internet et a été réalisé dans 15 pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le rapport porte sur les «7 dimensions de la renommée» (performance, produits/services, innovation, lieu de travail, gouvernance, citoyenneté, leadership).
Pièce 10: Présentation des résultats annuels pour l’année 2021 montrant que les ventes d’Inditex s’élèvent à 27 716 millions d’euros. Bien que l’année 2020 ait été affectée par la pandémie, les ventes de ZARA (y compris Zara Home) s’élèvent à 14.1 milliards d’euros. La durabilité est un point clé de la stratégie de l’entreprise: en 2021, 42 % de l’utilisation de fibres plus durables; objectifs 2023: 100 % de fibres cellulosiques durables, 100 % de plastique à usage unique et 100 % de coton plus durable d’ici à 2023.
Pièce 11: 11/04/2019, affaire T-655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES, EU:T:2019:241, et 2 décisions des chambres de recours, datées de 2020, confirmant le caractère distinctif accru ou la renommée dans l’Union européenne de la marque «ZARA» pour des produits compris dans la classe 25.
Pièce 12. Dossier de presse en anglais pour l’année 2022. Il montre d’importantes données et chiffres d’Inditex de la marque «ZARA» en ce qui concerne les ventes, les magasins, les marchés totaux et les marchés avec des magasins pour les années 2019, 2020 et 2021.
Pièce 13: Article du site web https://goodonyou.eco, spécialisé dans la mise en place de modes de production et de consommation durables dans le secteur de la mode, intitulé «How Ethical is Zara?» faisant référence au programme de réparation et de réemploi intitulé «Boucler la Loop» lancé par la société mère «ZARA», «Inditex».

En outre, il convient de noter que l’opposante a produit d’autres éléments de preuve afin de prouver l’usage du droit antérieur(pièces 1 et 9). Toutefois, la division d’opposition ne juge pas nécessaire d’examiner également cette documentation en détail, étant donné que les observations consistent en des captures d’écran de la page web «Inditex» et d’autres documents, graphiques montrant des données financières (2016-2020) en rapport avec ses marques provenant de l’opposante elle-même. En effet, la division d’opposition considère que, sur la base des éléments de preuve produits, les affirmations de l’opposante sont bien fondées.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes. La marque a augmenté dans les différents classements montrant l’évolution de la croissance et de la force de la marque. Les classements, tous listés ci- dessus, sont tous indépendants et impartiaux; par conséquent, la valeur probante de ces informations est très élevée. Par exemple, àla suite des classements effectués par la société indépendante Forbes, la marque antérieure «ZARA» a été classée de 2015 à 2020 en tant que^marque la plus précieuse au monde,⁵³, 51st , 46 e, 41 e et 46 ans. En outre, lorsqu’on considère les informations dans leur ensemble, au cours des dernières années, la marque est indéniablement tombée de force à la force et est reconnue en relation avec la haute couture et l’habillement en général.

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Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis une forte renommée dans l’Union européenne pour, à tout le moins, les vêtements, qui peuvent être interprétés au sens large comme couvrant les vêtements, les chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25. Cette conclusion est également corroborée par diverses décisions nationales, l’OMPI et l’EUIPO, ainsi que par la jurisprudence du Tribunal (11/04/2019, T-655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES, EU:T:2019:241, § 33 et 40).
b) Les signes
ZARA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le mot «BAG» inclus dans le signe contesté est un mot anglais qui est lié à certains produits et services concernés, ce qui a une incidence sur leur caractère distinctif (voir ci-dessous). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Étant donné que bon nombre des produits contestés compris dans la classe 18 sont des types d’articles servant à transporter des objets, ce mot est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il indique la nature et la destination des produits. Il existe quelques exceptions en ce qui concerne, par exemple, l’ imitation du cuir et des parapluies contestés, qui ne sont pas, à proprement parler, des articles servant à transporter des objets, mais, pour les premiers, désigne la destination ou la destination des produits et, pour les seconds, elle peut désigner une caractéristique des produits, à savoir les parapluies de si petite taille ou lumière qu’ils peuvent être facilement portés dans un sac. Par conséquent, ce mot est au moins faible, voire dépourvu de caractère distinctif pour ces produits. La même conclusion s’applique aux services liés aux sacs, bagages et sacs à main. Toutefois, l’élément «BAG» possède un caractère distinctif normal pour les autres produits compris dans la classe 25 et les services de vente au détail et en gros de sellerie, fourrures, vêtements, chaussures, chapellerie et tissus compris dans la classe 35.
Bien que la marque antérieure «ZARA» ne soit pas un nom courant, elle peut être perçue comme un prénom féminin par le public pertinent analysé et comme une forme de Sarah. En

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fait, le terme «Sara» du signe contesté sera perçu comme un prénom féminin et, pour une partie du public analysé, comme une variante du précédent, étant donné que tous deux ont la même origine arabe et hébraïque. Compte tenu du fait qu’aucun de ces produits et services n’est lié aux produits et services pertinents, ils sont distinctifs.
En raison de sa taille et de sa position, la représentation stylisée des lettres «SA» est l’élément dominant du signe contesté. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, le public pertinent percevra les lettres «SA» comme les lettres initiales de l’élément verbal «SARA», placées en dessous. Il convient de noter qu’il est assez courant pour les entreprises de «jouer» avec l’apparence des premières lettres du ou des éléments verbaux d’une marque, par exemple en les transformant en logo, et que les consommateurs y sont habitués. Par conséquent, ce composant sera identifié par les premières lettres de l’élément verbal placé en dessous, à savoir «SARA». Par conséquent, en ce qui concerne la signification, le public pertinent ne percevra pas la représentation des lettres «SA» indépendamment de l’élément verbal «SARA», qu’il renforce. En tout état de cause, étant donné qu’il ne concerne directement aucun des produits et services en cause, cet élément possède un caractère distinctif normal.
La typographie a un caractère décoratif et ne détournera donc pas l’attention du consommateur des éléments qu’elle semble embellir.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres et sons «* ARA», qui constituent presque l’intégralité de la marque antérieure, «ZARA», et du premier élément verbal du signe contesté, «SARA». Ces termes ont le même nombre de lettres, coïncident par le nombre de syllabes et ont, par conséquent, le même rythme et la même intonation. Ils diffèrent par leur première lettre et leur sonorité, à savoir «Z-» par opposition à «S-». Toutefois, ces deux lettres sont, d’une manière ou d’une autre, similaires sur le plan visuel (en miroir). En outre, ces lettres (Z/S) sont toutes deux consonnes fricatives. Par conséquent, leurs sonorités sont similaires pour le public pertinent analysé. Les signes diffèrent également par le mot supplémentaire du signe contesté, «BAG» (et sa prononciation), dont l’impact est moindre en raison de sa position, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. De même, les débuts/mots communs «ZARA»/«SARA» ont plus d’impact.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés par le public pertinent analysé à un prénom féminin provenant du même nom d’origine arabe et Hebrew, «Sarah», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel [26/11/2018, R 543/2018-2, Sara/ZARA (fig.), § 38]. Le

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mot supplémentaire du signe contesté ajoute un concept possédant un caractère distinctif faible/non distinctif pour certains produits et services.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une grande renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il est déclenché par la similitude entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en

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présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
La question de savoir si le public pertinent établira un lien entre les marques doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances de chaque affaire et des éléments de preuve et arguments présentés par les parties, qui doivent ensuite être mis en balance. Même une faible similitude entre les signes (qui pourrait ne pas suffire pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE) implique d’apprécier si un lien entre les signes sera établi dans l’esprit du public pertinent-(11/12/2014, 480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 74).
La Cour a établi que les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, sans pour autant les confondre. À défaut de ce lien dans l’esprit du public, il est peu probable que l’usage de la marque postérieure tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porte préjudice (12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 43).
L’existence de ce lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, notamment, du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées, du public pertinent, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure (12/03/2009, 320/07-P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45).
Les produits contestés compris dans la classe 18 sont tous des sacs (et des sangles associées), des étuis, des boîtes, des portefeuilles, des articles de bagages, ainsi que des parapluies, parasols et cannes, fourrures et produits en cuir. Ces produits contestés présentent un lien évident avec les vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25 de l’opposante, pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée élevée, étant donné qu’ils peuvent être achetés en tant qu’articles de mode, certains même dans les mêmes magasins, pour combiner couleurs ou impressions des différents produits ou pour être utilisés ensemble. Par exemple, les parapluies et vestes de pluie sont souvent utilisés et assortis ensemble, tout comme les sacs et les vêtements. Les vêtements, chaussures et chapellerie peuvent également être spécifiquement conçus pour des activités de voyage ou d’extérieur et ont donc également un lien avec les articles de bagages contestés, qui sont souvent vendus dans les mêmes points de vente. Les articles de bagage sont également souvent choisis en raison de leur conception spécifique et, bien qu’il s’agisse d’articles

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fonctionnels, sont également des articles de mode. Le cuir et les peaux d’animaux, ainsi que d’autres produits en cuir, tels que les cordons en cuir, peuvent être utilisés dans le processus de fabrication des produits de l’opposante et sont donc également liés, au moins dans une certaine mesure. Les garnitures de cuir pour meubles sont des articles de maison qui ont également souvent un but décoratif. Étant donné que les entreprises de luxe avec succès s’étendent souvent aux articles de décoration d’intérieur, ces produits sont également liés.
Même un lien entre les vêtements et les articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux de l’opposante; les garnitures de harnachement sont hautement plausibles. Le public qui achète ces produits achètera également des vêtements destinés aux sports équestres. Par exemple, un joueur de polo lors de l’achat d’articles équestres, connaissant la marque antérieure très renommée, peut établir un lien entre la marque antérieure et le signe contesté, qui présente d’importantes similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Des magasins d’équitation spécialisés ou des magasins de sport proposant des articles de sellerie, des fouets et des vêtements pour animaux; les garnitures de harnachement proposent également des vêtements destinés aux sports équestres. Par conséquent, les articles de sellerie, fouets et vêtements pour animauxde la demanderesse présentent un lien suffisant avec les vêtements de l’opposante pour lesquels la marque antérieure est renommée (07/12/2018, R 193/2017-1, HPC POLO/POLO et al.).
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont des vêtements, chaussures, chapellerie et leurs parties. Les vêtements, chaussures et chapellerie contestés coïncident avec les vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante et sont identiques. Les parties de vêtements, chaussures et articles de chapellerie présentent également un lien évident avec les produits de l’opposante, étant donné qu’ils appartiennent à la même industrie. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires; Il s’ agit de matières premières utilisées pour fabriquer les produits de l’opposante et les créateurs sont très impliqués dans leur conception et leur sélection.
Enfin, certains des services contestés compris dans la classe 35, tels que les services de magasins devente au détail dans le domaine des vêtements; services de vente au détail concernant les sacs; les services de vente en gros concernant la chapellerie sont considérés comme étant au moins faiblement similaires aux produits renommés de l’opposante pour les raisons suivantes: en particulier, il existe un lien étroit entre les produits et services sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits identiques ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins. Les autres services de vente au détail, en gros et en ligne compris dans la classe 35 peuvent être proposés, du moins du point de vue du public pertinent, par les mêmes entreprises, en particulier compte tenu de la renommée exceptionnellement élevée de la marque pour les produits en cause.
Dans l’ensemble, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier le degré élevé de reconnaissance et la forte renommée, ainsi que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la similitude entre les signes en conflit, le chevauchement entre le public pertinent concerné et le lien évident entre les produits et services pertinents, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, T 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

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d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Selon la Cour de justice de l’Union européenne:
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).

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La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
Il existe un profit indûment tiré du caractère distinctif du signe de l’opposante. La demanderesse de la MUE bénéficiera de l’attrait de la marque antérieure «ZARA» en apposant sur ses services un signe qui est largement connu sur le marché, à la suite d’un processus continu de croissance de la renommée depuis les premiers jours de 1975, détournant ainsi son pouvoir d’attraction et de valeur publicitaire.
Un tel détournement du caractère distinctif de la marque antérieure entraîne une association entre les marques, qui est susceptible de transférer, d’une manière ou d’une autre, un caractère attractif au signe de la requérante. Une telle association est plus probable lorsqu’il existe un lien particulier entre les produits/services, ce qui permet d’attribuer certaines qualités des produits de la demanderesse à celles des produits de l’opposante.
La demande de marque de l’Union européenne contestée peut tirer profit de la notoriété de la marque antérieure en exploitant indûment son prestige et son image d’excellence et de fiabilité. Un tel risque sera particulièrement élevé lorsque la marque antérieure a acquis non seulement un degré élevé de reconnaissance auprès des consommateurs, mais également une renommée «particulière», en ce sens qu’elle reflète une image d’excellence, de fiabilité ou de qualité.
La marque de l’opposante pourrait être perçue comme l’objet du processus de ce que l’on appelle aujourd’hui l’ «expansion de la marque», qui est l’extension naturelle des marques notoirement connues à d’autres secteurs d’activité, en élargissant sa portée à d’autres industries.
Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple, lorsqu’il y a une exploitation manifeste et un parasitisme d’une marque renommée, ou une tentative de tirer profit de sa renommée. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T 93/06-, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, 47/06-, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé 12/03/2009,-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; voir également 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). Un tel détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une association entre les marques concernées, grâce à laquelle le pouvoir d’attraction de la marque antérieure et son prestige peuvent être transférés au signe faisant l’objet de la demande.
La division d’opposition souscrit, en substance, aux arguments de l’opposante ci-dessus.
En l’espèce, la marque antérieure a acquis une grande renommée et est devenue une marque attrayante et puissante dans l’Union européenne. Les éléments de preuve produits par l’opposante montrent que la marque antérieure possède une image positive et est associée à la qualité et à la mode. Il existe un lien entre les produits et services contestés

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compris dans les classes 18, 25 et 35 et les vêtements, chaussures et chapellerierenommés de l’opposante compris dans la classe 25. En outre, les signes sont similaires puisque la quasi-totalité de la marque antérieure est incluse dans le premier élément verbal du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu du lien particulier entre les produits de l’opposante pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée élevée et les produits et services contestés susmentionnés pour lesquels il existe un «lien», un nombre important de consommateurs peut décider de se tourner vers les produits et services de la demanderesse en raison de l’association mentale avec la marque renommée de l’opposante, détournant ses pouvoirs d’attraction et de valeur publicitaire. Cela peut stimuler la vente ou l’utilisation des produits et services de la demanderesse dans une mesure qui peut être exagérément élevée par rapport à l’importance de ses propres investissements promotionnels. Il peut en résulter une situation inacceptable dans laquelle le demandeur est autorisé à exploiter de manière parasitaire les investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de sa marque.
Par conséquent, compte tenu de l’exposition considérable des consommateurs pertinents à la marque antérieure renommée de l’opposante pour les produits pour lesquels une renommée a été constatée, de la similitude des marques et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe une forte probabilité que l’usage sans juste motif de la marque contestée pour les produits et services contestés susmentionnés puisse conduire à un parasitisme. En d’autres termes, la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, à tout le moins dans la perception de la partie anglophone pertinente du public. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Autres types de préjudice
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure et le motif sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir la MUE antérieure no 8 929 952 pour laquelle l’ opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Carlos MATEO PÉREZ MARTA GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.