LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans l’affaire R 589/2023-2
NEOPHARMED GENTILI S.p.A.
Via S.G. Cottolengo, 15 20143 Milano
Italie Opposante/requérante
représentée par CON LOR S.P.A., Avda Aguilera, 19-1°B, 03007 Alicante (Espagne)
contre
KimiPharma, Lda
Edifício KimiSciences Parque Industrial de
Vendas Novas Rua 3, Lote 710/711
7080-341 Vendas Novas
Portugal Demanderesse/défenderesse représentée par ISERN PATENTES Y MARCAS, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso,
08036 Barcelone (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 146 161 (demande de marque de l’Union européenne no 18 389 186)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 février 2021, KimiPharma, Lda (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Penamox
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour animaux.
2 La demande a été publiée le 11 février 2021.
3 Le 6 mai 2021, NEOPHARMED GENTILI S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement italien antérieur no 1 087 035 de l’opposante pour la marque verbale «VELAMOX», déposée le 4 août 2004 et enregistrée le 11 janvier 2008, désignant des produits compris dans la classe 5.
6 Par décision du 24 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La demanderesse a demandé la preuve de l’usage. La division d’opposition n’a pas jugé approprié de procéder à une telle appréciation. L’examen de l’opposition a été effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue la meilleure lumière dans laquelle l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
– Les produits pharmaceutiques pour animaux contestés sont identiques aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 5.
– Le degré d’attention du public pertinent à l’égard des produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36), soit parce qu’il s’agit de professionnels de la médecine qui prescrivent la médecine, soit parce qu’ils ne sont pas des professionnels, pour lesquels ces produits affectent leur état de santé (ou celui de leurs animaux).
– Le territoire pertinent pour la comparaison des signes est l’Italie.
– Les deux signes sont des marques verbales. La protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la
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marque pourrait éventuellement revêtir. Les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
– Si un signe est composé d’un élément verbal, les consommateurs peuvent le décomposer en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît.
– Les consommateurs moyens italiens reconnaîtront et identifieront le mot VELA dans la marque antérieure et « Pena» dans le signe contesté et décomposeront donc les marques en conflit en leurs éléments verbaux respectifs, «VELA» et «MOX» et
«Pena» et «mox». En effet, le grand public pertinent comprendra immédiatement et sans effort les éléments VELA (marque antérieure) comme «sail» et « Pena» (signe contesté) comme signifiant «sorrow». Ces éléments verbaux n’ont pas de lien clair avec les produits pertinents et sont donc distinctifs. Cette partie du public italien percevra la terminaison commune «MOX» des signes comme étant dépourvue de signification et, par conséquent, distinctive.
– En outre, les professionnels de la médecine possédant des connaissances et une expertise spécifiques sont susceptibles de percevoir la suite de lettres communes «AMOX» comme une allusion à l’ «amoxicilline», qui est un antibiotique couramment utilisé pour traiter certaines infections bactériennes chez l’homme et une variété d’espèces animales.
– Dans le secteur pharmaceutique, il est courant d’utiliser des marques évocatrices. La suite de lettres «AMOX» peut suggérer aux consommateurs professionnels que les produits pharmaceutiques en cause peuvent contenir de l’amoxicilline en tant que principe actif. L’élément est donc considéré comme faible. Cela ne s’applique pas au grand public, qui n’est pas présumé posséder une connaissance spécifique de ces termes médicaux.
– Étant donné que les consommateurs se concentrent généralement sur le début d’un signe, il convient d’accorder une importance particulière au fait que les marques ont des débuts principalement différents, à savoir respectivement «V * L» et «P * n».
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «* E * AMOX» et par leurs sons. Ils diffèrent par leur première lettre, «* V *» contre «* P
*», et par leurs sonorités, «* L *» contre «* N *». Il existe des différences substantielles entre les signes en raison de leurs débuts distincts. Bien que leurs terminaisons soient identiques, à savoir «* AMOX», et qu’elles coïncident par leur deuxième lettre, «* E *», les différences au niveau de leurs première et troisième lettres donnent lieu à une différence visible et audible entre les marques que les consommateurs percevront clairement.
– Le même nombre de lettres n’a pas de signification particulière, en tant que tel, ni pour le grand public ni pour le public spécialisé. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et certaines lettres en commun. Ils ne peuvent, de ce seul fait, être considérés comme similaires sur le plan visuel.
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– Les signes ne présentent qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les signes seront associés à des significations distinctives différentes en raison des significations de VELA et de Pena. La suite de lettres commune «MOX» sera perçue comme dépourvue de signification par le grand public. Pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Les consommateurs professionnels comprendront également le concept d’ «AMOX». Toutefois, étant donné qu’il est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Pour le public professionnel, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible susceptible d’être perçu uniquement par le public professionnel.
– La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Les produits s’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention du public est élevé.
– Les signes ne présentent qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires ou similaires à un degré tout au plus faible sur le plan conceptuel. Bien que les signes coïncident par certaines de leurs lettres, il existe des différences significatives entre eux dans leur ensemble. À cet égard, l’appréciation doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par les marques, car le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
– Il est très peu probable que le public suive artificiellement l’analyse des signes au point de les confondre ou d’établir une association entre eux en raison de la coïncidence de certaines lettres, dont quatre sur cinq sont placées à la fin des signes. Les lettres divergentes «V» et «L» (marque antérieure) contre «P» et «n» (signe contesté) doivent être prises en considération lors de l’appréciation du risque de confusion, d’autant plus qu’elles sont placées au début des signes et seront clairement perçues visuellement et phonétiquement. Dès lors, il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs associeront les deux signes ou les confondront, en particulier compte tenu de leur niveau d’attention élevé pour les produits en cause.
– Cela est particulièrement vrai pour le public pertinent qui associera les signes à deux significations distinctes et distinctives. Dans ce contexte, cette partie du public ne considérera pas que les lettres qui coïncident sont importantes. En effet, la reconnaissance du contenu sémantique contenu dans les signes en conflit est immédiate et instinctive. Par conséquent, les consommateurs établiront une distinction déterminante entre les marques. Même pour la partie du public professionnel pour laquelle les signes seront associés au même concept faible d’
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«amoxicilline», il est très peu probable qu’il analyse les signes au point de les confondre ou d’établir une association entre eux en raison de leurs lettres communes. Comme indiqué ci-dessus, dans le secteur pharmaceutique, il est fréquent d’utiliser des marques qui évoquent le principe actif des produits pharmaceutiques et, par conséquent, les consommateurs professionnels ne sont pas susceptibles d’accorder une grande importance à la marque aux éléments faibles communs «AMOX» des signes.
– En ce qui concerne la décision d’opposition antérieure mentionnée par l’opposante, 29/10/2013, B 2 112 608, CORD URA/FOXDURA, dans laquelle un risque de confusion a été constaté, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, comme l’a également confirmé le Tribunal (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
– Toutefois, le raisonnement et le résultat doivent toujours être dûment pris en considération. L’affaire antérieure n’est pas pertinente aux fins de la présente procédure. Dans cette affaire, le public pertinent pour les produits compris dans la classe 24, à savoir les tissus, a été considéré comme faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à supérieur à la moyenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, les produits compris dans la classe 5 sont souvent achetés après un examen visuel minutieux, même s’ils sont vendus sans ordonnance, en raison de leur incidence sur l’état de santé des animaux. Un examen visuel détaillé de l’emballage, incluant les principes actifs, la méthode d’application et les effets secondaires possibles sur les animaux, sera souvent suivi d’une assistance professionnelle supplémentaire dans un magasin.
– Nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait et compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, ce dernier ne croira pas que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences entre les signes sont suffisantes pour que le public pertinent les distingue avec certitude.
– Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’était pas nécessaire d’apprécier la preuve de l’usage.
7 Le 20 mars 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours
a été reçu le 18 mai 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 25 juillet 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision de la division d’opposition de ne pas examiner la preuve de l’usage n’est pas contestée.
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– Toutefois, les nombreux éléments de preuve de l’usage produits les 17 janvier et 3 août 2022 confirment également la pertinence du signe antérieur sur le marché au point qu’il peut être considéré comme un signe qui a acquis un caractère distinctif accru en raison de son usage. Cela ne doit pas être négligé.
– Le signe antérieur a été déposé en 2004, mais son utilisation sur le marché a commencé bien avant. A titre d’exemple, «VELAMOX» est cité dans certaines publications/revues médicales des années 1970:
– «VELAMOX» doit être considéré comme une marque qui a acquis un caractère distinctif accru et bénéficie donc d’une protection plus étendue.
– La conclusion selon laquelle les produits sont identiques n’est pas contestée.
– En ce qui concerne le public pertinent, en ce qui concerne les professionnels ou l’expertise, un degré d’attention élevé ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion. Tous les autres facteurs doivent être pris en considération, tels que le principe d’interdépendance. Étant donné que la partie du public qui fait preuve d’un niveau d’attention moins élevé est également plus encline à confondre les marques, le grand public doit constituer la base principale de l’appréciation du risque de confusion.
– Le risque d’association doit également être pris en considération. Compte tenu de la présence à long terme de «VELAMOX» sur le marché italien, le public pourrait aisément être amené à associer les deux signes et à associer involonément
«PENAMOX» à toutes les caractéristiques positives (fiabilité, historique, efficacité, etc.) du produit «VELAMOX».
– Quant à la comparaison des signes, la dissection effectuée par la division d’opposition est artificielle et dépourvue de motivation.
– Même si les crayons et Vela sont des mots italiens, le consommateur percevra les signes dans leur ensemble et ne les décomposera pas artificiellement, d’autant plus que ces éléments verbaux sont distinctifs, comme l’a souligné la division d’opposition.
– Il est peu probable que le consommateur italien tente de mémoriser le nom de deux produits pharmaceutiques en les décomposant artificiellement en deux mots qui n’ont aucun rapport avec le produit, comme «sail» et «sorrow». Ce point est également étayé par le fait que l’élément restant «MOX» restera dépourvu de signification pour le grand public.
– Les signes doivent être considérés comme perçus: mots uniques dépourvus de signification.
– La dissection des signes opérée par la division d’opposition, d’abord comme Vela/pena + mox, puis comme vel/pen + AMOX, est contradictoire.
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– Même les professionnels ne sont pas dépourvus de confusion. Il existe plusieurs dénominations pharmaceutiques contenant le terme «AMOX» qui ne contiennent pas d’amoxicilline:
– La différence dans les parties initiales des signes n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude entre les signes pour toutes les autres lettres, lorsqu’elles sont représentées à l’identique et constituent la majorité des signes (22/05/2012, T- 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 67).
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes ne diffèrent que par leurs lettres initiales et la troisième lettre. Ils ont une structure commune et ne diffèrent que par deux lettres sur sept.
– Sur le plan phonétique, les deux signes seront prononcés en trois syllabes, qui ont des longueurs et des structures identiques, une séquence de voyelles identique et un rythme globalement très similaire. VE//LA//MOX et PE//NA//MOX sonorité similaire car les voyelles sont toutes identiques et placées dans la même position. En outre, les deuxièmes syllabes «LA» et «NA» ont un son très similaire puisque les consonnes «L» et «N» sont également similaires. Dès lors, bien que toutes les différences soient concentrées sur les préfixes, il ne saurait être ignoré que ces différences sont faibles sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les signes ne seront pas disséqués et, par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
– En ce qui concerne l’affaire d’opposition antérieure citée par l’opposante, le public pertinent se compose de consommateurs professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine de la fabrication de vêtements spécialisés. Le niveau d’attention a été considéré comme variant de moyen à supérieur à la moyenne. Par conséquent, il n’y a qu’une légère différence avec le cas d’espèce.
– La jurisprudence est citée:
• 23/02/2023, B 3 153 569, FERVIT/DERVIT;
• 14/01/2019, b 2 828 039, IXALTIS/Exeltis, qui concerne également les produits pharmaceutiques;
• 17/03/2014, R 655/2013-5, MATAMBA/CARAMBA, qui concernait également le même type de produits.
– Le signe antérieur possède un caractère distinctif accru, car il ne contient aucun élément descriptif. La part de marché détenue a été dûment indiquée dans la
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déclaration sous serment et étayée par des factures. Le signe a fait l’objet d’un usage intensif et étendu géographiquement et intensif. Il remonte aux années 1970 et est présent sur le marché italien depuis plus de 50 ans.
– Dans l’appréciation globale, le principe d’interdépendance n’a pas été pris en considération. Les produits sont identiques, la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif, les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Conformément aux directives de l’Office, le public pertinent considérera les signes composés d’un seul mot comme étant composés de différents éléments, en particulier lorsqu’une partie a une signification claire et évidente alors que le reste est dépourvu de signification ou a une signification différente.
– Selon la jurisprudence, le consommateur décomposera un signe verbal en des éléments qui lui ont une signification ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît. Par conséquent, le public pertinent décomposera «PENAMOX» en «PENA»//«AMOX»/«MOX» (selon qu’il est composé ou non de professionnels) et «VELAMOX» en «VELA»//«AMOX»/«MOX».
– En outre, selon les directives, le public pertinent décomposera les marques en plus petites parties lorsque, sans séparation visuelle, une partie du mot a une signification claire.
– «-AMOX» a une signification claire et sera perçu comme une référence à l’amoxicilline, un antibiotique.
– Toutes les pièces produites par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours font référence à l’ «amoxicillina». Sur les images incluses dans la pièce 8 produite devant la division d’opposition, il est également fait référence à l’ «amoxicillina».
– Étant donné que l’amoxicilline est un antibiotique et que les signes en conflit couvrent des produits compris dans la classe 5, le caractère distinctif de «-AMOX» est minime, à tout le moins en ce qui concerne les professionnels du domaine de la médecine.
– Quant aux autres produits médicaux contenant l’élément «-AMOX», ils font toujours référence à des produits pharmaceutiques. L’élément en cause serait donc toujours perçu comme faible.
– Les marques dites «suggestif» sont courantes sur les médicaments. Les références à la méthode d’application et aux principes actifs des produits sont plus fréquentes dans le secteur pharmaceutique.
– Les éléments «VELA» et «PENA» sont distinctifs.
– Même si les signes en conflit n’incluent pas un double «A», cela n’exclut pas que le public pertinent percevra à la fois «VELA-»/«PENA-» et «-AMOX».
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– Sur le plan visuel, les signes comparés ont des débuts sensiblement différents, ce qui a un impact plus important sur l’impression d’ensemble produite par les signes. L’attention du public se concentrera sur «VELA-» et «PENA-». Il en va de même pour la comparaison phonétique.
– La lettre «V» se prononce comme une consonne fricative alors que la lettre «P» est une consonne labiale. Le consommateur faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne sera en mesure de différencier les sons.
– Les signes sont différents sur le plan conceptuel. Si la signification de «-ammo» est comprise, ceux-ci seront considérés, tout au plus, comme similaires à un faible degré.
– Les décisions antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes car l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, qui peuvent avoir une valeur indicative si elles présentent une ressemblance suffisamment étroite avec l’affaire en cause.
– Les marques verbales en cause sont très différentes des signes inclus dans les décisions antérieures. Les éléments communs dans les affaires antérieures ont été considérés comme pleinement distinctifs, tandis que «-AMOX» est faible pour les consommateurs professionnels, tandis que les différences sont dépourvues de signification.
– Même le grand public fait preuve d’un niveau d’attention élevé. Cela peut entraîner une absence de risque de confusion même si les signes ne sont pas directement comparés.
– La marque antérieure n’a pas acquis un caractère distinctif accru en raison de son usage.
– Cette allégation n’a pas été formulée dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition. Dès lors, cet argument ne saurait être pris en considération.
– Même en cas de caractère distinctif accru, il n’existerait aucun risque de confusion.
– Les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a acquis un caractère distinctif par l’usage.
– Les listes de prix et les publications médicales ne sont pas rédigées dans la langue de procédure. La demanderesse ne peut pas analyser correctement ces documents. Ils ne démontrent pas non plus l’usage pour les produits et sont datés après le dépôt de la demande contestée. Les images d’emballage ne font aucune référence au lieu de l’usage, ni à l’année où elles ont été prises. La déclaration sous serment ne démontre pas le caractère distinctif accru du signe antérieur. Elle n’est pas accompagnée de pièces justificatives. Les factures fournissent des informations discrètes. Certaines des factures ne font pas référence à la marque antérieure ou sont postérieures. Enfin, toutes les pièces produites devant la chambre de recours datent de 1976 à 1979. Le point de référence devrait être la date de dépôt de la demande contestée, à savoir le 4 février 2021.
– En tout état de cause, ces documents auraient pu et dû être produits dans le cadre de la procédure de première instance.
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Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais non fondé, pour les motifs exposés ci- après.
Sur la preuve de l’usage
12 La division d’opposition n’a pas examiné la preuve de l’usage et a fondé son appréciation sur l’hypothèse selon laquelle l’usage sérieux du signe antérieur a été prouvé pour tous les produits pertinents, ce qui constitue la meilleure lumière dans laquelle l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération. La chambre de recours suivra la même approche, étant donné qu’elle ne porte préjudice à aucune des parties.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
15 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
Sur la comparaison des produits, le public pertinent et le degré d’attention
17 La division d’opposition a conclu que les produits comparés sont identiques. La chambre de recours souscrit à cette conclusion, compte tenu également du fait qu’elle n’a pas été contestée par les parties. Il en va de même pour la conclusion à laquelle est parvenue la
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division d’opposition en ce qui concerne le public pertinent, à savoir qu’il est composé de professionnels de la médecine et du grand public, et que, dans les deux cas, le degré d’attention serait élevé, étant donné que les produits en cause sont susceptibles d’affecter la santé des consommateurs ou de leurs animaux de compagnie (28/11/2019, T-642/18,
DermoFaes Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:819, § 26). Le signe antérieur étant une marque italienne, le territoire pertinent est l’Italie. Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours fait sienne le raisonnement de la division d’opposition en tant que partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47-49).
Sur la comparaison des signes
18 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants
(06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
19 En outre, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480,
§ 31; 13/09/2010, T-149/08, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, ACNO focus, EU:T:2011:182, § 52).
20 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce ne serait que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourrait se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
21 Les signes à comparer sont les suivants:
VELAMOX Penamox
Marque antérieure Signe contesté
Éléments distinctifs et dominants des marques
22 Eu égard à l’incidence de la question concernant l’élément dominant sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit, il convient d’examiner ces arguments avant de procéder à la comparaison de ces signes (17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45,
§ 37). Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit en
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identifiant d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria,
EU:T:2010:347, § 57 et jurisprudence citée).
23 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (12/07/2012, T-346/09, Bañoftal,
EU:T:2012:368, § 78; 18/01/2023, T-443/21, yoga ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 68).
24 Les deux signes sont des marques verbales. Par conséquent, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, §
26; 03/02/2010, T-472/07, Enercon, EU:T:2010:25, § 34).
25 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle péna et Vela ont une signification claire du point de vue du public italien pertinent. Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours précise que, selon le Collins Dictionary (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/) Vela signifie non seulement «voile», mais également «voile», tandis que pena a plusieurs significations similaires en fonction du contexte: sorrow, sagesse, douce, anxiété, pité, sanction et trouble. Tous deux font partie du vocabulaire italien de base et seront donc immédiatement et aisément compris par l’ensemble du public pertinent.
26 En outre, il convient de rappeler que, en percevant un signe verbal, le public décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Pour cette raison, la chambre de recours estime qu’il est très probable que le public pertinent associe «PENAMOX» à la signification de «pena» et de «VELAMOX» avec la signification de Vela, que ces significations aient ou non un sens par rapport aux produits spécifiques en cause.
27 Les éléments «PENA-» et «VELA-» sont également distinctifs, comme l’a correctement indiqué la division d’opposition, étant donné qu’ils ne sont pas descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif pour les produits pertinents compris dans la classe 5.
28 Quant à «-MOX» — qui pourrait également être lu comme «-AMOX» — il pourrait, comme indiqué dans la décision attaquée, être perçu comme une allusion à l’amoxicilline antibiotique, mais cela n’est pas nécessairement le cas, étant donné que cet élément peut également être trouvé dans les noms de produits pharmaceutiques qui ne contiennent pas d’amoxicilline, comme l’a fait valoir l’opposante dans son recours. De l’avis de la chambre de recours, «-MOX» (ou «-AMOX») sera en tout état de cause perçu comme dépourvu de signification, et donc comme distinctif, par le grand public. En revanche, le public professionnel peut la comprendre comme une allusion à l’amoxicilline si elle a un
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sens dans le contexte, par exemple lorsqu’il est confronté aux signes en conflit en combinaison avec des antibiotiques. Toutefois, étant donné que les produits en conflit ne se limitent pas aux antibiotiques, il serait incorrect pour la chambre de recours de parvenir à la conclusion générale selon laquelle «-MOX» (ou «-AMOX») est un élément descriptif et donc non distinctif.
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
29 Étant donné que, comme indiqué ci-dessus, les deux signes sont des marques verbales, les différences au niveau de la capitalisation des lettres entre les deux signes en conflit sont dénuées de pertinence.
30 Visuellement et phonétiquement, la structure, les voyelles et les trois dernières lettres des signes en conflit coïncident, tandis que les deux premières consonnes diffèrent clairement. À cet égard, il convient de noter que les différences entre les signes sont placées au début des signes, qui est la partie des signes qui attire en premier l’attention du consommateur (24/06/2015, T-621/14, DINKOOL/DIN et al., EU:T:2015:427, § 44;
17/03/2004, 183/02-indirects T-184/02, Mundicor/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 07/02/2013, T − 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 40). Par conséquent, la chambre de recours considère que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique.
31 Sur le plan conceptuel, PENA- et VELA— ont des significations facilement compréhensibles en italien, et ces significations diffèrent clairement. Quant à «-MOX» (ou «-AMOX»), les consommateurs professionnels qui le comprennent comme une indication descriptive de l’amoxicilline ignoreraient également cet élément dans la comparaison conceptuelle, car ils le considéreraient comme une simple information du fait que les deux produits pharmaceutiques en cause contiennent de l’amoxicilline. Leur attention se tournerait donc vers les éléments distinctifs «PENA-» et «VELA-» et, pour cette raison, les signes seraient néanmoins perçus comme étant différents sur le plan sémantique.
32 Selon la jurisprudence, si au moins un des signes a une signification claire et déterminée, de sorte que le public est susceptible de la saisir immédiatement, les signes sont différents sur le plan conceptuel [voir, par analogie, 19/12/2019, T-589/18, MIM
NATURA (fig.)/MM et al., EU:T:2019:887, § 56]. Cela vaut a fortiori si les deux signes en conflit ont une signification aisément comprise par l’ensemble du public pertinent, y compris les consommateurs professionnels, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur la revendication d’un caractère distinctif accru du signe antérieur
33 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante fait valoir que son signe antérieur a acquis un caractère distinctif accru en raison de l’usage intensif et de longue date qui en a été fait. À l’appui de cette allégation, elle a renvoyé aux documents produits en tant que preuves de l’usage devant la première instance.
34 La revendication d’un caractère distinctif accru n’a pas été présentée au cours de la procédure de première instance, ni explicitement ni implicitement [22/07/2022, R
1894/2021-2, labkable Solutions for cables (fig.)/LAPP KABEL Stuttgart (fig.) et al., §
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64]. En particulier, elle n’était mentionnée ni dans les motifs d’opposition déposés le 11 octobre 2021 ni dans les preuves de l’usage.
35 Par conséquent, la revendication d’un caractère distinctif accru est irrecevable. Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du RDMUE, l’examen du recours ne porte sur l’aspect du caractère distinctif accru de la marque antérieure que si cette revendication a été formulée en temps utile en première instance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que le délai fixé pour étayer l’opposition conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, que l’Office avait notifié par lettre du 14 juin 2021, expirait le 19 octobre 2021 (10/07/2023, R 247/2023-2, MONO/MONA et. al., §
59-62, 64; 22/08/2022, R 1974/2021-2, RAPPRESENTAZIONE DI UN ELEMENTO figurativo ROSSO (fig.)/MOAK (marque fig.) et al., § 24).
36 Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation sera fondée sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui doit être considéré comme étant soit moyen, soit légèrement inférieur à la moyenne, selon que la terminaison «-MOX» (ou «-AMOX») est ou non comprise comme une description de produits pharmaceutiques contenant de l’amoxicilline.
Appréciation globale du risque de confusion
37 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
38 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
39 Le public pertinent est composé du grand public et de professionnels. Dans les deux cas, le niveau d’attention sera élevé. Les produits sont identiques et les signes en conflit sont similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. Le caractère distinctif du signe antérieur est moyen ou légèrement inférieur à la moyenne, en fonction de la perception de «-MOX» (ou
«AMOX»).
40 De l’avis de la chambre de recours, c’est en particulier la différence conceptuelle qui contribue de manière significative à exclure tout risque de confusion, car le public pertinent comprendra immédiatement la signification de « pena» et de Vela et fera un
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lien mental entre les significations de ces mots et les signes en cause. En d’autres termes, les consommateurs associeront le signe contesté au concept de sorrow, de sagesse ou de tremblante, tandis que la marque antérieure sera sémantiquement liée au concept de voile ou à l’activité de voile. Étant donné que les termes en cause font partie du vocabulaire italien de base, la chambre de recours estime que cela se produira spontanément dans l’esprit des consommateurs, qu’ils appartiennent au grand public ou à la catégorie des professionnels de la santé. Par conséquent, il n’y aura pas de dissection artificielle des signes, compte tenu également du fait que les parties significatives des signes («PENA-» et «VELA-») constituent les quatre premières lettres de chaque signe et seront donc remarquées immédiatement.
41 Il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale de la similitude des signes implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (05/05/2021, T-442/20, âme, EU:T:2021:237, § 66). S’il est vrai que l’existence de différences conceptuelles n’entraîne pas automatiquement la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques, la chambre de recours considère que, en l’espèce, le principe s’applique pleinement, à la lumière des circonstances spécifiques en cause, à savoir que les signes en conflit désignent tous les deux des produits pharmaceutiques.
42 En particulier, comme l’a également indiqué le Tribunal, les marques de ce secteur d’activité sont généralement longues et complexes et donc difficilement mémorisées pour le grand public. Compte tenu du degré d’attention plus élevé accordé en raison de l’impact du choix du produit sur la santé des consommateurs eux-mêmes ou sur celle de leurs animaux de compagnie, les consommateurs feront tout ce qui est en leur pouvoir pour tenter de mémoriser le nom commercial du médicament intéressé, également pour s’assurer que le produit correct est acheté (15/03/2023, 175/22-, Breztri/Breezhaler et al., EU:T:2023:135, § 92; 03/04/2023, R 986/2022-2, MUCOMIXX (marque fig.)/MYCOMAX et al, § 41). Pour cette raison, il est logique que les consommateurs concentreront leur attention particulièrement sur les éléments qui ont une signification pour eux, en l’occurrence les mots Vela et pena.
43 La Chambre ne voit aucune raison de ne pas étendre cette conclusion également à la partie professionnelle du public. Indépendamment de leur connaissance professionnelle accrue, ces consommateurs comprendront péna et Vela de la même manière que le grand public.
44 À l’appui de sa position, l’opposante a cité la décision 17/03/2014, R 655/2013-5, MATAMBA/CARAMBA. La chambre de recours a examiné cette décision et considère qu’elle n’a aucune incidence sur l’espèce, et ce pour les raisons suivantes. Tout d’abord, la décision remonte à plus de neuf ans et a donc été rendue conformément aux arrêts de la Cour applicables à l’époque et qui, selon toute vraisemblance, diffèrent de la jurisprudence actuelle. Deuxièmement, les produits ne sont pas comparables. Dans l’affaire citée, il s’agit d’insecticides, de pesticides et de produits similaires, plutôt que de produits pharmaceutiques. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus au point 42, en l’espèce, la nature spécifique des produits, à savoir les produits pharmaceutiques, revêt une importance décisive. Enfin, dans cette affaire, le public pertinent était celui de l’Union européenne dans son ensemble, ce qui signifie que tous les consommateurs pertinents n’étaient pas censés comprendre la signification de «CARAMBA». Même en l’espèce, le
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résultat aurait pu être opposé si les éléments «PENA-» et «VELA-» avaient été jugés dépourvus de signification.
45 Quant aux décisions d’opposition citées par l’opposante, il convient de rappeler que les décisions prises par la division d’opposition ne constituent pas des précédents juridiques contraignants pour la Chambre. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
46 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait remarquer qu’en tout état de cause, les décisions en cause ne sont pas comparables au cas d’espèce. Tout d’abord, les signes en conflit dans ces affaires sont différents de ceux en cause. Il existe également des éléments supplémentaires propres aux décisions individuelles citées, comme suit:
• CORD/FOXDURA (B 2 112 608): cette décision a été rendue il y a dix ans, alors que la jurisprudence applicable et les directives de l’Office étaient différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui. En outre, aucun des signes n’a été considéré comme ayant une signification;
• FERVIT/DERVIT (B 3 153 569): les signes ont été considérés comme dépourvus de signification pour le public espagnol pertinent. Ils ne diffèrent que par la lettre initiale;
• IXALTIS/EXELTIS (B 2 828 039): là encore, les deux signes ont été jugés dépourvus de signification.
47 Par conséquent, et à la lumière de tout ce qui précède, la chambre de recours souscrit à l’conclusion de la décision attaquée selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public italien pertinent. Compte tenu du degré d’attention élevé du public pertinent, les différences conceptuelles entre les éléments « pena» et «Vela» neutralisent les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, malgré l’identité des produits comparés.
48 Le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Frais
49 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la demanderesse à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
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