DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 36 899 (NULLITÉ)
Alias EURL, 26 Avenue Charles Garcia, 94120 Fontenay Sous-Bois, France (demanderesse), représentée par Mergui Avocats, 3 Avenue Saint-Honoré d’Eylau, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Recordati Orphan Drugs SAS, Immeuble le Wilson, 70 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, France (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Fieldfisher (France) LLP, 48 Rue Cambon, 75001 Paris, France (représentant professionnel). Le 15/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS Le 25/07/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l
´enregistrement international désignant l’Union européenne
n°855 857 (marque de forme) (l’enregistrement international). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir : Classe 5 : Produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares. La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE et l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE (droit d’auteur en France). RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme dans ses différentes observations qu’elle est une agence de communication et d’identité visuelle, proposant à sa clientèle des prestations de conception et de fabrication de logotype, documents marketing ou encore de packaging depuis 1984. La demanderesse s’est trouvée en contact avec le prédécesseur de la titulaire dès 2003 et s’est vue confier la réalisation de

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plaquettes de présentation de médicaments. Début 2004, la titulaire a confié à la demanderesse la refonte totale de ses packagings pour plusieurs de ses médicaments. En mars 2004, le nouveau packaging à la forme caractéristique a été proposé. Des prototypes sont fabriqués le 31/03/2004 (Pièce 6) et soumis à la titulaire en avril. Pendant près de 10 ans, la demanderesse a fabriqué les boîtes pour la titulaire. A partir de 2012, la demanderesse constate un baisse des commandes jusqu’à l’arrêt en 2014-2015. Ensuite, la demanderesse a découvert qu’une société OE HOLDING a procédé à plusieurs enregistrements de marques françaises en 2004 transmises à la titulaire en 2006 puis non-renouvelées. La demanderesse mentionne également avoir eu connaissance de la marque 3D contestée au moins à la date du courrier daté du 03/04/2018 (pièce 14). La marque a été refusée dans un premier temps par l’EUIPO puis acceptée à la suite d’une décision de recours du 01/03/2007. Mais c’est la rupture des relations commerciales qui a alerté la demanderesse qui a toutefois essayé de résoudre le différend à l’amiable. La titulaire a donné une fin de non-recevoir (pièce 15) et la demanderesse a entamé diverses procédures en France (Pièce 32) et a mis en demeure la titulaire en 2018 (pièce 14). La demanderesse revendique la propriété et la protection des modèles de boites.
Sur la mauvaise foi
La titulaire avait connaissance des droits de la demanderesse sur le modèle d’emballage depuis mars 2004 et donc avant le dépôt de la marque contestée. Cet emballage avait été créé pour un parfum dès 1997 (pièces 30 et 31). Les factures relatives à la relation contractuelle entre les parties ne font mention d’aucune session de droits d’auteur alors que la demanderesse a pour pratique de le mentionner en cas de cession des droits (voir par exemple pièce 28). Les emballages produits par la titulaire démontrent la créativité de la demanderesse. La rupture des liens d’affaires a été sanctionnée par le Tribunal de Commerce de Paris le 03/02/2020 (Pièce 32). Le défaut d’information de la demanderesse au sujet des dépôts de marques 3D caractérise la mauvaise foi de cette dernière. De plus, le dépôt est une marque 3D qui vise la classe 5 et non pas les emballages en classe 16. Ce dépôt doit être sanctionné car il donne à la titulaire un avantage indu. C’est la demanderesse qui est titulaire du droit d’auteur sur l’emballage. La mauvaise foi est également démontrée par l’attitude de la titulaire qui en 2014 a demandé les fichiers sources des emballages (pièces 24 à 26). En déposant la marque contestée, la titulaire a cherché à interdire à la demanderesse l’usage d’un signe dont elle pouvait tirer profit en le proposant à d’autres entreprises.
Sur le droit d’auteur
La demanderesse est titulaire d’un droit d’auteur sur les boîtes hexagonales qu’elle a imaginées pour la commercialisation des produits de la titulaire et se réfère aux articles 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle français (pièce 34). La condition remplie est que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. La demanderesse a été rémunérée pour les travaux réalisés en lien avec les boîtes litigieuses. La demanderesse était chargée d’un travail de création et conception accepté par la titulaire (Pièce 8 et 17). La mauvaise foi de la titulaire est illustrée par le fait qu’elle conteste le caractère original de l’emballage alors que devant l’Office, elle a soutenu que la forme de la marque 3D était distinctive.
La marque contestée doit donc être annulée.

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Au soutien de sa demande, la demanderesse a déposé les éléments suivants (qu’elle a numéroté) :

Pièce 1: Extrait du site Internet www.alias-com.com.

Pièce 2- 1: Classeurs de présentation des médicaments de la société ORPHAN EUROPE septembre 2003.
Pièce 2- 2: Facture de la Société ALIAS du 30/09/2003.

Pièce 2-3: Bon de livraison de la Société ALIAS du 19/09/2003.

Pièce 3-1: Modèle de boîte hexagonale PEDEA à plat du 22/06/2011.

Pièce 3-2: Modèle de boite hexagonale CYSTAGON à plat du 24/01/2012.

Pièce 3- 3: Modèle de boîte hexagonale NORMOSANG à plat du 20/07/2009.
Pièce 4-1: Maquette de boite hexagonale PEDEA.

Pièce 4-2: Maquette de boite hexagonale VEDROP.

Pièce 4-3: Maquette de boite hexagonale CYSTADANE.

Pièce 4-4: Maquette de boite hexagonale NORMOSANG.
Pièce 4-5: Maquette de boîte hexagonale CYSTAGON.
Pièce 4-6: Maquette de boite hexagonale WILZIN.

Pièce 4-7: Maquette de boite hexagonale CARBAGLU.

Pièce 5: Ancienne boite pour parfum « GÉRALDINE MÉZIÈRES ».
Pièce 6: Facture INNODEC du 31/03/2004.

Pièce 7: Bon de livraison INNODEC du 28/04/2004.
Pièce 8: Devis de la Société ALIAS du 17/05/2004.
Pièce 9: Facture de la Société ALIAS du 31/08/2004.

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Pièce 10-1: Plaquette publicitaire.

Pièce 10-2: Facture de la Société ALIAS du 31/05/2005.

Pièce 11-1: Dépôt de marque française n°3 308 364 du 12/08/2004.
Pièce 11-2: Dépôt de marque française n°3 308 360 du 12/08/2004.

Pièce 11-3 : Dépôt de marque internationale visant l’Union européenne 855 857 du 08/06/2005.

Pièce 12 : 01/03/2007, R 1546/2006-2, au sujet de la marque contestée.
Pièce 13 : Assignation devant le Tribunal de Commerce de Nanterre du 14/08/2018.
Pièce 14 : Courrier de Mergui Avocats pour la société ALIAS à la titulaire en date du 03/04/2018 :

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Pièce 15-1: Facture de la Société ALIAS du 23/03/1997 pour une boîte octogonale de parfum « GÉRALDINE MEZIERE ».

Pièce 15-2 : Maquette de boite parfum « GÉRALDINE MEZIERE ».

Pièce 16 : manquante
Pièce 17: Acceptation par la Société ORPHAN EUROPE du devis le 28/05/2004.

Pèces 18 à 20 manquantes
Pièce 21: Bon de commande de la Société ALIAS du 22/03/2004.

Pièce 22 à 23 manquantes
Pièce 24 : Correspondance par mail du 11/09/2014 demandant les fichiers sources.

Pièce 25: Correspondance par mail du 01/12/2014 demandant les fichiers sources.

Pièce 26: Correspondance par mail du 17/07/2015 demandant les fichiers sources.

Pièce 27 manquante
Pièce 28: Facture de la Société ALIAS du 30/09/2003 à ORPHAN EUROPE mentionnant « Droits cédés forfaitairement, utilisation internationale ».

Pièce 29: Correspondance par mail avec Madame Sophie LECER du 17/06/2019 au sujet des relations entre les parties.

Pièce 30: Facture de fabrication « BOITES MEZIERE » par ALIAS, 28/03/1997.

Pièce 31: Dépliant publicitaire de la société ALIAS.

Pièce 32: Jugement du Tribunal de Commerce de Paris, 03/02/2020 condamnant la titulaire pour rupture brutale de contrat:

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Pièce 33: Pièce adverse 12 communiquée dans le cadre d’un incident soulevé au fond devant le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Paris.

Pièce 34: Articles du Code de la Propriété Intellectuelle.

Pièce 35: Article de presse au sujet de la titulaire daté du 15/10/2007.

Pièce 36: Extraits du site www.infogreffe.fr au sujet de la titulaire.

Pièce 37: Projet de fusion-absorption, 26/05/2011 de la titulaire.

Pièce 38: Photographies boite GERALDINE MEZIÈRE.

Pièce 39: Photographies emballages multi faces ALIAS.
Pièce 40: Dessin et modèle communautaire n°002749077-0001 enregistré le 04/08/2015 par M. Hakoun pour un emballage multi face rectangulaire.
La titulaire de l’enregistrement international affirme dans ses différentes observations que les sociétés RECORDATI ORPHAN DRUGS SAS et RECORDATI RARE DISEASES, anciennement ORPHAN EUROPE sont des filiales du groupe pharmaceutique italien RECORDATI. Leur activité est centrée sur la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments orphelins pour le traitement de maladies rares.
En 2004, les sociétés RECORDATI (alors ORPHAN EUROPE) décidaient d’apporter des modifications au packaging de certains de leurs médicaments destinés au traitement de maladies rares en Europe. Elles ont imaginé une boîte de forme hexagonale, distinguant les produits RECORDATI des normes du secteur pharmaceutique, tout en permettant la reproduction de mentions en 12 langues. Elles confiaient alors la fabrication de ces boites à l’un de ses prestataires, la société ALIAS. Ces instructions étaient en partie reproduites dans un devis du 17/05/2004 qui prévoyait notamment « Boîte HEXAGONALE » « Mise en page du texte pour 12 langues, exécution, incorporation de pictogrammes, codes-barres ». (Pièce adverse 8). La fabrication de ces boites a ensuite été lancée avec des commandes confiées à la société ALIAS. La boite hexagonale était parallèlement déposée à titre de marque française puis à titre de marque internationale (marque contestée) par la société OE Holding, membre du Groupe RECORDATI.

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Les droits sur cette marque ont par la suite été transférés à une autre filiale du groupe RECORDATI, la société RECORDATI ORPHAN DRUGS. C’est encore très récemment que cette marque a fait l’objet d’un changement de titularité au sein du groupe et elle est désormais détenue par la société RECORDATI RARE DISEASES (Pièce 10). Après près de quinze ans d’exploitation paisible et continue de ces boites, c’est avec le plus grand étonnement que les sociétés RECORDATI découvraient les réclamations formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et du dépôt frauduleux de marque par son ancien prestataire, dans une lettre de mise en demeure adressée par la voie de son conseil en date du 03/04/2018. (Pièce adverse 14). Dans cette lettre, la société ALIAS reprochait en effet aux sociétés RECORDATI d’avoir commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur à son encontre en poursuivant la commercialisation de boites de médicament qu’elle aurait conçu pour ses dernières. Elle avançait également que les sociétés RECORDATI auraient déposé la boite litigieuse à titre de marque en fraude de ses droits. Les sociétés RECORDATI répondaient à ce courrier le 11/09/2018 en ne masquant pas leur surprise quant à la nature des réclamations formulées et leur caractère particulièrement tardif (Pièce adverse 16). En effet, les boites litigieuses sont régulièrement exploitées sous le nom d’ORPHAN EUROPE (ancienne dénomination de RECORDATI) depuis de nombreuses années, ce dont la société ALIAS a d’ailleurs pleinement conscience puisqu’elle en exécutait la fabrication. Les sociétés RECORDATI rappelaient également que la société ORPHAN EUROPE avait été à l’initiative de la réalisation de cette boite et que le rôle de la société ALIAS s’est limité à celui d’un exécutant matériel.

Enfin, les sociétés RECORDATI ajoutaient que la boite litigieuse n’est pas éligible à une protection au titre du droit d’auteur qui est conditionnée à la démonstration de son originalité, strictement appréciée par les juges français. Dans ces conditions, les sociétés RECORDATI décidaient de ne pas faire droit aux demandes formulées par la société ALIAS, lesquelles n’étaient par ailleurs étayées d’aucun élément de preuve. Par acte signifié le 06/12/2018, la société ALIAS assignait les sociétés RECORDATI devant le Tribunal Judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, revendication de la marque internationale n°855 857 qui aurait été déposée en fraude de ses droits et, à titre subsidiaire, pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire. Dans leurs écritures en réponse, les sociétés RECORDATI démontraient au Tribunal que les demandes formées au titre du droit d’auteur sont irrecevables et mal fondées en ce que les boites hexagonales litigieuses ne sont pas éligibles à la protection du droit d’auteur et que la société ALIAS n’est en réalité titulaire d’aucun droit sur ces boites. Elles contestaient également les demandes formées au titre du dépôt frauduleux aux motifs que :

(1) les dispositions de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle ne s’appliquent pas à la désignation européenne d’une marque internationale, (2) que cette action, introduite près de 15 ans après le dépôt de cette marque et d’exploitation paisible, est prescrite et (3) qu’en tout état de cause, ce dépôt n’est pas frauduleux. Les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire y sont également contestées.

Suite à une demande incidente de la société ALIAS le juge de la mise en état a eu l’occasion, pour se prononcer, d’apprécier le caractère vraisemblable de la contrefaçon alléguée par celle-ci (Pièce 7). Compte tenu des éléments en présence – identiques à la présente procédure devant l’EUIPO – le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société ALIAS, qu’il a considéré prématurée,

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dans la mesure où "la titularité des droits éventuels comme l’originalité de la boîte hexagonale revendiquée […] sont sérieusement contestées".

Les sociétés RECORDATI s’étonnaient par ailleurs qu’une action en nullité n’ait pas été introduite devant l’EUIPO, malgré l’annonce en ce sens dans l’assignation de la société ALIAS (Pièce n°3). Il aura fallu attendre que les sociétés RECORDATI relèvent cette incohérence pour que la société ALIAS décide finalement d’introduire la présente action en nullité. En réalité, la présente procédure est uniquement motivée par ce qu’elle affirme être une « rupture brutale de relations commerciales établies » qui serait intervenue fin 2014 et qui a déjà fait l’objet d’un jugement du Tribunal de commerce de Paris et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris. Pour cause, si la société ALIAS était réellement préoccupée par l’exploitation des boites de médicament objet de la marque contestée, elle n’aurait pas attendu près de quinze ans après leur mise sur le marché pour réagir. La procédure au fond intentée par la société Alias est aujourd’hui terminée puisque la Cour d’appel de Paris a confirmé, dans un arrêt du 14/04/2023 le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 23/03/2021 (Pièces 11 et 12). En substance, la Cour d’appel de Paris a débouté la société ALIAS de l’ensemble de ses demandes. La Cour a précisé que:

• La société ALIAS ne démontrait pas l’originalité de l’emballage en cause, ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ont donc été rejetées;

• Le dépôt de la marque en cause n’avait été effectuée « ni en fraude des droits de la société ALIAS, ni en violation d’une obligation légale ou contractuelle, la société RECORDATI pouvant légitimement déposer à titre de marque pour désigner les produits qu’elle commercialise la forme d’un emballage dont elle a commandé la conception et qui lui a été facturée par son prestataire, la société ALIAS ne pouvant alors soutenir que les sociétés RECORDATI se sont accaparé son travail de création et de conception pour lequel elle a été rémunérée ». La demande de revendication de la société ALIAS a donc été rejetée.

L’ensemble des demandes de la société ALIAS doivent donc être rejetées.

Sur la mauvaise foi:
Le simple fait que le titulaire de la marque contestée avait connaissance des droits du titulaire de la marque antérieure au moment du dépôt ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi. (14/02/2012, BIGAB, T33/11, EU:T.2012/77 et 26/02/2015, COLOURBLIND, T257/11, EU:T:2015;115). De plus, le signe contesté est effectivement utilisé depuis sa création et de la logique commerciale dans laquelle il s’est inscrit. Le Tribunal précise en effet qu’il ne saurait être reproché à l’intervenante d’avoir fait enregistrer la marque « uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché, dès lors que des produits ont été commercialisés sous cette marque dans de nombreuses parties de l’Union depuis la date de cet enregistrement » 14/02/2012, BIGAB, T33/11, EU:T.2012/77,
§24.

En l’espèce, le dépôt de la marque contestée s’est inscrit dans une logique commerciale sans équivoque puisque les boites litigieuses ont, dès l’origine, été réalisées et déposées dans l’unique optique de leur exploitation par les sociétés RECORDATI, en lien avec les produits qu’elles commercialisent depuis 15 ans (Pièce n°4).

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La société ALIAS fonde essentiellement sa demande sur l’affirmation selon laquelle elle aurait été à l’origine de la conception de la boite, objet du dépôt contesté sans en apporter la preuve. La société ALIAS n’a jamais utilisé – ni même eu vocation à utiliser le signe litigieux, qui a été réalisé aux seules fins de son exploitation par les sociétés RECORDATI (Pièce 4; Pièces adverses 6 à 8). Il est en conséquence difficile de concevoir, qu’en procédant au dépôt de sa marque, la société OE Holding ait souhaité empêcher la société ALIAS d’utiliser un signe qu’elle n’avait jamais utilisé auparavant et qui a par ailleurs été réalisé aux seules fins d’exploitation de « produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares » commercialisés par les sociétés RECORDATI. L’Office relèvera en sus que ce domaine d’activité est particulièrement éloigné de celui de la société ALIAS.

Les événements intervenus entre les parties plus de 10 ans après le dépôt, auxquels la société ALIAS ne cesse de faire référence tout au long de ses observations, sont tout à fait étrangers à l’appréciation de la mauvaise foi qui s’opère au moment du dépôt litigieux, soit le 08/06/2005. Il convient également de rappeler que la société ALIAS a été rémunérée par les sociétés RECORDATI pour chacun des travaux réalisés en lien avec les boites litigieuses, comme en témoigne d’ailleurs les pièces produites par la demanderesse elle-même (Pièces adverses 8 et 9). Les motivations de la société ALIAS concernent la fin des relations commerciales entre les parties intervenues 10 ans après le dépôt. Or, cette affaire a fait l’objet d’un jugement au fond du Tribunal de commerce de Paris et d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris (Pièce 13) où la titulaire a été condamnée mais le jugement ne fait aucunement référence à une activité de « création » des emballages des médicaments commercialisés par les sociétés RECORDATI qui lui serait attribuable. Le Tribunal de commerce a, au contraire, considéré que « l’activité d’Alias est peu spécialisée et donc facilement substituable » (Pièce adverse 32). La titulaire explique ensuite en détail pourquoi les jurisprudences citées par la société ALIAS ne sont pas transposables aux faits de l’espèce. La titulaire mentionne également que le dépôt de la marque contestée en classe 5 correspond aux produits qu’elle exploite. Elle remarque également que la demanderesse a la charge de la preuve. Le dépôt de la marque contestée a été effectuée conformément à sa finalité initiale sans qu’une intention frauduleuse ne puisse être reproché.
Le Tribunal judiciaire de Paris, puis la Cour d’appel de Paris ont rejeté les arguments de la société ALIAS au titre du prétendu dépôt frauduleux de la marque contestée. En effet, la Cour d’appel a justifié sa décision de la manière suivante: "le dépôt de la marque en cause n’a été effectué ni en fraude des droits de la société Alias, ni en violation d’une obligation légale ou contractuelle, la société Recordati pouvant légitimement déposer à titre de marque pour désigner les produits qu’elle commercialise la forme d’un emballage dont elle a commandé la conception et qui lui a été facturée par son prestataire, la société Alias ne pouvant alors soutenir que les sociétés Recordati se sont accaparé son travail de création et de conception pour lequel elle a été rémunérée. De même, le défaut d’information de la société Alias quant au dépôt de cet emballage commandé spécialement et dont la prestation a été rémunérée pour désigner des produits relevant de l’activité de la société Recordati, ne démontre pas la fraude dont se serait rendue coupable cette dernière. Il en va de même du maintien des relations commerciales entre les parties pendant une quinzaine d’années qui ne caractérise pas plus une fraude qui doit être appréciée au moment du dépôt de la marque. Une exécution de mauvaise foi des contrats liant les parties n’est plus démontrée par la société Alias qui se contente

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d’affirmer qu’en raison de la durée des relations d’affaires entre les parties, elle était devenue un partenaire de confiance avec qui la société Recordati devait se comporter de manière loyale." (Pièce 12).
Sur la tolérance:

Il a été démontré que le dépôt de la marque contestée n’a pas été effectué de mauvaise foi et qu’il s’inscrit, au contraire, dans la logique commerciale poursuivie dès l’origine par les sociétés RECORDATI (Pièce n°4; Pièces adverses 4 et 10). La marque contestée fait ainsi l’objet d’une exploitation paisible et continue par ces dernières depuis près de quinze ans en lien avec des « produits pharmaceutiques pour traiter les maladies rares », ce dont la société ALIAS a par ailleurs parfaitement connaissance. La demande de la société ALIAS, qui a toléré l’usage de la marque contestée par les sociétés RECORDATI depuis 2004, est donc particulièrement tardive. La demande en nullité introduite le 25/07/2019 intervient en outre 5 ans après la baisse des commandes de boites mentionnées par la société ALIAS, qui remonterait selon ses dires à 2014. La société ALIAS est donc aujourd’hui forclose à agir en nullité à l’encontre de la marque contestée au titre de l’article 60, paragraphe 2, point c) du RMUE.

Sur le droit d’auteur antérieur:
La demanderesse n’apporte toujours pas à l’Office les éléments susceptibles de démontrer qu’elle remplirait les conditions requises par le droit français pour agir sur la base du droit d’auteur. En effet, cette dernière se contente de produire des extraits de la législation française sans même identifier les dispositions sur lesquelles elle fonde sa demande, tant au stade de la titularité des droits que de la violation qu’elle invoque. Elle cite par ailleurs des extraits des décisions censées refléter la définition de la notion d'« empreinte de la personnalité de l’auteur » retenue par la jurisprudence nationale, qu’elle n’a néanmoins pas pris la peine d’adresser à l’Office. La société ALIAS n’est titulaire d’aucun droit sur la boite litigieuse. La société ALIAS est incapable de communiquer le moindre élément permettant de justifier d’une commercialisation effective des boites litigieuses sous son nom puisqu’elle ne les a tout simplement jamais exploitées. La production de quelques documents comptables et bons à tirer ne saurait à l’évidence permettre de démontrer l’existence d’un travail de conception réalisé par un auteur, personne physique, au sein de la société ALIAS. De plus, les boites hexagonales, objet de la marque contestée, ne sont pas éligibles à la protection au titre du droit d’auteur. Les critères d’appréciation de la distinctivité d’une marque ne sont à l’évidence pas les mêmes que ceux de l’originalité relevant du droit d’auteur, qui donne lieu à un monopole d’exploitation d’une durée de 70 ans après la mort de l’auteur. Il ne saurait donc être reproché aux sociétés RECORDATI d’avoir déposé en tant que marque une boite, fabriquée sur leur initiative pour contenir leurs propres médicaments, qu’elles exploitent par ailleurs paisiblement depuis plus de quinze ans, sans qu’elles considèrent pour autant que ce packaging est éligible à la protection du droit d’auteur.

Dans le cadre de la procédure judiciaire, d’abord le Tribunal judiciaire de Paris puis la Cour d’appel de Paris ont refusé de reconnaitre tout droit d’auteur à la société Alias pour la boite hexagonale litigieuse. La Cour d’appel de Paris, par son arrêt du 14/04/2023, a donc rejeté les demandes de la société ALIAS au titre du droit d’auteur par des motifs très détaillés:

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"ainsi que le soutiennent les sociétés Recordati, il ressort des éléments fournis au débat que la forme hexagonale est largement connue comme forme d’emballage pour des produits les plus divers, la société Alias ayant d’ailleurs proposé antérieurement à un de ses clients, cette forme hexagonale comme emballage d’un parfum. Aucun effort créateur ne ressort de la reprise de cette forme hexagonale dans le domaine des produits pharmaceutiques, domaine dans lequel cette forme était d’ailleurs déjà utilisée. La présentation des mentions règlementaires sur chacune des faces en plusieurs langues séparées par un trait ne fait que répondre à des impératifs liés à la distribution des médicaments orphelins issus d’une réglementation européenne, cette nécessité expliquant en outre la forme de l’emballage qui permet l’usage de plusieurs langues. Il en va de même de la présence des drapeaux pour l’illustration de chaque langue. Le dégradé de couleur et les couleurs utilisées sont ceux déjà présents sur les emballages utilisés par les sociétés intimées [Recordati] pour distribuer chacun de leurs produits (une couleur étant associée à un produit comme le bleu au Cystagon, le jaune au Carbaglu, le violet au Cystadane …) et il n’est démontré aucun effort créateur à les transposer sur une forme hexagonale. Le choix de la société Recordati de déposer la forme de l’emballage à titre de marque est inopérant s’agissant de caractériser l’originalité d’une oeuvre. En effet, le critère d’originalité nécessaire à la protection d’une création par le droit d’auteur est à distinguer de la condition de 'distinctivité’ exigée pour qu’un signe puisse constituer une marque valable. Bien que l’empreinte de la personnalité est à rechercher dans l’aspect global de l’œuvre prise dans la combinaison de chacun de ses éléments, fussent-ils connus, il ressort que pour concevoir l’emballage en cause, la société Alias ne démontre pas avoir fait des choix personnels et arbitraires de la forme de l’emballage, de sa couleur, des textes qui y sont inscrits, démontrant un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La société Alias échouant à caractériser l’originalité de l’emballage en cause, l’ensemble des demandes de celle-ci au titre de la contrefaçon de droit d’auteur doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé de ce chef" (Pièce 12).

En support de ses observations, la titulaire a déposé les pièces suivantes:
Pièce 1. Extraits des sites internet www.recordati.com et www.orphan- europe.com;

Pièce 2. Extrait Kbis de la société Recordati Rare Diseases, annonce au BODACC n°2349 et extrait Infogreffe relative à la société Recordati Orphan Drugs;

Pièce 3. Assignation de la société ALIAS devant le Tribunal de grande instance de Paris;

Pièce 4. Preuves d’exploitation des boites de médicament distribuées sous le nom d’ORPHAN EUROPE;

Pièce 5. Boites hexagonales antérieurement divulguées.

Pièce 6. Extrait Légifrance de l’article R.5121-138 du Code de la santé publique;

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Pièce 7. Ordonnance du juge de la mise en état du 13/03/2020;

Pièce 8. Modèle français n°20 120 755 déposé par Monsieur Jean-Claude Hakoun.

Pièce 9. Courrier du 11/05/2023 de la société Recordati à l’EUIPO.

Pièce 10. Fiche de l’OMPI à jour de la marque internationale n°855 857.

Pièce 11. Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 23/03/2021 entre les parties.

Pièce 12. Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14/04/2023 entre les parties.

Pièce 13. Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27/10/2022 entre les parties.

TOLERANCE
En vertu de l’article 61, paragraphes 1 et 2, du RMUE, lorsque la titulaire d’une
marque ou d’un signe antérieur a toléré l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure sur le territoire sur lequel la marque ou le signe antérieur était protégé pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage, elle n’a plus le droit, sur la base de cette
marque ou de ce signe antérieur, d’introduire une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne postérieure, à moins que le dépôt de la
marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi. Cette défense peut également être invoquée, par analogie, contre les demandes en nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.
Le délai de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure connaît l’usage de la marque postérieure après son enregistrement (23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 21).

Il n’est pas suffisant de prouver la connaissance potentielle par le demandeur ou d’établir des indices donnant lieu à présumer l’existence d’une telle connaissance. Cependant, il est nécessaire de démontrer que le demandeur avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 30-35).

En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international affirme que la demanderesse a toléré l’usage de la marque contestée depuis plus de 15 ans et que la demande en nullité introduite le 25/07/2019 intervient 5 ans après la baisse des commandes de boites en à 2014.
Cependant, la date pertinente est la date à laquelle la demanderesse a eu connaissance de la marque contestée. En effet, le point essentiel n’est pas de savoir si la demanderesse avait connaissance de l’usage de la marque contestée dans la mesure où il est évident qu’à la date du dépôt, elle en connaissait l’usage puisqu’elle en fabriquait l’emballage. La difficulté est de savoir quand la demanderesse a eu connaissance du dépôt de la marque contestée. Or, la titulaire n’apporte pas de preuve en l’espèce. D’après les preuves déposées, la seule date certaine de cette connaissance est donnée par la pièce 14 déposée par la demanderesse, à savoir un courrier daté du 03/04/2018 d’un avocat qu’elle a engagé pour mettre en demeure la titulaire et qui mentionne

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l’existence de la marque contestée. Or, la présente demande en nullité a été déposée le 25/07/2019, à savoir un peu plus d’un an après le courrier en question. Pour qu’il y ait tolérance, cette période doit être supérieure à 5 ans. La division d’annulation considère par conséquent que la demanderesse n’a pas prouvé la tolérance et qu’il est nécessaire de statuer sur le fond.

DROIT D’AUTEUR- ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2, POINT c), DU RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE, une MUE est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation européenne ou le droit national qui en régit la protection, et notamment d’un droit d’auteur.

Si le législateur de l’Union européenne a souhaité harmoniser certains aspects de la protection du droit d’auteur (nous renvoyons ici à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, JO L 167 du 22.6.2001, p. 10), à ce jour, aucune harmonisation complète des législations des États membres sur le droit d’auteur n’a été menée, de même qu’il n’existe pas un droit d’auteur de l’UE homogène. Tous les États membres sont cependant liés par la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ainsi que par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

Le demandeur en nullité devra mentionner la législation nationale en vigueur nécessaire et présenter une argumentation convaincante concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l’usage de la marque contestée. Toute référence simple à la législation nationale ne pourra être considérée comme suffisante: il n’appartient pas à l’Office de développer cet argument pour le compte de la requérante (voir, par analogie, 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

La notion de protection du droit d’auteur s’applique indépendamment des produits et services couverts par la marque contestée. Elle s’applique dès lors que l’œuvre protégée, ou une partie de cette œuvre, est reproduite ou adaptée sans autorisation dans la marque contestée. Il s’ensuit que la similitude n’est pas le critère pertinent à appliquer pour évaluer le risque de confusion.
Le droit en vertu du droit applicable
La demande est fondée sur un droit d’auteur en ce qui concerne la forme de l’emballage de médicaments représenté dans la marque contestée qui est une marque 3D. La demanderesse a produit les articles 112-1 et suivants du Code de la Propriété Industrielle français (Pièce 34) et de la jurisprudence. Elle n’a pas été en mesure de prouver qu’elle était la titulaire des droits sur la forme en question. Le fait qu’elle soit une agence de communication et d’identité visuelle et qu’elle ait été chargée d’un travail de créa tion et conception par la titulaire (Pièces 8 et 17), qu’elle ait crée d’autres emballages pour des parfums avec une forme non-traditionnelle (Pièces 5, 15-1, 15-2, 30 et 38) que la titulaire l’ait rémunérée pour ses travaux (Pièce 9) ne sont pas des preuves irréfutables de sa titularité sur la forme en question. De plus, elle n’a pas illustré en quoi la forme protégée était originale, à savoir qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le fait que l’Office ait jugé la forme distinctive n’implique pas

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nécessairement que cette forme soit originale dans la mesure où les critères sont différents.
Conclusion
A l’instar de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14/04/2023 (Pièce 12), la division d’annulation considère que la demanderesse n’a pas démontré l’originalité de l’emballage en cause. Ce fondement est donc rejeté comme non- fondé.

Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE.

CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
La demanderesse prétend avoir créé la forme de l’emballage pour la titulaire pour la vente de ses médicaments. Cette dernière a déposé la forme de l’emballage comme enregistrement international désignant l’Union européenne tridimensionnel le 08/06/2005 pour ses produits et l’a exploitée depuis lors. La demanderesse n’a par conséquent pas de droit antérieur enregistré. Elle invoque

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la mauvaise foi ainsi qu’un droit d’auteur sur la forme en question incorporée dans la marque contestée. Les parties s’accordent sur le fait que la marque est exploitée uniquement par la titulaire. La demanderesse considère qu’en raison du dépôt de la marque contestée, la titulaire a indûment bénéficié de sa création qu’elle aurait pu vendre à d’autres.
Appréciation de la mauvaise foi
Il peut y avoir mauvaise foi lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation contractuelle, donnant lieu à des obligations réciproques et à un devoir de respect des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24). Cependant, dans le cas présent, la demanderesse en nullité n’a pas démontré l’usage de droits antérieurs puisqu’elle n’a jamais utilisé la marque en question alors qu’elle est utilisée par la titulaire. De plus, elle n’a pas non plus démontré être titulaire d’un droit d’auteur sur la forme en question qu’elle a contribué à créer et produit pour la titulaire depuis plus de 15 ans. Elle a été rémunérée pour ses travaux mais n’a pas pu produire d’éléments afin de démontrer qu’elle est titulaire d’une forme protégée ou protégeable.

Il convient également de déterminer si la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait des objectifs légitimes en déposant la marque, et d’en tenir compte. Cela peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait déjà de manière légitime la marque de l’Union européenne contestée. De plus, il faut examiner si le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée répond à une logique commerciale (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77).

En l’espèce, seule la titulaire utilise la forme contestée pour les produits couverts alors que la demanderesse ne l’a jamais utilisée ni prouvé qu’elle aurait pu la vendre à d’autres concurrents. Le fait que la titulaire ait été condamnée pour rupture brutale de relations contractuelles (Pièce 32) ne vient pas au support de la mauvaise foi de la titulaire qui ne concerne que ses intentions au moment du dépôt de la marque contestée. Il ne peut y avoir mauvaise foi de sa part si la demanderesse n’a pas prouvé qu’elle avait un droit quelconque sur la forme protégée en tant que marque et que la titulaire a eu l’intention de lui porter préjudice ou tirer un avantage indu. Enfin, le fait d’avoir demandé en 2014 les fichiers sources de la forme est sans pertinence quant à l’appréciation de ses intentions au moment du dépôt de la marque contestée, à savoir le 08/06/2005.

Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

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FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.