DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 59 939 (NULLITÉ)
Free SAS, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Free2move SAS, rue de la Chaussée d’Antin, 45, 75009 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (représentant professionnel). Le 08/02/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.

2. La marque de l’Union européenne n° 18 490 668 est déclarée nulle pour tous les produits et services contestés, à savoir: Classe 9: Piles électriques / batteries électriques; logiciels [programmes enregistrés]; applications logicielles informatiques téléchargeables; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables. Classe 35: Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques. Classe 42: Programmation pour ordinateurs; consultation en matière de logiciels; services de protection contre les virus informatiques; services de conseils en technologies informatiques; consultation en matière de sécurité informatique.

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services non contestés, à savoir: Classe 7: Générateurs de courant; générateurs d’électricité. Classe 9: Accumulateurs électriques pour véhicules; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques. Classe 12: Moteurs électriques pour véhicules terrestres; véhicules électriques; fourgons [véhicules] / camionnettes / fourgonnettes; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; bicyclettes électriques / vélos électriques.

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Classe 35: Aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres.

Classe 36: Souscription d’assurances en rapport avec la distribution d’électricité pour véhicules électriques; Services de financement, services financiers, services d’assurance, services de crédit-bail, tous ces services en matière de distribution d’énergie pour véhicules électriques; organisation du financement de projets de construction en rapport avec la distribution d’électricité pour véhicules électriques.

Classe 37: Recharge de batteries de véhicule.

Classe 39: Distribution d’électricité; distribution d’énergie.

4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 15/05/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne n°18 490 668 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre certains des produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9 et 35 et tous les services compris en classe 42. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement de marque française n° 3 679 804 « FREE ». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a notamment fait valoir que la marque antérieure « FREE » jouit d’une très forte renommée en France pour les services de télécommunication, notamment dans les domaines de l’accès à Internet (depuis 1999), de la télévision et du téléphone fixe (depuis 2003), de la téléphonie mobile (depuis 2012), ainsi que pour les appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données, à savoir les « Box » éponymes. À l’appui de ses déclarations, elle a soumis de nombreux documents (énumérés et évalués ci- dessous).

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La demanderesse a en outre fait valoir qu’il existe un risque de confusion, incluant un risque d’association, étant donné que le signe contesté
est similaire à la marque antérieure « FREE » et couvre des produits et services identiques ou similaires. Elle a souligné que l’élément « FREE » est intégralement reproduit en première position du signe contesté. Celui-ci se distingue clairement des éléments « MOVE » et « eSOLUTIONS » qui sont situés en dessous. De plus, le public ne prononcera pas nécessairement l’élément « eSOLUTIONS » car il s’agit d’un élément non-distinctif écrit dans une taille beaucoup plus petite que le reste du signe. Enfin, le mot « FREE » sera compris comme signifiant « libre, sans contrainte ». Les signes sont donc visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires.

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la demanderesse a fait valoir que – compte tenu de la similitude entre les signes ; de la réputation étendue de la marque antérieure en France pour des appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données, ou pour des appareils de télécommunication ainsi que pour les services de télécommunication ; du lien entre les signes – l’usage du signe contesté tirerait indûment profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ou porterait atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. En particulier, la demanderesse fait valoir que la réputation de « FREE » combine des facteurs d’innovation technique et de qualité avec des prix très abordables. Ces arguments seront examinés plus en détail dans la suite de la décision. La demanderesse fait en outre référence à la décision de l’EUIPO n° C 48 186 FREE2 MOVE/FREE du 17/08/2022.

La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.

RENOMMÉE – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE, LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation examinera en premier lieu la demande fondée sur la marque antérieure française n° 3 679 804 « FREE » au titre de laquelle la demanderesse prétend jouir d’une renommée en France.
L’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE dispose que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies.

En vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée sera refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque

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cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, s’appliquent dans le cadre d’une procédure de nullité uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a) les signes doivent être identiques ou similaires;

(b) la marque antérieure doit être renommée. Cette renommée doit avoir été acquise avant le dépôt de la marque contestée et doit encore exister au moment de l’introduction de la demande en nullité; elle doit s’étendre sur le territoire pertinent et concerner les produits ou services sur lesquels la demande en nullité est fondée;

(c) empiètement sur la renommée: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de la demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529,
§ 41).

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

Dans le cadre d’une procédure de nullité, une demanderesse en nullité qui se prévaut de la renommée doit prouver que son droit antérieur avait acquis une renommée à la date de dépôt de la MUE contestée, en tenant compte, le cas échéant, de toute priorité invoquée (article 60, paragraphe 1, du RMUE, deuxième alinéa).

En outre, la renommée de la marque antérieure doit encore exister au moment où la décision sur la demande en nullité est adoptée, étant donné que les conditions énoncées à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, du RMUE sont formulées au présent. Dès lors, la demanderesse doit également prouver la renommée de la marque antérieure au moment du dépôt de la demande en nullité, auquel cas, et sauf preuve du contraire, la division d’annulation supposera que cette renommée existe encore au moment où la décision sur la demande en nullité est prise.

La marque contestée a été déposée le 11/06/2021. Par conséquent, la demanderesse était tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée avait acquis une renommée avant cette date et que celle-ci continuait

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d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité, à savoir le 15/05/2023. Par ailleurs, les éléments de preuve doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits et services par rapport auxquels la renommée a été invoquée par la demanderesse, à savoir :
Classe 9: Appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données; appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique, radiophonique, télématique.

Classe 38 : Services de télécommunication; communications téléphoniques; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique; radiotéléphonie mobile; diffusion et mise à disposition de programmes de télévision par tout moyen de communication.

Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d’espèce, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 18/05/2023, la demanderesse a notamment, produit les éléments de preuve énoncés ci-après:

Extrait de Wikipédia du 25/08/2020 à propos du boîtier « freebox » ; extrait du guide pratique sur la « freebox Révolution » et communiqué de presse du 07/07/2020 sur la nouvelle « freebox pop », composée de trois boitiers permettant aux abonnés de téléphoner, regarder la télévision et accéder à internet. Il est indiqué que la demanderesse, en juillet 2020, comptait 2 millions d’abonnés Fibre et une présence sur 100% des départements métropolitains. En 2019, la Fibre Free a été élue n°1 en débits au baromètre nPerf et la demanderesse était n°1 en nombre de nouveaux abonnés Fibre. En outre, 8 500 collaborateurs étaient répartis sur toute la France;

Communiqué de presse du 04/12/2018, au sujet du lancement de la Freebox Delta. Il y est indiqué que Free compte 20 millions d’abonnés (dont 6,5 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2018);

Procès-verbal de constat d’huissier sur le site « free.fr » du 05/03/2020;

Extraits du site « free.fr » du 16/10/2013, du 02/02/2017 et du 04/01/2022 relatifs à la « FREEBOX REVOLUTION », aux communications téléphoniques internationales ou à la 5G, précisant que « FREE » propose en 2022, le plus grand réseau mobile 5G en France en nombre de sites;

Communiqués de presse du 27/11/2003, 14/12/2010, 17/12/2019 et du 31/03/2020; Ils indiquent qu’en 2003 pour 29,99 euros par mois, Free offrait l’accès à Internet à haut débit, la téléphonie gratuite et l’accès à des chaînes de télévision sur le téléviseur. Ils font également référence à la « FREEBOX REVOLUTION » aux nouvelles offres audiovisuelles de « FREE » ou au forfait mobile de « FREE »;

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Article publié sur le site « universfreebox.com » le 27/03/2013, sur l’évaluation des offres TV des fournisseurs d’accès Internet. Il conclut que « free » offre la plus large gamme de chaînes de télévision et de rediffusions. Il est fait référence à la 11ème édition du guide des chaînes numériques 2013, publiées par le « CSA ». Ce guide compare les différentes offres TV des opérateurs ADSL. Selon cette étude, « free » propose 463 chaînes, tandis que « SFR » propose 170 chaînes, « Orange » 160 chaînes et « Bouygues Telecom » 179 chaînes;

Extraits du guide des chaînes numériques d’avril 2018. Selon cette étude, « free » propose plus de 500 chaînes;

Conditions générales d’abonnement de téléphonie mobile en France du 10/01/2012 sous la marque « FREE »;

Sondage « GFK » réalisé entre le 12 et 16/01/2012, indiquant que 97% des personnes interviewées (sur une échantillon de 1000 personnes) avaient entendu parler des offres mobile « FREE »;

Communiqués financiers du 15/05/2012, 31/08/2016 et du 16/03/2023 relatifs au nombre d’abonnés (aux alentours de 21,3 millions en 2022), ou indiquant par exemple qu’en 2022 « FREE » était leader des recrutements de nouveaux abonnés en France;

Article publié par le Journal du Net, daté du 03/06/2013. Il y est indiqué qu’en mars 2013, « FREE » est le deuxième opérateur du marché des abonnements haut débit et très haut débit en France;

Rapport de la branche des télécommunications HUMAPP, daté de 2021. Il y est indiqué que la demanderesse détient 13.6% de parts de marché du mobile en France à la fin 2020 et 22% des abonnements haut débit et très haut débit;

Article extrait de TEF, édition 2020, Insee références sur les ménages en France en 2016;

Extrait du site internet www.freenews.fr du 08/08/2011 estimant à plus de 15 millions le nombre de boîtes mail free.fr;

Relevés de campagnes publicitaires effectuées par l’organisme indépendant « Secodip-Taylor Nelson Sofres Media Intelligence » dont la source est « Kantar Media » de 1999 à 2021. Quelques chiffres de campagnes publicitaires indiquent, par exemple, les totaux de 5 501 624 euros pour 1999, 119 430 000 euros pour 2016, 113 014 000 euros en 2017, 92 114 000 en 2020 et 91 287 000 en 2021;

Mesures d’audience extraites de sites tels que « agence France Presse », « journaldunet.com », « 01net.com » ou « generation-nt.com » et extraits de presse Médiamétrie/Net Ratings entre 2000 et 2020. Le nombre mensuel de visiteurs uniques dépasse les 12 millions depuis l’année 2007 et était de plus de 14 millions en mars 2019. En mars 2020 « FREE » est une des marques les plus visitées de France (50ème) avec 14 636 000 visites uniques par mois;

L’étude « Brand Finance » de juin 2019 situe la marque « free » à la deuxième place des marques les plus fortes;

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Sondage « UFC – Que Choisir », publié le 28/03/2018. Il y est indiqué que la demanderesse est le deuxième acteur du marché s’agissant des fournisseurs d’accès à internet, avec 26%. Par ailleurs, en terme de satisfaction clients, la demanderesse arrive en tête, avec 9 clients sur 10 satisfaits;

Étude comparative, « Capital », datée du 01/11/2017, dans un dossier intitulé « Les Meilleures Enseignes ». Il est indiqué que la box de « FREE » garde l’avantage sur ses concurrents;

Étude comparative « 60 millions de consommateurs », datée du 01/11/2016, relative au palmarès des opérateurs de téléphonie mobile et internet. La demanderesse arrive en tête du classement. Il est indiqué « La première place de « FREE » s’explique par un jugement favorable sur ses prestations, mais pas seulement. L’image de l’opérateur qui a révolutionné les offres tout en cassant les prix (dans l’internet fixe comme dans la téléphonie mobile) reste prégnante, même s’il vient d’augmenter le prix de ses box. Une partie des abonnés fait preuve d’un attachement réel, parfois presque sentimental, à l’opérateur »;

Classement « IFOP-Terre de Sienne », daté du 15/09/2016. « FREE » est classée comme la 19ème entreprise la plus utile et 22ème au classement de l’entreprise étant utile et ayant une bonne image;

Classement « Forbes », publié en septembre 2015. L’étude est en anglais, mais la demanderesse fournit un extrait du site internet www.silicon.fr daté du 06/09/2015 faisant référence à cette étude. Il est notamment indiqué, s’agissant des 100 entreprises les plus innovantes au monde: « La surprise Free. Petite surprise qui nous permet de pousser un (petit) cocorico, Iliad (free) s’inscrit dans la première moitié du classement à la 49ème place. »;

Sondage publié dans le magazine « Challenges » réalisé par Toluna et le Grand Livre des Marques le 29/01/2015, réalisé du 15/07/2014 au 29/08/2014 sur un panel de 5 511 personnes duquel il ressort que dans le domaine des télécommunications, la marque « FREE » est en première position avec un capital sympathie unique du public;

Sondage « Taylor Nelson Sofres » de février 2014 (1004 personnes interrogées). Il est indiqué que « FREE » est connu, au moins de nom, par 96% des individus de 15 ans et plus;

Comparatif des fournisseurs d’accès à Internet – « UFC – Que Choisir », 20/11/2014. « FREE » est le mieux noté des fournisseurs d’accès à Internet. Il est notamment écrit: « En inventant le concept de box avec la fameuse Freebox et en lançant la première offre triple-play à moins de 30 € par mois, « FREE » a réussi à s’emparer, en une quinzaine d’années, de 20 % du marché de l’accès à Internet en France »;

Sondage « Ipsos 2014 » extrait de Stratégies daté du 06/03/2014, selon lequel « FREE » est classée dans les 10 marques françaises « les plus innovantes, les marques qui créent ou lancent de nouvelles tendances, sont en avance sur leur temps, m’ont fait découvrir ce dont je ne pensais pas avoir besoin, sont un exemple pour les marques concurrentes, me servent de comparaison pour

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évaluer la concurrence et ont modifié pour toujours le paysage des consommateurs »;
Sondage « UFC/Que Choisir » du 16/07/2013 indiquant que 89,3% des internautes ayant répondu étaient satisfaits des services de leur fournisseur d’accès à internet. « free » est le fournisseur de services qui satisfait le plus ses abonnés. Seuls 11,5% des clients de « free » ont reconnu avoir eu un problème avec leur accès à Internet. « FREE » a atteint le niveau de satisfaction le plus élevé jamais enregistré, satisfaisant 85% des abonnés;

Sondage « 01.Net », magazine spécialisé dans le domaine des technologies de l’information publié le 10/06/2013, dans lequel il apparaît que « FREE » est la seconde marque dans le domaine internet après Google et avant Amazon, Apple et Facebook;

Sondage « 60 millions de consommateurs » d’octobre 2012 dans lequel la marque « FREE » remporte un taux de 94.5% de satisfaction globale;

Article extrait du site internet www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012 et intitulé: « Apple et Free, les français leur sont fidèles plus qu’à toutes autres marques. »;

Sondage « 60 millions de consommateurs » du 27/08/2012 sur l’offre Free Mobile sur le marché du téléphone qui a contribué à redonner en moyenne 7 euros par mois et par ménage amortissant la chute du pouvoir d’achat entre juin 2011 et juin 2012;

Sondage « UFC – Que Choisir » du 07/05/2012, « Free » est le fournisseur d’accès à internet dont les français sont le plus satisfaits à 92,3%, avec lequel ils ont le moins de conflits 13,8 % et qu’ils recommanderaient à leurs proches à 77,3%;

Article de presse issu du magazine Capital du 01/07/2011 se référant au sondage Capital-BVA-Leo Burnett de mai 2011, selon lequel « FREE » est la marque française préférée dans le secteur des télécommunications et des technologies de pointe;

Étude « Benchmark Group » réalisée entre le 13/07/2005 et le 13/09/2005 indiquant que 44% des personnes interrogées répondent que si elles devaient changer d’opérateur, elles choisiraient en priorité « FREE »;

Sondages « Taylor Nelson Sofres » de septembre 2000 et novembre 2004. Ce dernier indique que « FREE » était connue par 66% du grand public, utilisateurs d’internet ou non, et 88% des utilisateurs d’internet;

Rapport de l’OCDE publié le 07/04/2006 distinguant l’offre triple Play de « FREE » comme ayant été la première pour un prix forfaitaire de 29,99 euros. Le document est en anglais, mais la demanderesse fournit une traduction partielle;

Articles de presse générale et de revues spécialisées, par exemple, « Le Figaro », « Le Progrès », « Phonandroid », « Meilleurmobile.com » « Le Monde », « Les Echos », « UFC Que Choisir », « La Tribune », « Le Nouvel Observateur », « L’express », « Challenges », « Aujourd’hui en France »,

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« 20Minutes », « Le Républicain Lorrain », « L’ordinateur individuel », « Le Point », « Le Journal du Net », « L’Expansion », « Sciences & Vie Micro », « 01.Net », « ADSL Magazine », « Le Revenu », « Présence PC », « Univers MAC », entre 2000 et 2023 sur « FREE ». De nombreux articles de presse mettent notamment en avant la qualité, le caractère innovant et à la pointe de la technologie de « FREE », célèbre fournisseur d’accès à Internet;
« CISCO Innovation Award » en 2005 (prix de l’innovation « Best Service Provider IP Infrastructure »).

Rapport de la Direction générale du Trésor de janvier 2023 relatif notamment à l’entrée de Free en 2012 sur le marché mobile qui a fortement bénéficié aux consommateurs en termes de baisse des prix et de diversité des offres et services.

Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long (plus de deux décennies) et intensif sur le marché des télécommunications en France, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché comme en attestent diverses sources indépendantes (articles de presse, sondages, décisions des juridictions françaises et de l’EUIPO, communiqués de presse et financiers, mesures d’audience, etc.). La connaissance de la marque « FREE » par le public et sa renommée sont notamment prouvées par ses parts de marché, le nombre d’abonnés à son service de fourniture d’accès au réseau Internet, le nombre considérable de personnes qui visitent le site de la demanderesse et les dépenses de campagnes publicitaires. Les classements nationaux placent la marque parmi les marques françaises les plus connues. Les sondages attestent de l’attachement des consommateurs à la marque, ou à tout le moins témoignent de la connaissance du nom et de la capacité d’innovation de la marque considérée comme marque « influente » et « innovante ». Le nombre impressionnant et en constante augmentation de clients, les diverses références dans la presse à son succès et à la satisfaction de ses clients, prouvent sans équivoque que la marque antérieure jouit d’une renommée importante auprès du public pertinent à tout le moins pour les services de télécommunication de la classe 38 ainsi que pour les appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données ainsi que pour les appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique de la classe 9. Enfin, des preuves comme le communiqué financier de 2023 montre qu’en 2022, la marque « FREE » avait un nombre d’abonnés d’environ 21.3 millions et que « FREE » était leader des recrutements de nouveaux abonnés en France.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque antérieure « FREE » a obtenu une forte réputation en France pour les produits et services susmentionnée avant la date de dépôt de la marque contestée (le 11/06/2021).
Il suffit en principe à la demanderesse de démontrer que sa marque jouissait d’une réputation à la date de dépôt de la marque contestée et de la demande de nullité respectivement, tandis que toute perte de réputation ultérieure devra être revendiquée et prouvée par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Au sujet de la réputation à la date du dépôt de la demande en nullité (le 15/05/2023) il est rappelé que la réputation d’une marque est, en général, acquise progressivement et ne peut être simplement activée et désactivée,

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même en tenant compte du marché particulier concerné. En l’espèce, il ressort des preuves que la marque antérieure est présente sur le marché depuis plus de 20 ans, qu’elle fait l’objet d’un usage continu et important et qu’elle était déjà une marque leader en 2016. Les parts de marché démontrées par les preuves sont conséquentes et le succès de la marque a attiré l’attention de la presse. Enfin, aucune allégation de perte de réputation ultérieure n’a été avancée par la titulaire de la marque européenne et aucune preuve d’un changement radical des conditions du marché (qui permettrait de conclure le contraire) n’a été déposée. En conséquence, on peut raisonnablement supposer que la réputation de la marque continue d’exister au moment de prendre la présente décision.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’annulation n’analysera pas les preuves relatives aux autres produits et services des classes 9 et 38 pour lesquels la demanderesse prétendait également avoir obtenu une réputation. La division d’annulation procédera donc sur la base de la réputation pour les produits et services susmentionnés.
b) Les signes
FREE
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

En ce qui concerne le terme « FREE », commun aux deux marques, le Tribunal a déjà jugé qu’une partie du public français comprend la signification du terme « free » comme « libre », alors que d’autres membres du public français ne percevront aucun message dans ce mot (27/10/2010, T-365/09, Free, EU:T:2010:455, § 41). Toutefois, la Chambre de recours (05/07/2017, R 298/2017-2) a considéré que la partie du public français ignorant totalement le sens du terme « FREE » est minoritaire. Le Tribunal a aussi jugé que « l’utilisation du terme « free » est répandue non seulement parmi le public anglophone, mais aussi parmi toutes les personnes ayant une connaissance de base de la langue anglaise et faisant partie du public pertinent, constitué en l’espèce des consommateurs moyens français » (04/02/2014, T-127/12, Freevolution, EU:T:2014:51, § 41). Dans sa décision R 298/2017-2 déjà citée, la

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Chambre a considéré que s’agissant d’un terme de base de la langue anglaise largement utilisé (aussi dans des expressions utilisées en français comme « free- lance » par exemple), « FREE » sera perçu comme signifiant « libre » ou encore « gratuit ».

Par conséquent, ce terme a un caractère distinctif intrinsèque moins élevé que la moyenne, dans la mesure où il transmet l’idée de gratuité ou peut évoquer indirectement que les utilisateurs parviennent à être plus libres en utilisant les produits et services en question et, par conséquent indirectement peut être laudatif. Il conserve malgré tout un caractère distinctif intrinsèque suffisant, essentiellement parce que ce mot n’est pas français, il n’est donc pas aussi commun pour le public pertinent et le concept qui lui est associé reste suffisamment abstrait et ouvert à l’interprétation.
Le terme « MOVE » de la marque contestée n’a pas de signification en français. Il n’est pas un mot du vocabulaire anglais de base, il n’est pas proche de sa traduction française « se déplacer » et il n’est pas démontré qu’il soit habituellement employé par le public français. Il est donc distinctif.
Le chiffre « 2 » inclus dans la marque contestée sera perçu comme indiquant ce chiffre. Pour une partie du public, ce chiffre peut avoir un caractère distinctif faible dans la mesure où il peut désigner par exemple une version du produit ou service. Seul le public qui perçoit que la marque est composée de mots anglais, même s’il ne les comprend pas, prononcera le chiffre 2 comme « two/to » ; les autres diront « deux ».

S’agissant du terme « e^SOLUTIONS », la lettre « e » sera considérée comme une référence claire à la fourniture d’un service ou d’une activité rendue par voie électronique. Cette signification est devenue courante dans des expressions telles que « e-commerce » qui fait référence au commerce électronique. Le mot « solutions » sera perçu comme un moyen de surmonter une difficulté ou un problème pratique ou théorique. La juxtaposition des deux éléments est habituelle et ne rend pas le terme ainsi composé plus distinctif. Le mot « eSOLUTIONS » est donc très évocateur des produits et services concernés car il indique qu’ils apportent des solutions par voie électronique et il doit donc être considéré comme très faiblement distinctif.
La marque contestée comporte des éléments figuratifs moins distinctifs de nature purement décorative, à savoir la légère stylisation des lettres « R » et « O » ainsi que la présence de deux demi-cercles placés à l’intérieur des lettres « O ». Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Le faible impact qu’a un élément figuratif s’applique également à la prise électrique qui, de plus, a une taille très réduite et suggère uniquement que les produits et services sont électriques ou électroniques ou fournis en relation avec de tels produits.
Les termes « FREE2 MOVE » sont écrits en grand et en gras. Ils doivent être considérés comme étant plus dominants (visuellement frappant) que l’élément figuratif « ».

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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « FREE », qui correspond à la totalité de la marque antérieure et est le premier composant du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée en haut à gauche (la partie initiale) est celle qui attire d’abord l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que la totalité de la marque antérieure, « FREE », se trouve au début du signe contesté est pertinent pour la comparaison. Les signes diffèrent par la présence du chiffre « 2 », du terme « MOVE » ainsi que par l’élément secondaire « eSOLUTIONS » et les éléments figuratifs qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure. Compte tenu du fait que les signes coïncident dans un élément faible, bien que dominant et situé en première position, les signes sont visuellement similaires à un faible degré. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « FREE », présentes de manière identique dans les deux signes et placées en position d’attaque dans la marque contestée. La prononciation diffère par le son des autres éléments du signe contesté, « DEUX » ou «TO » et « MOVE » de l’élément dominant et « eSOLUTIONS» de l’élément secondaire, qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure. Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément « FREE », les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Le public pertinent associera l’élément coïncidant « FREE », qui présente un faible caractère distinctif, à la signification expliquée ci-dessus. Les signes diffèrent par le chiffre « 2 », et par le terme « MOVE » qui n’a pas de signification. Les signes diffèrent également du fait de la présence de l’élément figuratif « ». Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Compte tenu que les signes ont été reconnus comme similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice aura lieu. c) Le «lien» entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.

Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

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o le degré de similitude entre les signes;

o la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;

o l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

o le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

o l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 9: Piles électriques/batteries électriques; logiciels [programmes enregistrés]; applications logicielles informatiques téléchargeables; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables.

Classe 35: Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.

Classe 42: Programmation pour ordinateurs; consultation en matière de logiciels; services de protection contre les virus informatiques; services de conseils en technologies informatiques; consultation en matière de sécurité informatique.

Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une forte renommée pour les services de télécommunication de la classe 38, pour les appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données ainsi que pour les appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique de la classe 9. Les signes présentent un certain degré de similitude dans la mesure où la marque contestée incorpore totalement l’élément « FREE » qui forme la totalité de la marque antérieure et est le premier élément de la marque contestée. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. Toutefois, en raison de sa renommée importante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru.

Le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits et services contestés s’adressent au grand public et aux clients professionnels avec un niveau d’attention variant de moyen à plus élevé.
Il a également été démontré que l’image de la marque antérieure et le message qu’elle véhicule renvoient à l’innovation, la performance, la compétitivité et à

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une offre complète (voir notamment les articles de presse). La marque antérieure jouit donc d’une image positive et d’un fort taux de satisfaction auprès de ses clients.
Les produits et services s’adressent à un même public et il existe un lien entre eux dans la mesure où ils appartiennent à des marchés étroitement liés (secteurs des télécommunications et des technologies de l’information).
Les logiciels contestés de la classe 9 ont un lien évident avec les équipements et les services de télécommunications pour lesquels la marque antérieure est réputée, puisque les équipements de télécommunication sont indispensables pour le fonctionnement des logiciels ou pour en assurer l’accès et les services de télécommunications peuvent être nécessaires pour permettre au logiciel de fonctionner ou pour télécharger son contenu. Tous ces produits et services sont le plus souvent proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. En outre, ils sont généralement complémentaires. En définitive, le public établira un lien entre les marques concernées grâce à la relation fonctionnelle qui pourrait exister entre les produits contestés et les produits et services antérieurs.

Les piles électriques/batteries électriques ont un certain lien avec les appareils et équipements pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données et les appareils et équipements de télécommunication et de communication téléphonique de la classe 9. Il est habituel que le fabricant de ces produits fabrique et vende les batteries pour leurs produits ou peuvent vendre des piles particulièrement adaptées à leurs produits. Ces produits sont en outre complémentaires.
Par ailleurs, les services contestés de la classe 35 mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques peuvent également avoir un rapport direct avec les services de télécommunications de la classe 38 puisque ces derniers incluent par exemple l’accès ou la location du temps d’accès à des bases de données. Il existe donc une certaine connexion entre les services concernés.

Enfin, il existe une relation étroite entre, d’une part, les services de télécommunications de la classe 38 et, d’autre part, les différents services informatiques de la classe 42 essentiellement en raison du développement de ces technologies et de leur rôle grandissant en matière de transfert des données dans le domaine des télécommunications. Tous ces services sont le plus souvent proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. En outre, ils sont généralement complémentaires.

En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsque les consommateurs rencontreront la marque contestée, ils l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

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d) Risque de préjudice L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;

il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure de nullité, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que la demanderesse doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, la demanderesse devrait produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait – qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements. Selon la demanderesse, le public français attribuerait aux équipements et services de télécommunications désignés par la marque antérieure notamment une image de qualité supérieure, d’innovation et de prix abordable. Cette image favorable et les caractéristiques positives projetées par la marque antérieure seraient transposées aux produits et services contestés des classes 9, 35 et 38 de la titulaire de la marque de l’Union européenne.

En d’autres termes, la demanderesse allègue notamment que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

La demanderesse fonde son moyen sur les éléments suivants:

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Même si les consommateurs français ne confondaient pas les signes en comparaison, ils seraient attirés par le signe contesté et achèteraient les produits et services contestés en raison de la grande similitude avec la marque antérieure (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93).

Il n’est pas nécessaire d’établir que l’avantage indu ait été obtenu.

Les marques de « FREE » ont une renommée exceptionnelle qui accentue leur caractère distinctif.

La similarité entre les signes est telle que le public pourra facilement croire à tort, que les produits et services couverts proviennent de sociétés liées entre elles.

Les produits et services en classes 9, 35 et 38 sont identiques ou présentent une grande similarité avec les produits et services couverts par les marques antérieures.

Il est naturel que les entreprises étendent leurs marques pour couvrir des marchés identiques ou voisins, et en conséquence, le public peut facilement arriver à la conclusion que cette extension de la marque a eu lieu, et le risque d’association est donc beaucoup plus élevé.

Le consommateur français présumant que les parties sont économiquement liées, pourrait facilement être exposé au signe contesté et associer ce signe avec la marque antérieure.

Le consommateur français moyen pourrait très bien attribuer les images positives de la marque antérieure « FREE » qui sont l’innovation, la qualité et un prix abordable, aux produits et services couverts par le signe litigieux.

Compte tenu de la forte réputation de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les produits et services en conflit appartiennent au même marché ou à des marchés voisins, il est conclu que le public pertinent fera un lien entre les marques, lien qui produira un avantage commercial pour la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il existe une forte probabilité que l’utilisation de la marque contestée puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’elle tirerait un avantage injuste de la réputation bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables entrepris par la demanderesse pour obtenir cette réputation. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’elle véhicule, à savoir que ses produits et services présentent des caractéristiques identiques ou similaires aux produits et services de la demanderesse: qu’ils sont innovants, fiables, abordables et de haute qualité. L’usage de la marque contestée pourrait également donner l’impression que les parties sont économiquement liées ou au moins qu’il existe un accord ou un partenariat entre elles et, par conséquent, pourrait faciliter la commercialisation des produits et services contestés.

Eu égard aux observations qui précèdent, il est conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de risque de préjudice

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La demanderesse soutient également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une demande en nullité soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. Comme mentionné plus haut, la division d’annulation a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres types d’atteinte sont également présents. e) Juste motif
Comme indiqué ci-dessus, les exigences relatives à l’identité ou la similitude des signes, à la renommée de la marque antérieure et à l’existence d’un risque de préjudice ont toutes été remplies. La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. La demande peut encore ne pas aboutir si la titulaire de la marque de l’Union européenne établit l’usage avec juste motif de la marque contestée. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas avancé qu’elle bénéficiait d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif. f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés. Étant donné qu’il est fait droit à la demande dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les motifs restants et les autres droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée, ni les preuves relatives à la réputation des autres produits et services des classes 9 et 38 de la marque française n° 3 679 804.

FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe

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d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.