DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 537 (INVALIDITY)
Tanay, Gewerbering 8, 76287 Rheinstetten, Allemagne (requérante), représentée par Goldcliff Stark, Wächtersbacher Straße 90, 60386 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Black Tea Exports (Pvt) Ltd., 33/1F, Walter Gunasekara Mawatha, 10107 Nawala, Srl (titulaire de la MUE), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid (Espagne). Le 14/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 12/04/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 631 369 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 30 et 35. La demande est fondée sur la marque non enregistrée suivante utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en France et aux Pays-Bas:

. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c),

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du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’elle possède une marque non enregistrée conformément à la loi allemande sur les marques. Elle informe également qu’elle détenait une autre marque allemande enregistrée, qui a expiré en 2008. Elle renvoie à l’article 4, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques et énumère les conditions qui, selon la requérante, sont cumulatives pour obtenir une protection pour une marque non enregistrée en Allemagne. Elle fait valoir qu’elle distribue du thé sri lankais depuis 20 ans. Elle fait valoir qu’elle vend des produits sous le signe invoqué dans des chaînes de magasins de vente au détail célèbres telles que Lidl et Kaufland en Allemagne. Elle insiste sur l’inclusion de son produit de thé commercialisé sous le signe invoqué dans un article d’un magazine allemand qui, selon la requérante, représente une institution de test bien connue en Allemagne. Elle fait valoir que le signe jouit d’une forte renommée en Allemagne et que la requérante est l’un des principaux importateurs de thé Ceylon qui importe plus de 1 000 tonnes de thé chaque année. Elle affirme que les produits importés sont principalement étiquetés avec le signe invoqué et que le signe est connu de plus de 25 % des consommateurs. Ensuite, la requérante se réfère à l’article 14, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques et fait valoir que l’usage d’un signe peut être interdit s’il existe un risque de confusion avec le signe d’un tiers. À cet égard, elle fait valoir que la marque contestée est presque identique à la marque non enregistrée invoquée et qu’elle couvre la même gamme de produits et services. Elle conclut que la demanderesse a le droit d’interdire l’utilisation de la marque contestée en Allemagne. Elle fait également valoir que la marque a été utilisée dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale, étant donné que les produits à base de thé commercialisés sous la marque invoquée peuvent être trouvés dans presque tous les pays, en particulier dans l’Union où les consommateurs turcs peuvent être établis.
En ce qui concerne le motif de mauvaise foi, la demanderesse fait valoir que la similitude entre les marques est trop élevée pour qu’il s’agisse d’une coïncidence et que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait dû avoir connaissance du signe de la demanderesse. Elle avance que l’intention de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la marque doit avoir été de concurrencer déloyalement en tirant profit du signe antérieur. Elle affirme que la titulaire de la marque de l’Union européenne distribue du thé sous la marque contestée en Allemagne et que certains détaillants font même la publicité des deux produits côte à côte, ce qui crée un risque sérieux de confusion pour les consommateurs.

À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les documents suivants:

Annexe 1: extrait du registre allemand des marques concernant la marque expirée no 397 578 946. Annexe 2: un dépliant promotionnel de Lidl daté apparemment en 2015 et contenant du thé sous le signe invoqué. Annexe 3: une impression de la boutique en ligne Kaufland, non datée, montrant du thé sous le signe invoqué qui est proposé à la vente;

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Annexe 4: un article du Stiftung Warentest daté de 2019, qui comprend une liste de thés noirs. Le thé sous le signe invoqué figure sur la liste des 30 thés testés.

Annexe 5: un document de la chambre de recours de Champagne Tea daté du 2023 mai, confirmant qu’une société S.T. est un exportateur enregistré de thé et qu’elle exporte du thé «TANAY» en Belgique depuis 2013; Il inclut les quantités de thé qui ont été vendues.

Annexe 6: des factures émises par la demanderesse, datées entre 2001 et 2022, concernant des ventes de «Tanay Ceylon», adressées apparemment à deux clients en Suisse et à un client en Allemagne.

Annexe 7: plusieurs captures d’écran de vidéos et de publications sur des médias sociaux faisant de la publicité du thé sous le signe invoqué, en turc.

Annexe 8: facture émise par un grossiste Roland pour la vente de thé Hilltop Ceylon, datée du 05/02/2024.

Annexe 9: flyers promotionnels de marchés de détail (Vatan Markt et Net Supermarket) datés au début de 2024, l’un montrant des publicités de produits sous les deux marques côte à côte, l’autre présentant uniquement une offre de «HILLTOP Ceylon».

La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la marque allemande enregistrée a expiré et ne saurait fonder une action en nullité. Elle souligne également que la requérante a initialement revendiqué la marque non enregistrée utilisée dans plusieurs territoires, mais que, dans ses observations, elle ne mentionne qu’un signe utilisé en Allemagne. Elle considère qu’il s’agit là d’un changement irrecevable de la requête. La titulaire de la marque de l’Union européenne souligne également que la demanderesse n’a pas fourni d’original de la législation nationale pertinente et qu’elle ne fournit que des traductions de certaines parties de la législation, ce qui n’est pas suffisant. En outre, le signe invoqué par la demanderesse ne remplit pas plusieurs des conditions cumulatives prévues par la loi. En particulier, le droit n’a jamais été enregistré et il n’a pas non plus été démontré qu’il jouit d’une renommée auprès du public pertinent. Par conséquent, selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle avait le droit d’interdire l’utilisation de la marque contestée. Enfin, en ce qui concerne l’allégation de mauvaise foi, la titulaire de la MUE soutient qu’elle n’est pas démontrée par la demanderesse et qu’elle est totalement infondée. Elle souligne que tous les éléments que les marques ont en commun sont descriptifs. Elle en conclut que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Observations liminaires
Sur l’absence d’arguments et de preuves présentés en même temps que la demande
Dans ses premières observations, la titulaire de la MUE critique le fait que la demanderesse, lors du dépôt de la demande, a simplement déposé un formulaire de demande, avec très peu d’arguments et de preuves à l’appui. Elle soutient que la demande devrait être rejetée pour ce motif.
Ce grief est dénué de fondement. Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du RDMUE, une demande en annulation peut également contenir une description précise exposant les motifs, les faits et les arguments sur lesquels l’opposition se

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fonde, ainsi que les preuves à l’appui. La description précise exposant les motifs et les preuves à l’appui est facultative au stade du dépôt de la demande en déchéance ou en nullité. Lorsqu’ils sont nécessaires aux fins de justifier la demande, ils doivent être présentés avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des preuves, qui clôt la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité (article 16, paragraphe 1, du RDMUE).

Dès lors, lors du dépôt de la demande, la requérante n’était pas tenue de présenter plus d’arguments qu’elle ne l’a fait ou de présenter des éléments de preuve à l’appui de ses allégations.

Sur le «changement de demande»
La titulaire de la marque de l’Union européenne souligne que, dans sa demande, la demanderesse a invoqué des marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires dans plusieurs pays de l’Union européenne, alors que, dans ses observations ultérieures, elle fait référence à une marque allemande antérieure enregistrée et à une marque non enregistrée utilisée uniquement en Allemagne. Elle considère qu’il s’agit d’un changement irrecevable de la requête.

En ce qui concerne la marque enregistrée, il ne ressort pas des observations que la demanderesse entend fonder la demande sur celle-ci. La demanderesse elle- même indique que la marque a expiré et n’est plus valide. La division d’annulation interprète la mention de cette marque comme la tentative de la demanderesse d’illustrer son importation à long terme de thé en Allemagne.

En ce qui concerne la renonciation aux droits invoqués dans la plupart des territoires, la division d’annulation n’a pas trouvé de limitation expresse de la demande (un changement de demande qui serait recevable) à une marque non enregistrée utilisée en Allemagne dans les observations de la demanderesse. Toutefois, la demanderesse, en ne fournissant aucun argument ou preuve concernant le droit national ou l’usage du signe sur un territoire à l’exception de l’Allemagne, n’a pas étayé la demande en ce qui concerne ces droits. La demande sera donc rejetée dans la mesure où elle était fondée sur ces droits, mais le fait que la requérante n’ait pas étayé la majorité des droits invoqués ne rend pas la demande irrecevable dans son intégralité.

Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
La demande est fondée sur une marque non enregistrée , prétendument utilisée dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en France et aux Pays-Bas pour du thé; thé noir;

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mélange de thé; promotion des ventes et distribution de produits à base de thé; services de vente en gros concernant le thé.

Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes:

le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;

selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;

les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.

Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.

b) Le droit en vertu de la législation applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si la demande est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur doit fournir, entre autres, la preuve de

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son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, et une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.

Par conséquent, il incombe au demandeur de fournir toutes les informations nécessaires à la décision, y compris en identifiant le droit applicable et en fournissant toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient au demandeur «… de fournir à l’EUIPO non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises du droit national en vertu duquel la protection est demandée, mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).

Les informations sur le droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et la portée de cette protection, et permettre au titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de défense.

En ce qui concerne les dispositions de la législation applicable, le demandeur doit clairement identifier le contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes
&bra; article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE &ket;. Le demandeur doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro d’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente fait référence à une autre disposition de droit, cela doit également être fourni pour permettre au titulaire de la marque de l’Union européenne et à l’Office de comprendre pleinement le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette disposition supplémentaire. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut les fournir en faisant référence à cette source &bra; article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE &ket;.

En outre, le demandeur doit produire la preuve appropriée du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Les éléments de preuve doivent préciser si le titulaire du droit est habilité à interdire l’utilisation d’une marque plus récente ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être exercé à l’égard d’une marque plus récente.

En l’espèce, la demanderesse a invoqué une marque non enregistrée utilisée en Autriche, en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en France et aux Pays-Bas mais elle n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée à ce type de droit en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France ou aux Pays-Bas. La demanderesse n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation des États membres susmentionnés.

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Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et sur les marques non enregistrées utilisées dans la vie des affaires en Autriche, en Belgique, au Danemark, en France et aux Pays-Bas.

En ce qui concerne l’Allemagne, les seules informations sur la législation nationale fournies par la demanderesse sont les suivantes:
et
La demanderesse n’a pas présenté le texte complet de la loi ni même les parties spécifiques jugées pertinentes, en fournissant plutôt ce qui semble être un résumé interprétatif de deux dispositions. Sans le texte complet provenant d’une source officielle, à tout le moins des dispositions pertinentes, la division d’annulation ne peut vérifier l’exactitude de l’interprétation de la demanderesse. Les doutes quant à l’exactitude de cette interprétation sont accentués par l’affirmation de la demanderesse selon laquelle une marque non enregistrée doit remplir trois conditions cumulatives, la première étant l’inscription de la marque au registre. En tout état de cause, une simple description vague de deux dispositions du droit allemand, sans présenter le texte juridique effectif provenant d’une source faisant autorité, est insuffisante pour étayer ce motif.

En outre, même si la division d’annulation devait apprécier la revendication de la requérante concernant une marque non enregistrée protégée en Allemagne sur

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la base des informations fournies sur le droit national, il est évident que la requérante n’a pas démontré que le signe invoqué remplit les conditions pour être protégé en tant que marque non enregistrée.

En effet, d’une part, la requérante n’a apporté aucune preuve que le signe a été inscrit au registre tenu par l’Office allemand des brevets et des marques. Les références à une marque précédemment enregistrée qui a expiré en 2008 sont dénuées de pertinence, étant donné que cette marque était différente du signe non enregistré invoqué.

Deuxièmement, les éléments de preuve produits par la requérante ne démontrent pas que le signe invoqué a acquis une notoriété publique. Si les éléments de preuve démontrent un certain usage de la marque, ils ne permettent pas de prouver qu’elle est reconnue par le public. Les quelques factures et publicités fournies n’ont que peu ou pas de valeur probante à cet égard. La requérante invoque principalement un article extrait d’un magazine allemand et une déclaration de la chambre de recours du Liechtenstein Tea pour démontrer que la marque est connue du public pertinent. Toutefois, la déclaration de l’autorité sri-lankaise fait référence aux exportations de thé vers la Belgique, comme le souligne à juste titre la titulaire de la marque de l’Union européenne, et fait référence à une société différente de la demanderesse. Par conséquent, ce document ne fournit aucune information sur l’utilisation du signe par la demanderesse en Allemagne. L’article du magazine allemand est un document indépendant montrant que le thé sous le signe invoqué était présent sur le marché en 2019. Or, le thé de la demanderesse y figurait à côté de 29 autres thés noirs. Si cela atteste de la présence effective du thé sur le marché allemand, il ne fournit aucune information quant à la reconnaissance du thé sous cette marque auprès du public. En l’absence de tout élément de preuve à l’appui, il ne saurait être affirmé qu’une partie importante du public reconnaît chacune des 30 thés noirs énumérés, simplement en raison de leur présence dans cet article. La demanderesse affirme à plusieurs reprises que 25 % des consommateurs reconnaissent le signe, mais cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve.

Il résulte de ce qui précède que la demanderesse n’a pas fourni suffisamment d’informations sur le droit national qui régit le signe invoqué et qu’elle n’a d’ailleurs même pas démontré que le signe remplit les conditions de protection prévues par le droit allemand selon les informations fournies. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, également en ce qui concerne la marque non enregistrée utilisée dans la vie des affaires en Allemagne.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

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Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Évaluation de la mauvaise foi
En substance, la demanderesse affirme que la titulaire de la MUE devait avoir connaissance du signe de la demanderesse parce que la similitude entre eux est trop élevée pour constituer une coïncidence et que la marque a été déposée dans l’intention d’exploiter la renommée et l’esteem que la demanderesse a acquis pour la marque. Elle affirme également que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise la marque en Allemagne et qu’elle est vendue dans les mêmes magasins de détail et fait la publicité à côté des produits de la demanderesse, ce qui est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public. Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en raison de l’utilisation d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre ultérieurement dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.
En pareil cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération:
a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée;
b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;

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c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et
d) si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime?
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération(14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).

En l’espèce, il n’existe aucune preuve de la connaissance du signe de la demanderesse par la titulaire de la marque de l’Union européenne. La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit avoir eu cette connaissance étant donné que les marques sont presque identiques. À cet égard, la division d’annulation juge utile de reproduire les signes en cause:

D’une part, il ressort clairement de l’analyse des différents éléments des deux marques que celles-ci ne coïncident que par des éléments descriptifs et/ou non distinctifs, tandis que les seuls éléments distinctifs des marques, «TANAY» et «HILLTOP», sont totalement différents. Les autres éléments décrivent la nature des produits (les mots «black tea» dans différentes langues et le terme «Yaprak ÇAYI», qui signifie «thé en feuilles» en turc), ou une origine géographique des produits (le mot «Ceylon»). Les éléments figuratifs en forme d’ovale rouge avec une ligne blanche sont des formes courantes sur les étiquettes et sont dépourvus de caractère distinctif.
D’autre part, il est assez frappant que la police de caractères des mots, leur taille relative, leurs couleurs ainsi que la composition et la distribution des éléments des marques soient exactement les mêmes, ou du moins pas sensiblement différentes. Il est très peu probable qu’il s’agisse d’une simple coïncidence et il

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est possible que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait connaissance du signe utilisé par la demanderesse.

Toutefois, même à supposer que la titulaire de la MUE connaisse le signe du demandeur au moment du dépôt de la marque contestée, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi de la part de la titulaire de la MUE (11/06/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.

En ce qui concerne l’intention malhonnête, la demanderesse affirme que l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne était d’exploiter la renommée et l’esteem de sa marque. Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve produits par la demanderesse sont très insuffisants pour démontrer la renommée, la popularité ou tout type de perception de la marque par le public. En l’absence d’éléments de preuve à cet effet, la division d’annulation ne voit pas que le signe de la demanderesse jouissait d’une renommée ou d’un événement qui mériterait d’être exploité par la titulaire de la MUE et, par conséquent, cette motivation de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne saurait être reconnue.
En substance, le seul aspect pertinent de la mauvaise foi dans ce contexte réside dans la similitude des marques en cause. Toutefois, le Tribunal a jugé que l’identité des signes en cause n’établit pas la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne, en l’absence d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical, EU:T:2012:39, § 90). En l’espèce, les marques ne sont même pas identiques, et leur similitude est en effet le seul facteur qui pourrait être considéré comme pertinent aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi. Toutefois, en l’absence de tout autre facteur pertinent, en particulier l’absence d’indication d’une intention malhonnête de la titulaire de la marque de l’Union européenne, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi.

La division d’annulation observe que l’appréciation globale de la mauvaise foi doit tenir compte du principe général selon lequel la propriété d’une marque de l’Union européenne est acquise par l’enregistrement et non par une adoption préalable au titre de son usage effectif. En particulier lorsque la demanderesse en nullité revendique des droits sur un signe identique ou similaire à la MUE contestée, il est important de rappeler que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE tempère le principe du «premier déposant», selon lequel un signe ne peut être enregistré en tant que MUE que pour autant qu’une marque antérieure ayant effet dans l’Union européenne ou dans un État membre n’y fasse pas obstacle. Sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la seule utilisation d’une marque non enregistrée n’empêche pas l’enregistrement d’une marque identique ou similaire en tant que MUE pour des produits ou services identiques ou similaires-(14/02/2012, 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, §-16-; 21/03/2012, 227/09, FS, EU:T:2012:138-, § 31).
L’argument de la demanderesse concernant la commercialisation côte à côte de ses produits et de ceux de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est étayé que par une seule feuille promotionnelle au détail et le risque de confusion qui en découle, comme le prétend la demanderesse, doit être apprécié à la lumière des points soulevés au point précédent. La demanderesse n’a pas

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démontré qu’elle disposait d’un droit protégé, enregistré ou non enregistré, et elle n’a pas non plus démontré que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée. Le fait que certains magasins de détail puissent choisir de commercialiser les deux produits ne modifie pas les conclusions ci-dessus. La division d’annulation souligne que la charge de la preuve incombe à la demanderesse. La demanderesse n’a démontré aucune relation entre les deux parties avant le dépôt de la marque contestée et ses affirmations concernant les intentions malhonnêtes de la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont étayées par aucun élément de preuve et ne sont pas étayées par des faits. À la lumière de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demanderesse n’a pas prouvé que la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée. Il s’ensuit que la demande doit également être rejetée dans la mesure où elle était fondée sur le motif visé à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation Martin LENZ Michaela Simandlova Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le

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Décision sur la demande d’annulation no C 59 537 Page sur 13 13
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.