LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 février 2024
Dans l’affaire R 1163/2023-1
DAREOS LTD
Ippokratous, 3A, Akropoli Titulaire de l’enregistrement 2006 Nicosie
Chypre international/requérante représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 bis, 3-1, 48010 Bilbao
(Bizkaia) Espagne
contre
Play’ GO Marks Ltd
Niveau 4, Centre Pjazza Tigné, Tigné
Point
TP01 Sliema
Malte Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par ADVOKATFIRMAN Nordia, Kungssports avenyen 1, SE-411 36 Göteborg
(Suède)
Recours concernant la procédure d’annulation no 47 797C (enregistrement international no 989 103 désignant l’Union européenne)
La première chambre de recours CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 11 août 2008, le prédécesseur en droit de DAREOS LTD (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16: Produits de l'imprimerie, almanachs, affiches, billets, formulaires imprimés, brochures, livrets, lettres d’information, journaux, gravures, publications imprimées, calendriers, calendriers de thé; catalogues, livres, épreuves graphiques, magazines
(périodiques), prospectus, horaires imprimés, reproductions graphiques.
Classe 21: Agitateurs, poivriers non en métaux précieux, gants à usage ménager, plateaux à usage domestique non en métaux précieux, plateaux (ustensiles de cuisine), candelabra (chandeliers), non en métaux précieux, trivets (ustensiles de table), dessous de verre non en papier et autres que linge de table, porte-cartes de menthe, supports à couteaux pour la table, supports en fers à repasser, vaisselle (à l’exception des couteaux, fourchettes et cuillers); porcelaines, poteries, vaisselle, cristal [verrerie]; ustensiles cosmétiques, ustensiles de toilette, jeux d’épices, appareils pour démaquiller, non électriques), dispositifs de refroidissement alimentaire contenant des fluides d’échange de chaleur, à usage domestique, ouvre-bouteilles, capsules de verre, distributeurs de savon, peignes, cornes de chaussures, bols à salade non en métaux précieux, bols à sucre non en métaux précieux, services de vaisselle (vaisselle), non en métaux précieux, à café, services à thé non en métaux précieux, pastilles non en métaux précieux, siphons en verre non électriques, succédanés de verre non électriques, mélangeurs de verre bols à soupe non en métaux précieux, plaques de table non en métaux précieux, râpes (ustensiles pour le ménage), flacons isolants, récipients non en métaux précieux, récipients à aérosol non à usage médical, cireuses pour chaussures, dispositifs non électriques, dispositifs d’arrosage, ustensiles à nettoyer non en métaux précieux, ustensiles de cuisine non en métaux précieux, ustensiles de cuisson, non électriques, filtres à café, boîtes à café non électriques, récipients à nettoyer les bouteilles (ustensiles de cuisine non électriques), mouchoirs non électriques.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; bandanas (foulards), sous-vêtements, blouses, demi-bottes, pantalons, colliers (vêtements), empiècements de chemises, cravates, gilets, maillots, bonneterie, poches de vêtements, visières, combinaisons
(vêtements), costumes, costumes,-maillots de bain, vestes (vêtements), tee-shirts, chancelières (vêtements), chaussettes, vêtements confectionnés, tenues, manteaux, vestes, robes, robes.
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Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, dont les machines récréatives, automatiques et à prépaiement, tasses pour dés, dés, cartes à jouer, quues de billard, craie pour queues de billard, coussins de table pour tables de billard, pointe de billard, accessoires pour jeux, marqueurs de billard, tables de billard à prépaiement, tables de billard, appareils de tennis de table, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec des plateaux de jeux
(seulement), disques de billard, tables de billard, tables de tennis de table, appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec des récepteurs de jeux (uniquement).
Classe 35: Travaux de bureau, recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, location de machines et d’équipements de bureau, location de distributeurs, compilation d’informations dans des bases de données informatiques, systématisation d’informations dans des bases de données informatiques, relations publiques.
Classe 39: Organisation de voyages, y compris la réservation de places pour des voyages, la réservation de voyages, la réservation de transport, la livraison de marchandises, l’organisation de croisières, le transport de voyageurs, le transport en voiture, la location de voitures, l’accompagnement de voyageurs, l’empaquetage de marchandises, le stationnement de voitures, les services de chauffeurs, les services de messagerie (messages ou marchandises), les offices touristiques (à l’exception de la réservation d’hôtel), l’entreposage de marchandises, les visites touristiques (tourisme).
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; y compris location de clubs de tennis, salles de billard, réservation de places de spectacles, vidéotaping, services de discothèques, jeux, publication de livres, informations en matière de loisirs, informations en matière de divertissement, services de clubs
(divertissement ou éducation), boîtes de nuit, services de jeux fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique), location de salles de jeux vidéo, services de télédiffusion en ligne, formation pratique (démonstration), loteries, camps de vacances (divertissement), organisation de compétitions sportives, services de location de salles de jeux vidéo, location de films cinématographiques, projection de films (démonstration), loteries de vacances (divertissement), organisation de compétitions sportives, de location de salles de jeux vidéo, de location électronique de films, de salles de cinéma (démonstration), de loteries de vacances (divertissement), d’organisation de compétitions sportives, de services de location de salles de jeux vidéo, de location de films électroniques, de cinéma, de cinéma (démonstration), de loterie, de campde vacances (divertissement), de location de salles de jeux, de location de films électroniques, de projection de films en ligne;
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire, agences de réservation (hôtels, pensions), location de salles de réunion, maisons de vacances, réservation d’hôtels, réservation de logements temporaires, hôtels, snack-bars, cafés, cafétérias restaurants, camps de vacances (hébergement), services de bars, mise à disposition de terrains de camping, restauration (alimentation).
Classe 45: Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, agences matrimoniales, agences de détectives, gardes de nuit, services de rencontres, services de surveillance personnelle.
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2 Le 26 janvier 2009, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 11 décembre 2020, Play n GO Marks Ltd (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité des effets de l’enregistrement international à l’égard de tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 La titulaire de l’enregistrement international a produit les éléments de preuve suivants afin de prouver l’usage de la marque:
− Annexe 1: Un document intitulé «Company Overview», au nom de l’ancien titulaire de l’enregistrement international, dans lequel sont fournies des données relatives à l’activité de fourniture de services de jeux et de divertissements dans des pays tels que la Russie, l’Ukraine, la Lettonie, la Roumanie, l’Allemagne et la Croatie pour la-période 1992, ainsi que des chiffres financiers pour la période-2006. Le document présente notamment les signes suivants:
− Annexe 2: Plusieurs pages contenant une description des sites et installations de jeux en Allemagne, en Italie, en Roumanie, en Croatie et en Biélorussie, ainsi qu’un extrait de page web non daté fournissant des informations sur «Vulkan» comme l’un des principaux exploitants d’arcades en Allemagne.
− Annexe 3: Deux extraits, en anglais, tirés de la page web www.ritzio.com, où sont décrites les activités de bienfaisance faisant référence aux jeux paralympiques en 2006, la création d’une «Foundation Paralympique Sports» et dans laquelle il est également fait mention du «placement de boîtes à don dans les clubs de jeux de
Vulvan».
− Annexe 4: Trois extraits des pages web www.stockmarket.businessweek.com (datées du 19/02/2015), www.ballys.ee (non daté), www.intergameonline.com (daté du 02/04/2009) dans lesquels les activités menées sous la «marque Volcano» sont décrites dans le domaine du divertissement et des jeux de hasard.
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− Annexe 5: Accord de licence bilingue signé le 27/07/2020 concernant les marques «Vulkan» et «volcano» pour le territoire de l’Allemagne.
− Annexe 6: Photographies d’une page d’un calendrier pour les années 2020 et 2021 portant le signe
ainsi que les images d’un vêtement sur lequel ce signe est apposé
et des véhicules portant la mention suivante
:
− Annexe 6-A: Une liste non datée de liens vers des pages de «Google Pictures» de «salles de jeux de marque Vulkan en Allemagne».
− Annexes 7-8: Deux contrats de licence de marque ont été signés le 28/12/2017 et le 06/12/2018 concernant la marque «GT souhaitée каvisuels» (Vulkan).
− Annexe 9: Cinq pages d’impressions non datées extraites des pages web https://vulkan-casino.de/, https://vulkanvegas.com/en et https://vulkanbet.com/de,
sur lesquelles figurent, entre autres, les signes , et
.
− Annexe 5 BIS: États financiers annuels de Ritzio North Germany GmbH, en allemand, pour la période-2015
− Annexe 6 BIS: Annexe 6 BIS: Extraits de pages web contenant des articles de merchandising tels que des tasses, des cendriers et des briquets portant le signe,
ainsi que des factures pour la décoration de véhicules, avec
le signe et la publicité d’un atelier organisé le 01/04/2017
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ainsi qu’une liste de boissons chaudes et de boissons froides. Cette annexe contient également des photos de vêtements sur lesquels le signe est apposé
avec les bons de commande et les factures de plusieurs vêtements achetés par Ritzio North Germany GmbH.
− Annexe 9 BIS — Extraits de la page web https://vulkan-casino.de/ de WaybackMachine datée du 27/08/2016, dans laquelle des photographies d’un
«Spielhalle» en Allemagne; (Un «Spiehalle» est, entre autres, un endroit où les gens peuvent jouer des jeux vidéo sur des machines).
6 Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international affirme que la marque contestée est largement utilisée dans le monde entier depuis des décennies, mais pour des raisons d’économie de procédure, l’accent est mis sur l’Allemagne. La titulaire de l’enregistrement international soutient également que dans plusieurs décisions rendues par l’OMPI au titre de l’UDRP qui a statué sur le transfert des domaines litigieux à la demanderesse, des références factuelles à la renommée des marques «Vulkan» détenues par la titulaire de l’enregistrement international ont été confirmées. Selon la titulaire de l’enregistrement international, l’EUIPO a pris en considération les décisions de l’Office des droits de l’homme relatives à l’appréciation de la renommée des marques dans plusieurs procédures d’opposition.
7 En réponse, la demanderesse en nullité a fait valoir que l’usage de la marque n’a pas été prouvé pour les produits et services pertinents et que la marque est utilisée en tant que marques figuratives différentes. En outre, la requérante fait valoir que les décisions de l’UDRP sont le résultat d’une procédure accélérée dans des termes très spécifiques. Ces éléments ne sauraient constituer à eux seuls la preuve que le droit de la titulaire de l’enregistrement international est notoirement connu ou qu’il a fait l’objet d’un usage sérieux sur le marché pertinent. Cette procédure requiert uniquement l’existence d’un droit antérieur et non d’un usage effectif de ce droit. La majorité des décisions de l’UDRP concernent des parties et des marchés en dehors de l’Union européenne.
8 Dans ses observations, la titulaire de l’enregistrement international réfute les allégations de la demanderesse.
9 Par décision du 5 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré les effets nuls dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 11 décembre 2020.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Appréciation des éléments de preuve
− La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant
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la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 11/12/2015 au 10/12/2020 inclus, pour l’ensemble des produits et services contestés.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
− En l’espèce, le signe contesté est une marque figurative enregistrée en tant que
. Toutefois, comme la demanderesse l’a souligné à juste titre, la grande majorité des éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international présentent des signes différents, tels que les suivants:
ou encore
les signes verbaux «Vulkan»et «VULCAN».
− Dans la plupart des éléments de preuve produits, le signe n’est pas utilisé tel qu’il a été enregistré, mais avec des modifications ou des omissions considérables de ses éléments. Plus précisément, dans les annexes 3, 5 BIS, 6, 6A, 6A BIS, 6 BIS, 7, 8, 9 et 9 BIS, le signe n’apparaît pas. Dans ces annexes, les signes concernés sont des éléments verbaux et figuratifs caractérisés par les lettres «Vulkan» ou «VULCAN».
− La manière dont le signe est utilisé par la titulaire de l’enregistrement international constitue une variante inacceptable qui altère le caractère distinctif de la marque.
− Le fait que le mot «volcano» soit le mot anglais équivalent au mot allemand «Vulkan» ne permet pas d’oblitérer le fait que certaines des lettres de ces signes sont différentes et que toutes les lettres de l’enregistrement international contesté contribuent de la même manière au caractère distinctif du signe.
− L’omission de la dernière lettre «O» et la substitution de la lettre «K» à la lettre «C» modifieraient clairement le caractère distinctif du signe.
− Il s’ensuit que, dans tous les scénarios décrits ci-dessus, l’omission de l’usage du signe en tant que «Vulkan» ou «VULCAN», y compris par l’ajout d’une stylisation figurative, altère le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, étant donné que cette différence concerne le caractère distinctif intrinsèque du signe dans son ensemble.
− En outre, la division d’annulation reconnaît que, dans une partie relativement limitée des éléments de preuve, le signe est utilisé dans son intégralité. C’est le cas des annexes 1, 2, 4 et 5.
− Toutefois, en ce qui concerne les annexes 1 et 2, elles contiennent toutes deux la même référence, qui ne va pas au-delà de déclarations plutôt génériques telles que
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«Vulkan Stern est une version allemande de la marque clé de Ritzio «Volcano»,
«Vulcano della Fortuna», une version italienne de la marque clé «Volcano» de
Ritzio, «Ritzio rebranding the club acquired» dans une version croate de la marque clé «Volcano» de la société, sans donner d’exemple d’informations supplémentaires. En ce qui concerne l’annexe 4, les seuls extraits qui contiennent une référence à «volcano» sont la troisième, qui est toutefois datée du 02/04/2009 et qui ne contient
à nouveau qu’une référence à la «célèbre marque Volcano», sans aucune information supplémentaire.
− Enfin, l’accord de licence bilingue signé le 27/07/2020 à Berlin (Allemagne) concernant les marques «Vulkan» et «volcano» pour le territoire de l’Allemagne, qui correspond à l’annexe 5, ne contient aucune référence à l’usage effectif du signe sur le marché.
− Il résulte de tout ce qui précède que les éléments de preuve dans lesquels le signe a été utilisé dans son ensemble sont extrêmement limités et marginaux. À l’inverse, la grande majorité des éléments de preuve produits montrent clairement le signe tel qu’il est utilisé dans une variante inacceptable. Il s’ensuit que, sur la base d’une appréciation globale de l’ensemble des éléments de preuve produits, la division d’annulation ne peut conclure avec certitude que le signe a été utilisé tel qu’enregistré, mais plutôt, si un quelconque usage a pu être démontré, sous une forme substantiellement modifiée.
− Les seuls services clairement mentionnés dans les éléments de preuve, pour lesquels néanmoins le signe, comme il a déjà été souligné, était essentiellement utilisé dans une variante inacceptable, sont des services compris dans la classe 41, à savoir le divertissement, y compris la mise à disposition d’installations de casino (jeux d’argent). En ce qui concerne les autres services compris dans la classe 41 et les produits et services compris dans les classes 16, 21, 25, 28, 35, 39, 43 et 45, aucun d’entre eux n’est mentionné dans les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ni n’apparaît dans les documents produits, tels que les articles d’habillement, les tasses, les cendriers ou les briquets, uniquement en tant que produit servant à assurer une fonction de promotion et de marchandisage, plutôt qu’en vue d’une vente directe.
− Il résulte de ce qui précède que la titulaire de l’enregistrement international n’a manifestement pas prouvé l’usage sérieux étant donné qu’elle n’a pas réussi à prouver sa nature de l’usage, dans la mesure où les éléments de preuve produits ne démontrent pas que le signe a été utilisé conformément à sa fonction essentielle et dans une variante acceptable qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
10 Le 5 juin 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 août 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 12 octobre 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
12 Les arguments présentés par la titulaire de l’enregistrement international dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− Il ressort des éléments de preuve versés au dossier que la marque Vulkan/volcano a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement connue sur le marché pertinent où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
− Les chiffres d’affaires et les dépenses de marketing démontrés par les éléments de preuve et les diverses références dans la presse au succès de la marque montrent tous sans équivoque qu’elle jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent et d’une renommée importante.
Durée de l’usage
− Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente.
Lieu de l’usage
− Il peut être déduit de la langue des documents, l’allemand ou l’anglais, que les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
− Les documents produits en l’espèce montrent que l’enregistrement international contesté a été utilisé en tant que marque pour indiquer l’origine commerciale des produits et services. Le signe figure sur les impressions, les contrats et le matériel de merchandising.
− Une interprétation corroborée des contrats portant sur le contenu des pages web et des images des produits destinés au merchandising permet de déterminer comment la marque a été effectivement utilisée sur les produits et services pertinents.
− Il est donc clair que les éléments de preuve illustrent un lien entre certains des produits enregistrés et l’usage de la marque et que la MUE a été utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’origine commerciale des produits pour lesquels elle est enregistrée.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
− Étant donné que le consommateur est russophone Diaspora (personnes russophones vivant dans l’Union européenne), il percevra les marques comparées figuratives кан, Vulkan et Volcano comme étant la même marque.
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− La représentation figurative de la marque enregistrée contient l’ajout d’éléments figuratifs qui sont purement décoratifs (il est fait référence, entre autres, à l’arrêt 598/18-concernant la marque verbale «BROWNIE», dans lequel le Tribunal a considéré que la représentation de cette marque
constituait un usage sérieux de la marque parce qu’elle n’impliquait pas une altération du caractère distinctif de la marque).
− Il en va de même pour les cas
dans lesquels l’usage d’une marque verbale enregistrée
(ou de toute autre marque) avec une indication générique du produit ou du terme descriptif sera considéré comme un usage de la marque enregistrée.
Importance de l’usage
− Les documents produits montrent clairement que la titulaire de l’enregistrement international s’est sérieusement efforcée de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent et qu’il existe suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage. Toutefois, cette conclusion ne s’applique qu’à certains des produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée (comme expliqué en détail ci-dessous).
Usage en rapport avec les produits enregistrés
− Il est fait uniquement référence à la jurisprudence pertinente.
Appréciation globale
− L’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance en ce qui concerne les produits et services enregistrés.
− La demanderesse a connaissance de l’usage de la marque contestée non seulement en raison des relations commerciales entre les parties, mais aussi en raison de l’annulation en cours, à savoir l’affaire no 46 235 (annulation fondée sur la nullité)
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déposée le 1 septembre 2020 par la titulaire de l’enregistrement international contre la MUE no 18 135 823 «GOLD volcano» de la demanderesse en nullité.
13 Les arguments avancés par le demandeur en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Certains éléments de preuve sont rédigés en allemand, qui n’est pas la langue de procédure. Par conséquent, ces documents seront traduits en anglais ou écartés.
− La marque contestée, qui est un signe figuratif, n’
a pas été utilisée telle qu’enregistrée, mais comme suit:
Les représentations susmentionnées altèrent le caractère distinctif de la marque contestée.
− La titulaire de l’enregistrement international n’a pas avancé d’arguments concernant les produits et services pour lesquels la marque fait l’objet d’un usage sérieux.
− Les éléments de preuve ne sont en partie pas datés ou sont datés en dehors de la période pertinente. Les documents tels que des photographies des pubs de la titulaire de l’enregistrement international n’indiquent ni quand ni où les photos ont été prises. De nombreuses images comprennent la marque de la titulaire de l’enregistrement international, rédigée en cyrillique, qui s’adresse à une petite partie du public pertinent de l’Union européenne.
− La documentation antérieure en tant qu’annexe 2-4, qui contient un aperçu des lieux de jeux et diverses informations concernant l’entreprise et ses prix, est trop générale et ne saurait servir de preuve valable de l’usage sérieux de la marque.
− Les liens présentés en tant qu’annexes 6 A et 9 BIS ne peuvent servir de preuve valable étant donné qu’ils changent avec l’heure.
− Les annexes 6 et 6 BIS contiennent des photos et des croquis d’articles promotionnels tels que des voitures avec publicité peintes sur les véhicules et stylos. L’usage d’une marque sur des produits distribués en tant qu’articles promotionnels et sans aucun lien ne constitue pas un usage sérieux de la marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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− Les accords de licence déposés en tant qu’annexes 7 à 8 n’incluent pas la marque contestée. Ils sont dès lors dénués de pertinence aux fins de la présente procédure.
Motifs
14 Saufindication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cettedécision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
16 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période de cinq ans et le dépôt de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux; toutefois, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant le dépôt de la demande, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande pourrait être présentée.
17 Conformément à l’article 182 du RMUE, lu conjointement avec l’article 198, paragraphe 2, du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
18 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle en tant que marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, 382/08-, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
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19 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007,-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, §-36). L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné
(12/12/2002,-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’enregistrée
20 En l’espèce, la question de savoir si l’enregistrement international a été utilisé dans l’Union sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée doit être examinée en premier lieu, étant donné que la division d’annulation a prononcé la déchéance de l’enregistrement international pour l’Union européenne essentiellement au motif que la nature de l’usage n’avait pas été prouvée.
21 La Cour a déjà jugé à cet égard qu’il découle directement du libellé de l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE que l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme un usage au sens du premier alinéa de cet article, pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ne soit pas altéré
(18/07/2013-, 252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 21).
22 Il convient de rappeler que l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, dans la mesure où il n’impose pas une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, a pour objet de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (18/07/2013-, 252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (27/02/2014, 226/12-, Lidl, EU:T:2014:98, § 49 et jurisprudence citée).
23 Afin d’établir une modification du caractère distinctif de la marque, il convient de procéder à un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés, en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (10/06/2010,-482/08,
Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31 et jurisprudence citée; 05/12/2013, T-4/12, Maestro de Oliva, EU:T:2013:628, § 24; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata,
EU:T:2014:119, § 30).
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24 Les éléments de preuve versés au dossier dans leur ensemble montrent que la titulaire de l’enregistrement international est une maison de jeux/casino (exploitant de la galerie commerciale) en Allemagne, entre autres.
25 Les éléments de preuve révèlent que la marque a été utilisée comme suit:









VULKAN VULCAN Marque telle qu’enregistrée Marque telle qu’utilisée 26 La marque contestée est un signe figuratif composé du terme «volcano» écrit dans une police de caractères standard en lettres majuscules noires. Toutes les lettres de l’enregistrement international contesté contribuent de la même manière au caractère distinctif du signe.
27 Les éléments de preuve versés au dossier montrent que la marque est utilisée avec des modifications considérables. Indépendamment de la question de savoir si les
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éléments/représentation figuratifs supplémentaires et des termes potentiellement faiblement distinctifs, tels que BET ou VEGAS, la marque est principalement utilisée dans sa traduction allemande, à savoir «VUKAN», comme l’a reconnu la titulaire de l’enregistrement international elle-même.
28 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’une marque protège le mot tel qu’il a été enregistré, et non sa signification.
29 Le mot allemand «Vulkan» est différent du mot volcano. Par conséquent, malgré le contenu sémantique identique pour une partie du public qui comprend à la fois l’anglais et l’allemand, la forme sous laquelle la marque est utilisée, à savoir Vulkan (ou VULCAN) modifie l’apparence visuelle et phonétique de la marque telle qu’elle est enregistrée. L’omission de la dernière lettre «O» et la substitution de la lettre «K» à la lettre «C» modifieraient clairement le caractère distinctif du signe.
30 En raison de ces changements, la marque contestée n’est en fait pas reconnaissable. En outre, accepter l’argument de la titulaire de l’enregistrement international supposerait que la protection de la marque s’étendrait à toutes les variantes linguistiques d’un mot donné. Cela ne peut être vrai.
31 Les seuls exemples où la marque peut être considérée comme utilisée sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de cette marque, certains éléments de preuve (annexes 1, 2, 4 et 5), qui contiennent toutefois des déclarations plutôt génériques telles que «Vulkan Stern», dans la version allemande de la marque «Volcano»de Ritzio, «Volcano», «Vulcano della Fortuna» («Vulcano della Fortuna»-), sont une version italienne de la marque «Volcano» de la société Volcano, «Volcano»,
«Ritzio», «Ritzio», «Volcano», «Ritzio», «Volcano», «Volcano», «Volcano»,
«Volcano», «Ritzio», «Ritzio», «Ritzio», «Ritzio», «Volcano», 1).
32 Toutefois, dans ces affaires, il n’y a pas suffisamment d’indications quant à l’importance de l’usage de la marque, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée. En fait, le pays dans lequel la marque est apparemment utilisée en tant que «volcano» est la Croatie.
Toutefois, aucun autre élément de preuve ne peut être trouvé en ce qui concerne ce territoire, mais une déclaration de la titulaire de l’enregistrement international elle-même selon laquelle il existe 27 salles de jeux avec certaines adresses fournies, ce qui, sans autres éléments de preuve, ne suffit pas à prouver l’importance de l’usage de la marque telle qu’enregistrée.
33 Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si le lieu, la durée et l’importance de l’usage tels qu’ils sont démontrés dans les éléments de preuve sont suffisants ou non pour les produits pour lesquels les signes susmentionnés ont été utilisés, la chambre de recours conclut que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
34 Eu égard aux conclusions qui précèdent, il y a lieu de conclure que, considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international ne suffisent pas à prouver que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Dès lors, il y a lieu de conclure que la décision attaquée n’a pas commis d’erreur en accueillant la demande en nullité en l’espèce.
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35 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
36 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’EI étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
37 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
38 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire de l’EI aux fins des procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
19/02/2024, R 1163/2023-1, volcano (fig.)