DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 183 762
LUPA Horizon, S.L., P° de La Castellana, 194, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Arcade indirects Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª planta, 28050 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Dmitrii Shesternenko, Kawek 2a/20, 40-534 Katowice, Pologne (requérante), représentée par Monika Małgorzata Żuraw, Ul. Sobieszyńska 35, 00-764 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 28/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 183 762 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 741 450 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.


MOTIFS
Le 25/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 741 450 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 733
730 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 34: Articles à utiliser avec du tabac; kits pourfumeurs de cigarettes électroniques; tabac; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; cigarettesélectroniques.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; gestion commerciale; services d’importation et d’exportation; services de courtage en affaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente au détail concernant les articles utilisés avec du tabac.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; tabac en vrac, à rouler et pour pipe; pochettes à nicotine buccale sans tabac autres qu’à usage médical; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; mélasse à base d’herbes [succédanés de tabac]; snus; tabac à priser; tabac à priser; substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; succédanés du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; tabac à priser; tabac à priser; tabac à priser; tabac; tabac aromatisé; tabac sans fumée; tabac à pipe; tabac à fumer; tabac à cigarettes; produits du tabac; tabac mentholé; cigarettes; cigares; cigarillos; articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour fumeurs non en métaux précieux; papier à cigarettes; tiges de tuyaux; cahiers de papier à cigarettes; fume-cigarettes; pipes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigares; pipes; pipes mentholées; filtres pour cigarettes; filtres pour tabac; coupe-cigares; tubes à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; produits du tabac destinés à être chauffés; urnes à fumer; tubes à cigarettes confectionnés avec filtres; cure-pipes; boîtes à cigarettes électroniques; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; cure-pipes à tabac; Coupe-cigarettes; sacs de pipes; bourrelets de tuyaux; supports pour cigarettes électroniques; dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; embouts pour tuyaux; embouts de cigarettes; fume-cigare; blagues à tabac; bouchons pour tuyaux [articles pour fumeurs]; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cigares électroniques; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; cartomiseurs de cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques
[e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; allumettes de sécurité; allumettes au soufre; porte-allumettes; boîtes à allumettes; inserts aromatiques pour produits du tabac; accessoires de goût pour produits du tabac.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.

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Le terme «en particulier» utilisé dans la liste des produits de la requérante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la [Or. 15] catégorie de produits et que la protection ne se limite pas à ces éléments. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU- TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
En outre, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les termes généraux de l’opposante sont destinés à être utilisés avec du tabac; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; tabac; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; les cigarettes électroniques relevant de la classe 34 manquent de clarté et de précision, ne peuvent être retenues.
S’il ressort clairement de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE que les produits pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision, il ressort également de l’article 33, paragraphe 3, du RMUE que les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d’autres termes généraux peuvent être utilisés, pour autant qu’ils répondent aux normes requises de clarté et de précision. En outre, conformément à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, doit être interprétée comme incluant tous les produits relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme. À cet égard, il ne saurait être contesté que les termes susmentionnés compris dans la classe 34 sont une description claire et précise des produits visés, indépendamment du fait que ces catégories de produits peuvent couvrir toute une gamme de produits (voir, en ce sens, 31/03/2023, R 1990/2022-5, BiBoss/BOSS et al., § 34). En outre, tous les termes généraux susmentionnés, à savoir les articles utilisés avec du tabac; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; tabac; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; les cigarettes électroniques sont disponibles dans la base de données harmonisée, accessible via TMclass. À cet égard, comme expliqué dans la section «Qu’est-ce que la base de données harmonisée» incluse dans TMclass, la base de données harmonisée est une liste commune des termes de produits et services acceptés et mis en œuvre par tous les offices des marques de l’UE. Tous les termes qu’ils contiennent ont été pré-validés par tous les offices nationaux de l’UE en tant que termes acceptables aux fins de la classification (c’est-à-dire en tant que termes suffisamment clairs et précis).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les cigarettes contestées; cigarettes électroniques; tabac; kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; cigarillos; lescigares figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical, contestées sont incluses dans la catégorie générale des cigarettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tuyaux pour fumer des succédanés de tabac mentholés; les tuyaux mentholés sont inclus dans la catégorie générale des autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cigares électroniques contestés sont inclus dans la catégorie générale des cigares de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.

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Tabac en vrac, à rouler et pour pipe contestés; snus; tabac à priser; tabac à priser; tabac à priser; tabac aromatisé; tabac sans fumée; tabac à pipe; tabac à fumer; tabac à cigarettes; produits du tabac; tabac mentholé; les blagues à tabac sont incluses dans la catégorie générale du tabac de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les articles pour fumeurs en métaux précieux contestés; articles pour fumeurs non en métaux précieux; papier à cigarettes; tiges de tuyaux; cahiers de papier à cigarettes; fume- cigarettes; pipes électroniques; cigares; pipes; filtres pour cigarettes; filtres pour tabac; coupe-cigares; tubes à cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; produits du tabac destinés à être chauffés; urnes à fumer; tubes à cigarettesconfectionnés avec filtres; cure-pipes; machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; cure-pipes à tabac; Coupe-cigarettes; sacs de pipes; bourrelets de tuyaux; dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; embouts pour tuyaux; embouts de cigarettes; fume-cigare; bouchons pour tuyaux [articles pour fumeurs]; allumettes de sécurité; allumettes au soufre; porte-allumettes; boîtes à allumettes; inserts aromatiques pour produits du tabac; les accessoires de goût pour produits du tabac sont inclus dans la catégorie générale des articles de l’opposante destinés à être utilisés avec du tabac. Dès lors, ils sont identiques.
Pochettes à nicotine orale sans tabac contestées [autres qu’à usage médical]; mélasse à base d’herbes [succédanés de tabac]; tabac à priser; succédanés du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; tabac à priser; sont à tout le moins similaires aux cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau des producteurs, qu’ils ont la même finalité et qu’ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les substances contestées pour inhalation à l’aide de conduites d’eau, en particulier des substances aromatiques; étuis à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes électroniques; supports pour cigarettes électroniques; dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; produits nettoyants pour cigarettes électroniques; arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; cartomiseurs de cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; goudron de tabac pour cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; les arômes, autres que les huiles essentielles, destinés à être utilisés dans des cigarettes électroniques sont au moins similaires aux cigarettes électroniques de l’opposante parce qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, certaines sont complémentaires et certaines sont en concurrence.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.

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En l’espèce, les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; Eneffet, bien que les produits du tabac soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «TORNADO», représenté dans une police de caractères standard dans les deux signes, sera compris, par la majorité du public pertinent, comme «une pluie éolienne violente composée d’une large colonne d’air qui s’étend très rapidement et provoque beaucoup de dégâts» (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 22/03/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tornado), soit en raison de la présence du même mot, soit d’un mot équivalent saillant dans les langues pertinentes (par exemple, «tornaado» en estonien, «tornade» en français, «tornade»). Toutefois, elle est dépourvue de signification pour la partie restante du public, telle que la partie du public de langue grecque. En tout état de cause, et indépendamment du fait qu’il soit compris ou non, étant donné qu’il n’a pas de signification en rapport avec les produits pertinents, il possède un caractère distinctif normal. L’apostrophe et la lettre «s» de la marque antérieure seront perçues par au moins une partie du public pertinent — comme la partie anglophone et néerlandophone du public — comme désignant la possession (selon les règles de grammaire anglaise et néerlandaise). En outre, bien que cette forme ne soit pas spécifiquement présente dans leurs règles grammaticales, elle peut également être considérée comme connue d’une autre partie du public pertinent, qui percevra également l’apostrophe et la lettre «s» comme une désignation de la possession, telle que la partie

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germanophone, danoise, suédoise et finnoise du public, en raison de son exposition à l’anglais.
La marque antérieure comprend également un élément figuratif, qui renforce le même concept que l’élément verbal, étant donné qu’il consiste en une représentation stylisée d’un tornado, possédant donc un caractère distinctif normal. Bien que l’élément verbal soit placé au bas de la marque antérieure, la division d’opposition est d’avis que les consommateurs percevront immédiatement tous les éléments (c’est-à-dire verbaux et figuratifs) de la marque antérieure. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel les consommateurs concentreront leur attention uniquement sur l’élément figuratif étant donné qu’il est le plus accrocheur visuellement, doit être rejeté. En effet, à cet égard, il convient également de souligner que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif [14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En outre, la demanderesse renvoie à la jurisprudence antérieure pour étayer ses arguments. Toutefois, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné qu’elles sont fondées sur des faits différents. En effet, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, les éléments des signes contestés jugés dominants dans les affaires citées étaient représentés dans une taille considérablement plus grande que les autres éléments, qui étaient plutôt reproduits dans une police de caractères beaucoup plus petite et occupaient une position secondaire dans le signe.
En tout état de cause, si l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, l’application de ces principes doit être conciliée avec le respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne saurait invoquer, ou utiliser à son profit, une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées devant la division d’opposition étaient, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «TORNADO». Ils diffèrent toutefois par le «S» final de l’élément verbal précédé d’une apostrophe et par l’élément figuratif de la marque antérieure. Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant le caractère distinctif et l’incidence des éléments pertinents, les signes présentent, tout au plus, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «TORNADO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère uniquement par le son de la lettre «S» précédée d’une apostrophe dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes, à tout le moins pour une partie du public comme la partie anglophone et néerlandophone du public,

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sont associés au concept de tornado — en tant que tels ou avec une déformation de la possession –, ils sont similaires sur le plan conceptuel, à tout le moins à un degré moyen.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95 Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils s’adressent au grand public et aux publics professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent, tout au plus, un degré moyen de similitude visuelle, un degré élevé de similitude phonétique et, à tout le moins pour une partie du public pertinent, ils sont également similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel, à tout le moins.
Le risque de confusion comprend les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles et suppose que les services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il convient de tenir compte du fait que l’élément verbal des signes est presque identique, à la seule exception du «S» précédé de l’apostrophe dans la marque antérieure. En outre, bien qu’il soit probable qu’il connaisse l’élément figuratif de la marque antérieure, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive le signe contesté comme une variante de la marque antérieure configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion, même pour la partie du public qui n’associe «TORNADO» à aucune signification.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 733 730 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à

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savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martina Galle Letizia TOMADA Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.