DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 088 448
Grupopie — Portugal, S.A., Rua Artur Aires, no 100, 4490-144 Póvoa de Varzim, Portugal (opposante), représentée par Rui Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706 – 6°. Dt°., 4000-432 Porto, Portugal et Pedro Gil da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706-2.° Esq.°, 4000-432 Porto, Portugal (représentants professionnels)
un g a i ns t
Penguin Formula — Unipessoal, Lda, Avenida da libdade, no 230, 1.° ANDAR, 1250-148 Lisboa, Portugal (demanderesse), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne).
Le 03/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 088 448 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 040 445 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 09/07/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 040 445 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 7 399 561(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des

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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels, à savoir applications logicielles dans le domaine de la restauration (alimentation); appareils et instruments électriques, électroniques, de télécommunications, de réseautage, de commutation et d’ordinateurs; informatique; appareils électriques et électroniques de contrôle (inspection) et de sécurité; pièces et accessoires des appareils, instruments et équipements précités, y compris les puces.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Conception, développement et programmation de logiciels; services de maintenance et support pour logiciels; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; services de conseils et d’information en matière de technologie de l’information; aucun des services précités n’étant dans le domaine des livres ou de l’édition.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 42
Tous les services contestés compris dans cette classe consistent en, ou incluent, des services dans le domaine des technologies de l’information (TI) et, en particulier, des services liés aux logiciels informatiques et sont donc étroitement liés, entre autres, aux applications logicielles omputerde l’opposante dans le domaine de la restauration (alimentation). En effet, les fabricants de logiciels fournissent généralement également des services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels (par exemple, pour maintenir le programme à jour). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, le public pertinent et les fabricants et fournisseurs habituels de ces produits et services coïncident. De plus, ces produits et services sont complémentaires. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
En l’espèce, les produits et services susmentionnés jugés similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine informatique. Dès lors, le niveau d’attention

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peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciationglobale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
Une partie du public professionnel dans le domaine de l’informatique et des télécommunications de l’Union européenne, qui maîtrise généralement l’anglais, peut reconnaître l’élément verbal de la marque antérieure comme la conjonction des termes «ping», signifiant «un signal envoyé d’un ordinateur à un autre dans un réseau à des fins de diagnostic» (informations extraites du site Merriam Webster le 25/05/2022 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/ping) — ce qui le rend faiblement distinctif par rapport aux produits et services en cause — et «Win», également en raison de la capitalisation irrégulière de cet élément verbal. Toutefois, une autre partie du public pertinent (comme la partie du public de langue polonaise, y compris une partie de professionnels) le comprendra comme le terme équivalent du mot anglais «penguin» («pingwin» en polonais, voir https://sjp.pwn.pl/szukaj/pingwin.html), écrit de manière fantaisiste et, par conséquent, comme un élément distinctif pour les produits et services pertinents. Ce concept est encore renforcé par l’élément figuratif représentant un penguin, qui est également distinctif.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue polonaise, pour laquelle cet élément verbal est normalement distinctif en ce qui concerne les produits pertinents;
Cette partie du public pertinent comprendra également le mot «penguin» dans le signe contesté en raison de sa similitude avec le terme polonais analogue (précité) et de la présence de l’élément figuratif qui représente également un penguin, qui sont tous deux normalement distinctifs. L’élément verbal supplémentaire «formula» sera également compris par les

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consommateurs de langue polonaise en raison de sa similitude avec l’équivalent «formuła»(https://wsjp.pl/haslo/podglad/24318/formula) et sera donc perçu comme un terme faiblement distinctif (au moins par les professionnels du secteur informatique), étant donné qu’il peut faire référence à la règle mathématique ou à l’expression donnée à l’ordinateur pour accomplir une tâche spécifique. En outre, en raison de sa taille plus petite et de sa position dans la partie inférieure du signe contesté, cet élément a moins d’impact sur les consommateurs que les autres éléments du signe.
Les signes ne contiennent aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant que les autres.
La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes est plutôt standard et, en tant que telle, elle n’a que peu d’incidence sur la perception globale produite par les signes.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «P * NG * IN» et par la présence d’éléments figuratifs représentant un pingouin debout, bien que ces dernières ne soient pas stylisées de la même manière: alors que le crayon de la marque antérieure est représenté avec des contours arrondis et orientés vers l’avant, celui du signe contesté est tourné vers la droite et sa stylisation est plus anguleuse. Les signes diffèrent par leurs deuxième et cinquième lettres, «I/E» et «W/U», ainsi que par la disposition différente des éléments verbaux (c’est-à-dire verticalement et avec une majuscule irrégulière dans la marque antérieure et horizontalement dans le signe contesté). Les signes diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire «formula» du signe contesté, dont le degré de caractère distinctif et l’incidence sur la perception de ce signe ont déjà été analysés ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude visuelle au moins inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «P * NG
* IN» présentes dans le même ordre dans les deux signes, ainsi que par le son de leurs cinquième lettres, «W/U», qui, bien que différentes, se prononcent de la même manière. La prononciation diffère par le son des deuxièmes lettres respectives («I» et «E») et par le son de l’élément verbal supplémentaire «formula» du signe contesté. Toutefois, il est probable qu’une partie substantielle du public pertinent ne prononcera pas cet élément dans le signe contesté, étant donné que les éléments dotés d’un caractère distinctif faible ou réduit ont tendance à être omis afin de raccourcir les marques contenant plusieurs mots (11/01/2013, T-568/11, interdit de me grander IDMG, EU:T:2013:5, § 44; 30/11/2011, 477/10-, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55). S’il est prononcé, son impact est plutôt limité en raison de sa position secondaire.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même concept de pingguin, qui n’est pas modifié par le concept supplémentaire du signe contesté, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Comme conclu ci-dessus, les services contestés sont similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est protégée et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes ont été jugés similaires à différents degrés sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Bien que les consommateurs pertinents ne négligent pas les éléments différents des signes, en particulier la stylisation et les structures globales des signes, ces différences ne sont pas suffisantes pour différencier les signes parce qu’elles véhiculent le même concept équivalent et seront prononcées de manière similaire. En outre, l’élément verbal différent du signe contesté est faible et a moins d’impact. Par conséquent, même en tenant compte du public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, un risque de confusion ne saurait être exclu.
Compte tenu du fait que le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30), les consommateurs polonais pertinents peuvent, par exemple, penser que le signe contesté est constitué d’une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Comptetenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion, qui comprend le risque d’association, à tout le moins dans l’esprit de la partie du public quiparlele polonais. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 399 561 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que le droit antérieur no 7 399 561 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Sarah DE Fazio Monika CISZEWSKA MARTÍNEZ MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.