DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 438
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, Allemagne (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Advanced Hydrocarbon Fuels Ltd., Stone Barn Chitterman Hills Farm, Priory Lane Markfield LE67 9PH, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Via Carducci, 8, 20123 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 25/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:

1. L’opposition no B 3 149 438 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.


MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 4) de l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 576 883 (marque verbale: KEROCLEAN). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne E uropéen suivants:
1. No 61 689 (marque verbale: KEROKORR);
2. No 61 762 (marque verbale: KEROCOM);
3. No 62 117 (marque verbale: KEROPON);
4. No 104 463 (marque verbale: KEROMET);
5. No 58 537 (marque verbale: KEROPUR);
6. No 886 200 (marque verbale: KEROBRISOL);
7. No 58 552 (marque verbale: KEROBIT);
8. No 58 784 (marque verbale: KEROFLUX);
9. No 61 499 (marque verbale: KEROSTAT).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE

Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

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La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques susmentionnés.
La date de priorité pertinente est le 20/05/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 20/05/2015 au 19/05/2020 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
No 61 689 (marque verbale: KEROKORR)
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie
Classe 2: Produits contre la corrosion.
No 61 762 (marque verbale: KEROCOM)
Classe 1: Produits chimiques utilisés dans l’industrie en tant qu’agents auxiliaires de l’industrie du pétrole et des huiles minérales et additifs pour produits d’huiles minérales.

No 62 117 (marque verbale: KEROPON)
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, à savoir produits auxiliaires pour l’industrie des huiles minérales.
No 104 463 (marque verbale: KEROMET)
Classe 1: Agents chimiques auxiliaires pour l’industrie des huiles minérales, à savoir produits chimiques destinés à améliorer l’odeur, la résistance aux ondes, la permanence et la viscosité, afin de prévenir la précipitation et l’accélération de l’allumage, des additifs chimiques et des produits chimiques pour améliorer les combustibles solides et liquides ainsi que pour les lubrifiants solides et liquides.
No 58 537 (marque verbale: KEROPUR)
Classe 1: Agentschimiques auxiliaires pour l’industrie pétrolière, à savoir les préparations pour améliorer l’odeur, la résistance contre les intempéries, la stabilité et la viscosité, pour empêcher la formation de la sédimentation et pour accélérer l’allumage; additifs chimiques et préparations pour améliorer les carburants solides et liquides, ainsi que pour lubrifiants solides et liquides.

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No 886 200 (marque verbale: KEROBRISOL)
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie
Classe 4: Graisses, huiles et agents chimiques auxiliaires de l’industrie pétrolière, à savoir les préparations pour améliorer l’odeur, la résistance contre les intempéries, la stabilité et la viscosité, la prévention de la formation de la sédimentation et l’accélération de l’allumage; additifs chimiques et préparations pour améliorer les carburants solides et liquides, ainsi que pour lubrifiants solides et liquides.
No 58 552 (marque verbale: KEROBIT)
Classe 1: Agentschimiques auxiliaires pour l’industrie pétrolière, à savoir les préparations pour améliorer l’odeur, la résistance contre les intempéries, la stabilité et la viscosité, pour empêcher la formation de la sédimentation et pour accélérer l’allumage; additifs chimiques et améliorants pour carburants solides et liquides, ainsi que pour lubrifiants solides et liquides.
No 58 784 (marque verbale: KEROFLUX)
Classe 1: Agentschimiques pour l’industrie des huiles minérales, à savoir agents pour améliorer l’odeur, la résistance aux ondes, la résistance et la viscosité, pour empêcher la formation de dépôts et accélérer l’allumage; additifs chimiques et agents renforçants pour combustibles solides et liquides et lubrifiants solides et liquides.

No 61 499 (marque verbale: KEROSTAT)
Classe 1: Produits chimiques utilisés dans l’industrie contre l’application électrostatique en tant qu’additifs sous forme liquide, gazeuse ou solide pour des substances liquides, solides ou gazeuses inflammables.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 08/08/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 13/10/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 24/02/2023 (voir la lettre de l’Office du 13/03/2023).
Le 24/02/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce jointe 1: Déclaration sous serment du directeur de Global Marketing and Product Development for Fuel Performance Additives de l’opposante du 22/02/2023, en particulier avec le volume (en tons métriques de chaque marque antérieure par année) et les chiffres d’affaires des signes (chaque marque est indiquée par année) entre 2016 et 2021. Aucune séparation des différents produits en cause n’a été effectuée. Pièces 2 à 7: Factures adressées à différents clients entre 2016 et 2021 dans l’Union européenne; Les signes, les destinataires avec adresse, la devise et les prix sont reconnaissables. Les autres factures sont noircies. En principe, il n’est pas possible

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d’attribuer clairement aux différents produits compris dans les classes 1, 2 et 4. Toutefois, pour la marque «KEROFLUX», il y a, dans deux factures, une référence à «Additifs» et pour «KEROKORR». dans certaines factures, il est fait référence à l’ «additif LUBRICITY». Pièces 8 et 9: Matériel publicitaire, brochures, informations techniques, extraits de sites web et offres de vente de l’opposante. Par exemple, il est démontré que:
Outre les documents susmentionnés, l’opposante a expliqué, dans ses observations avec les éléments de preuve de l’usage, que:
«BASF Fuel et Lubricant Solutions fait partie de la division chemicals de BASF. L’unité commerciale mondiale BASF Fuel et Lubricant Solutions est un fournisseur de premier plan des industries du transport et des huiles minérales dans le monde entier. L’offre couvre les emballages de performance en carburant, les additifs pour raffinage, les polyisobutenes, les liquides de refroidissement et de freins de moteurs, ainsi que les additifs lubrifiants, les lubrifiants finis, les stocks de base synthétiques et les composants pour fluides de travail des métaux. L’unité commerciale possède ses principaux établissements à Ludwigshafen (Allemagne) et ses activités de recherche et de développement sont principalement exclues de Ludwigshafen (Allemagne). Dans ce contexte, l’opposante est un fournisseur de solutions de performance en carburant à l’échelle mondiale, y compris dans l’UE:
Les paquets de performance en matière d’essence et de gazole de BASF permettent une propreté maximale du moteur, une meilleure économie de carburant, une réduction des émissions et une expérience de conduite optimale dans les voitures particulières ainsi que dans les applications de véhicules utilitaires lourds.
Les additifs pour carburants aviation de BASF contribuent à réduire les coûts de maintenance de l’aviation, à réduire les problèmes de coquage et à soutenir le fonctionnement efficace des turbines à gaz à haute performance. En outre, les additifs de BASF améliorent la santé et la sécurité des équipages d’entretien en évitant l’utilisation de solutions d’additifs moins adaptées et de procédés d’évacuation

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réguliers pour éviter la formation de glace et le développement de bactéries dans le système des carburants.
Les additifs de la cuisine de BASF fournissent des solutions à de nombreux problèmes de production moderne de carburant. Les solutions comprennent des améliorants d’écoulement à froid, la garantie de l’opérabilité des carburants diesel, même à des températures froides, et des additifs lubrifiants empêchant l’usure dans les pompes de distribution de diesel aux dissipateurs statiques fournissant une conductivité minimale.
Les exigences relatives à la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. S’agissant de l’importance de l’usage des marques antérieures, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de leur fréquence (08/07/2004,-334/01, HIPOVITON/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/ VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, 353/12-, ALARIS, EU:T:2013:257, § 35).
Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.)/BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006,-416/04 P, VITAFRUIT/ VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72). En outre, l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37).
En ce qui concerne la déclaration sous serment figurant à l’annexe 1, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites mentionnées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante. La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
Dans cette pièce jointe 1, le directeur de Global Marketing and Product Development for Fuel Performance explique au point 4 de sa déclaration que tous les signes ont été utilisés «pour différents produits compris respectivement dans les classes 1, 2 et 4». Toutefois, aucune information plus précise concernant les produits compris dans ces classes n’a été fournie. Par conséquent, à cet égard, les documents sont peu pertinents.

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Les pièces 8 et 9, à savoir du matériel publicitaire, des brochures, des informations techniques, des extraits de sites internet et des offres de vente de l’opposante, ne sont pas particulièrement pertinentes étant donné qu’elles ne contiennent aucune information sur l’importance de l’usage des marques antérieures.
En ce quiconcerne la marque antérieure «KEROFLUX» qui fait référence aux produits «Additifs» dans deux factures d’un montant plutôt élevé, il y a lieu de considérer, premièrement, qu’il n’ y a pas d’informations supplémentaires, quel type d’additifs est concerné. Deuxièmement, le nombre 6170 qui est ajouté à la marque dans les factures ne se retrouve pas dans les documents supplémentaires présentés par l’opposante dans les pièces jointes 8 (le numéro 5898 est cité). Dans la pièce jointe 8, l’additif verbal en combinaison avec la marque est utilisé différemment, comme «Additifs pour un meilleur carburant et un air plus pur», «Fuel Additives for Modern Engine Technologies», «Additifs stimulant la performance des carburants diesel» ou «additifs garantissant que votre moteur diesel est propre et protège l’ensemble du système de carburants. Les additifs suppriment les dépôts déjà existants (effet nettoyant)». Étant donné qu’il existe manifestement différents additifs, ce qui peut avoir une incidence sur le résultat de la comparaison des produits, en raison de l’absence d’explications plus précises sur les produits susceptibles d’être affectés en détail, il n’est pas possible de procéder à une autre évaluation sans se livrer à des probabilités et à des suppositions.
Pour les autres informations supplémentaires, qui figurent dans certaines factures de la marque «KEROKORR», il convient de prendre en considération les éléments suivants: Au moins cinq factures montrent ce signe au cours de la période pertinente à différents destinataires. Les produits sont des «additifs pour la LUBRICITY» qui ne font ni partie de la classification de Nice ni de la taxonomie. Le montant se situe dans la zone à cinq chiffres. Toutefois, une référence avec une explication supplémentaire des produits concernés figure dans les autres documents des pièces 8 et 9 non mentionnés. À cet égard, il s’agit également d’un terme plutôt vague, qui ne fait ni partie de la classification de Nice ni de la taxonomie, de sorte qu’une dérivation de termes comparables est possible. Une attribution parfaite aux produits à apprécier en classes 1, 2 et 4 n’est donc ni indiquée ni effectuée par l’opposante. À cet égard également, les documents ne sont pas pertinents. Les additifs pour raffinage ne sont pas non plus suffisamment spécifiques.
En outre, certains signes, qui sont mentionnés dans les pièces jointes 8 et 9, tels que «KEROJET» et «KEROFLUID», ne font pas partie de l’opposition et ne peuvent donc pas être pris en considération.
Pour les autres marques antérieures, les factures contenues dans les pièces jointes 2 à 7 dans leurs parties pertinentes, à savoir pour faire clairement référence aux produits ou, à tout le moins, à un numéro de référence, que l’on peut trouver dans les autres annexes, sont noircies. Il n’est pas possible d’attribuer clairement aux différents produits compris dans les classes 1, 2 et 4. Il aurait appartenu à l’opposante de fournir à l’Office un aperçu clair des produits à apprécier, de sorte que la nature et l’importance de l’usage de la marque peuvent être examinées. Il n’est pas non plus possible d’établir un lien clair entre les informations contenues dans les factures et les autres documents fournis par l’opposante, afin de tirer d’éventuelles conclusions. L’article 47 du RMUE exige une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22). En outre, l’Office ne peut pas déterminer d’office l’usage sérieux des marques antérieures. Même les titulaires de marques prétendument renommées doivent présenter des preuves de l’usage sérieux de leur (s) marque (s) antérieure (s).

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Ainsi qu’il a déjà été expliqué, les informations contenues dans les factures pour la période pertinente comprennent, entre autres, les signes comportant des montants. Même si ces éléments sont généralement suffisants en termes de quantité, il n’existe pas de possibilité claire de les attribuer aux produits à apprécier. Cela est d’autant plus difficile en l’espèce que les produits en cause en classes 1, 2 et 4 sont très similaires. Il aurait donc été de l’opposante de permettre une division claire en attribuant clairement les signes, d’une part, et les produits, d’autre part. Tel serait le cas, par exemple, si les factures contenaient des numéros de référence qui figurent clairement dans les autres documents des annexes 8 et 9. Cependant, tel n’est pas le cas.
Il est clair qu’il n’est pas possible d’attribuer sans ambiguïté des factures pour les autres signes aux fins énumérées dans les autres documents, sans autre explication. Il ne suffit donc pas de fournir des factures avec des montants et d’autres pièces qui pourraient s’y rapporter s’il s’agit de produits différents. Il n’est donc pas clair quelles étaient les destinations susmentionnées qui auraient pu être utilisées. Les déclarations figurant dans les observations finales des opposantes du 28/09/2023 ne fournissent pas d’informations plus précises à cet égard, car elles se bornent à renvoyer en résumé aux parties du matériel d’information figurant dans les pièces jointes 8 et 9, dans lesquelles on peut trouver quelque chose sur les marques à apprécier. Il n’y a pas de division des montants, il n’y a même pas de référence spécifique aux produits dans les explications. Étant donné que les produits demandés sont assez similaires dans les classes 1, 2 et 4, il n’est pas possible pour la division d’opposition et n’est pas non plus la tâche de créer d’éventuelles sous-catégories. Il incombe à l’opposante d’expliquer tout d’ abord quels produits dans ce domaine plutôt spécifique sont concernés, par exemple dans l’expression imprécise et peu claire «Keropon ® 3500 empêche la formation de gomme, sedimentation et discoloration de carburants diesel contenant des composants insstables», puis de prendre en considération et d’expliquer les produits auxquels ils peuvent relever. Il en va de même pour les autres signes.
Factures admissibles, chiffre d’affaires, chiffres de vente, dépenses publicitaires, part de marché (ventilée par produit individuel commercialisé sous le signe); autres informations provenant d’une partie neutre; sondages d’opinion; des enquêtes de transport et/ou des contributions d’associations professionnelles n’ont pas été apportées. Bien que tous ces documents ne doivent pas être complets, ils peuvent contribuer à l’image globale que la division d’opposition doit éviter tout doute. À cet égard, aucune importance n’a été produite.
À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que les éléments de preuve ne remplissent pas la condition relative à la nature de l’usage par rapport aux produits enregistrés, ce qui permet de procéder à un examen clair de la nature des produits.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.

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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.


De la division d’opposition
Christian Steudtner Peter quay Holger KUNZ

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.