DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 173 230 Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, A.S., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, République tchèque (opposante), représentée par Kania, Sedlák, Smola Patentová A Známková Kancelář, Mendlovo náměstí 1A, 603 00 Brno, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Work & Move, Rue du Berchon 137, 7340 Colfontaine, Belgique (demanderesse), représentée par Pierre-Yves Thoumsin, Avenue Louise 326/26, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel). Le 12/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 173 230 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:

Classe 35: Services de commande en ligne en relation avec les produits suivants: produits alimentaires.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 652 495 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 20/06/2022, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 652 495
(marque figurative), à savoir contre tous les services de la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque tchèque n° 178 903 «APETITO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale

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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 29 : Fromage fondu délicieux.

Les services contestés sont les suivants :

Classe 35 : Promotion des affaires ; services de commande en ligne concernant les produits suivants : aliments, boissons, préparations pharmaceutiques et tabac. La promotion des affaires contestée est incluse dans la catégorie générale de « Services de publicité, de marketing et de promotion ». Ils consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à lui permettre d’acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. Pour atteindre cet objectif, de nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises de publicité, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’Internet, etc. Les services de commande en ligne contestés concernant les produits suivants : aliments, boissons, préparations pharmaceutiques et tabac sont inclus dans la catégorie générale de « Services de transactions commerciales et d’informations aux consommateurs ». Il s’agit de services d’intermédiation commerciale ou de facilitation des ventes, et non de la vente de produits eux-mêmes. Ils impliquent la fourniture d’une interface ou d’une plateforme numérique (telle qu’un site web ou une application) qui permet aux utilisateurs de sélectionner, commander et payer des produits ou services en ligne. Le prestataire de services organise et gère le processus commercial de réception et de traitement des commandes des clients, parfois pour le compte de vendeurs tiers. Les produits de l’opposant sont des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine de la classe 29 (fromage fondu délicieux). Il est manifeste que les natures, les finalités et les modes d’utilisation des produits et services comparés sont distincts. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens qu’il n’existe pas de lien étroit entre eux, et l’un n’est pas indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre. Les services contestés ne peuvent pas non plus être substitués aux produits de l’opposant. En outre, le savoir-faire requis pour leur prestation/production est différent ; ainsi, ils proviennent d’entreprises différentes et sont fournis par des canaux de distribution différents. Par conséquent, les services contestés sont dissimilaires aux produits de l’opposant.

b) Conclusion

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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Dès lors que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur cet article.

Cette constatation demeurerait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissemblance des produits et des services ne peut être compensée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas l’issue susmentionnée. Dès lors que l’opposition ne peut être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition sera à présent examinée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Le demandeur a fait valoir que l’enregistrement de marque tchèque antérieure n° 178 903 « APETITO » jouit d’une renommée en République tchèque pour les produits de la classe 29. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. Le

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l’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit l’existence d’une juste cause pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué l’existence d’une juste cause pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’il n’existe pas de juste cause.

a) Renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 11/02/2022. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMC que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir:

Classe 29: Fromage fondu délicieux. L’opposition est dirigée contre les services suivants:

Classe 35: Promotion des affaires; services de commande en ligne concernant les produits suivants: produits alimentaires, boissons, préparations pharmaceutiques et tabac. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 17/09/2024, l’opposant a soumis, notamment, les preuves suivantes:

Annexes A01 et A01-H: Impressions du compte Facebook officiel de l’opposant (environ 12 000 abonnés). Les annexes contiennent des captures d’écran de diverses publications dans lesquelles la marque antérieure « Apetito » est visible, ainsi que les dates correspondantes. La majorité des publications concernent des « Apetito Contests », des activités promotionnelles encourageant les consommateurs à acheter des produits « Apetito » (par exemple, des paquets de fromage fondu) et à participer à des tirages au sort. Les publications Facebook couvrent la période allant de juillet 2019 à octobre 2023:

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Annexes A02 et A02-H : Captures d’écran de publicités vidéo Facebook (spots) publiées entre juin 2017 et mars 2020, montrant des publicités pour les produits « Apetito » :

Les vidéos comptent entre 8 400 et 102 000 vues.

Annexes A03 et A03-H : Captures d’écran de la plateforme YouTube montrant des vidéos publicitaires pour les produits « Apetito ». Les vidéos ont été mises en ligne entre septembre 2008 et janvier 2022, avec un nombre de vues allant de plusieurs centaines à plus de 7 000 :

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Annexes A04 et A04-H: Diverses références en ligne et captures d’écran de sites web tchèques de recettes où « Apetito » apparaît comme ingrédient dans certaines recettes. Les sites web comprennent toprecepty.cz, vareni.cz, femina.cz, mimibazar.cz et recepty.eu, contenant chacun entre 4 et 35 recettes qui mentionnent « Apetito ». Certaines des captures d’écran jointes incluent la date de publication ou d’archivage.

Annexes A05, A05-H et A06: Documentation relative aux concours annuels « Apetito » organisés par le titulaire de la marque, offrant des prix tels que des appareils électroménagers, des appareils électroniques, des bons de vacances et des billets d’avion.

Exemples :

• Juin 2021 – 15 bons pour un week-end familial de luxe à la campagne/glamping ;

• Juin 2020 – 31 caméras GoPro Hero 7 ;

• Octobre 2019 – 10 Sony PlayStation 4 et 29 jeux de société ;

• Août 2019 – 10 bons de billets d’avion d’une valeur de 10 000 CZK et 10 ensembles de valises de voyage ;

• Avril 2019 – vélo électrique et tachymètres sans fil ;

• Novembre 2018 – appareils électriques Sencor ;

• Décembre 2016 – quatre bons pour un séjour de vacances, chacun d’une valeur de 40 000 CZK. Les annexes comprennent des captures d’écran récupérées de l’Internet Archive prouvant que les concours ont eu lieu, ainsi que des copies des règlements de participation et des listes de gagnants.

Annexe A07: Capture d’écran d’une publication Facebook datée du 23/08/2019 contenant un lien vers le règlement du concours mentionné ci-dessus.

Annexes A08 et A09: Captures d’écran de sites web où les produits « Apetito » sont promus. Les pages ont été capturées via l’Internet Archive et montrent la marque « Apetito » sur les domaines www.pribina-tpk.cz, www.savencia-fd.cz et www.apetito.cz avec les dates d’archivage correspondantes.

Annexe A10: Article en ligne publié le 24/10/2021 sur www.mediaguru.cz rendant compte de nouveaux produits « Apetito » — fromage en tranches et fromage fondu pour toasts — lancés sur le marché tchèque. Les captures d’écran mettent en évidence la date, la marque et le produit.

Annexe A11: Article en ligne publié en octobre 2021 sur www.zapnovinky.cz concernant le fromage « Apetito ». L’article traite de l’introduction d’Apetito Plátky do toastů (fromage en tranches pour toasts) sur le marché tchèque, le texte pertinent étant mis en évidence.

Annexe A12: Campagne de rebranding pour le fromage fondu « Apetito », lancée en juin 2021, avec des publicités télévisées diffusées de septembre à novembre 2021.

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Annexe A13: Présentation de la campagne de rebranding «Apetito», y compris les objectifs, la stratégie et les résultats de la campagne:

Annexe A14: Étude de cas publiée sur www.lineart.cz décrivant la campagne de rebranding pour le fromage fondu «Apetito» conçue par l’agence LineArt.

Annexe A15: Article en ligne sur www.vysocina-news.cz annonçant que Savencia Fromage & Dairy (la société de l’opposante) a été désignée «Top Employeur 2022» en République tchèque et en Slovaquie pour la troisième année consécutive.

Annexe A16: Exemples de factures relatives à la promotion de la marque «Apetito» en 2020. Le montant total dépensé pour la promotion de la marque «Apetito» pour le fromage fondu en République tchèque en 2020 dépasse 2 100 000 CZK (environ 84 000 EUR).

Annexe A17: Exemples de factures pour la promotion de la marque «Apetito» en 2021, y compris le marketing en ligne et hors ligne, l’emballage et les travaux d’impression.

Annexe A18: Exemples de prospectus publicitaires de grands supermarchés tchèques présentant des offres de produits fromagers «Apetito». La période de validité de chaque prospectus est indiquée sous l’image respective.

Le 29/01/2024, après l’expiration du délai et en réponse aux observations de la demanderesse, l’opposante a soumis des preuves supplémentaires.

En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour prendre en considération les preuves supplémentaires soumises le 29/01/2024 peut rester ouverte, étant donné que les preuves soumises dans le délai imparti sont suffisantes pour prouver la renommée de la marque antérieure.

L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition

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décrire les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.

Annexe A19 : Copie de la décision de la Chambre de recours dans l’affaire 10/12/2024, R 1303/2024-4 APETITO STORE (fig.) / APETITO. L’opposant se réfère à cette décision comme confirmation que la marque antérieure « APETITO » a été précédemment jugée comme ayant un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif et de sa reconnaissance auprès du public tchèque.

Annexe A20 : Extrait de la publication universitaire E-commerce in the post COVID-19 era: challenges, opportunities and consumers’ preferences (Srivastava, Ambar & Kumari, Geeta, 2021), qui traite de la croissance rapide des achats alimentaires en ligne. L’opposant s’appuie sur cette preuve pour faire valoir que les services de commande en ligne sont étroitement liés aux produits alimentaires.

Annexe A21 : Article publié sur www.cnbc.com en date du 19/02/2021, faisant état de l’augmentation significative des achats d’épicerie et de produits alimentaires en ligne pendant la pandémie de COVID-19. L’article est cité pour étayer le chevauchement croissant entre les canaux de distribution physiques et en ligne pour les produits alimentaires.

Annexe A22 : Extrait du FAO Investment Brief (Reardon, T., Tomatis, F.

& Pedersen, E., 2022), Evolution of food e-commerce during the COVID-19 pandemic. Le document indique que le commerce électronique mondial d’aliments et de boissons a augmenté de 86 % entre 2019 et 2021, soutenant en outre l’argument selon lequel les consommateurs sont passés des achats alimentaires en magasin aux achats en ligne.

Annexe A23 : Extrait du Dictionnaire académique des mots d’origine étrangère (Académie tchèque des sciences, 1995), définissant le terme tchèque « apetýt »/« apetit » comme signifiant « appétit » ou « désir de nourriture ». Ceci est utilisé pour soutenir que le mot « APETITO » serait conceptuellement lié à l’appétit chez les consommateurs tchèques.

Annexe A24 : Copie de l’arrêt du tribunal municipal de Prague (n° 8 A 68/2018-187), confirmant que le terme « APETITO » serait probablement perçu par le public tchèque comme une référence au concept d’appétit et donc associé à la nourriture.

Annexe A25 : Décision de l’Office tchèque de la propriété industrielle (O-493158/D17026951/2017/ÚPV), concernant la signification conceptuelle de « APETITO » et son lien avec l’appétit ou la nourriture.

Annexe A26 : Sondages d’opinion réalisés entre 2017 et 2023 et précédemment invoqués dans l’affaire R 1303/2024-4. Selon ces enquêtes, la notoriété assistée de la marque « APETITO » auprès des consommateurs tchèques variait entre 86 % et 88 % par an, tandis qu’environ 24 à 30 % des personnes interrogées déclaraient acheter régulièrement des fromages fondus « APETITO ». Les résultats montrent également une image positive et une perception d’un bon rapport qualité-prix associés à la marque. L’opposant se réfère à ces conclusions pour démontrer un niveau élevé de reconnaissance et un usage de longue date de la marque antérieure sur le marché tchèque.

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L’opposant a démontré un investissement continu et considérable de l’opposant en dépenses publicitaires en République tchèque pour le fromage fondu délicieux « APETITO », ce qui démontre que le produit a été largement promu et a atteint la connaissance du grand public. Plusieurs de ces publicités ont également été soumises par l’opposant (annexes A02, A02-H, A03 et A03-H), où il est démontré que les produits « APETITO » existent depuis 1973, comme dans la publicité télévisée suivante de l’année 2017 :

Enfin, la reconnaissance par le public tchèque de la marque « APETITO » a été prouvée par l’opposant avec les sondages d’opinion (annexe A26) menés en 2020, 2021, 2022 et 2023, qui démontrent une notoriété assistée de la marque de 86-88 % chaque année, ce qui signifie que plus de 4/5 des consommateurs tchèques connaissent cette marque. En outre, les sondages montrent que les fromages fondus « APETITO » sont régulièrement achetés par 24-30 % de la population tchèque.

Au vu de ce qui précède, la division d’opposition estime que l’opposant a prouvé un usage intensif et de longue date de la marque, ainsi qu’une large reconnaissance par le public pertinent du fromage fondu délicieux « APETITO » en classe 29 et, par conséquent, un certain degré de renommée de la marque antérieure pour lesdits produits.

b) Les signes
APETITO
Marque antérieure Signe contesté

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Le territoire pertinent est la République tchèque.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le terme « APETITO » et l’élément verbal « APPETITO » de la marque contestée n’ont pas de signification en langue tchèque en tant que tels. Cependant, ces mots ressemblent fortement au mot tchèque correspondant « apetit »/« apetýt » qui est largement compris et utilisé avec le sens d'« appétit ». Le concept d'« appétit » peut être perçu comme faisant allusion à certaines caractéristiques des produits et services en cause, c’est-à-dire qu’ils se rapportent à des aliments si savoureux qu’ils stimulent le désir de manger ; ils sont appétissants. Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de cet élément des signes, lorsqu’il est perçu avec une telle signification, est considéré comme inférieur à la moyenne. Néanmoins, il convient de souligner que les deux signes sont constitués d’un seul élément verbal qui, malgré l’allusion susmentionnée à l'« appétit », est dépourvu de signification dans son ensemble.

La typographie du signe contesté est décorative. Par conséquent, elle ne détournera pas l’attention du consommateur des éléments qu’elle semble embellir.

L’élément figuratif sera perçu comme une épingle de localisation dans des nuances dégradées d’orange et de rose, contenant une représentation stylisée d’une fourchette et d’un couteau disposés en mouvement circulaire. Cet élément est faible par rapport aux services pertinents puisqu’il sera perçu comme faisant référence à la nourriture ou à la restauration. En tout état de cause, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques, et au poids attribué au début commun « AP(P)ETI » pour une partie significative du public pertinent. Cet élément a une capacité inférieure à la moyenne à fonctionner comme un indicateur d’origine. Cependant, les signes sont dépourvus de signification, dans leur ensemble, et l’allusion à l'« appétit » est le seul contenu conceptuel que possèdent la marque antérieure et l’élément verbal du signe contesté. L’élément figuratif du signe contesté, composé d’une fourchette et d’un couteau, renforce ce concept de manger ou d’appétit.

Par conséquent, le degré global de similitude conceptuelle est élevé.

Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la séquence de lettres/sons « AP*ETITO », qui constitue la majorité de leurs lettres. Les signes diffèrent par la lettre « P » répétée en troisième position du signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif du signe contesté, qui est faible, et par ses aspects figuratifs, qui sont considérés comme un simple embellissement de distinctivité réduite.

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En outre, il est de jurisprudence constante que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque, car le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche et/ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les marques sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655,
§ 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par la marque en litige soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les

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produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien que jouissant d’une renommée, n’est pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 48).

La Cour de justice a également relevé,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent au regard des produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la partie pertinente du public au regard des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la partie pertinente du public au regard des produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 51 et 52).

La question de savoir si le public pertinent établira un lien entre les marques doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances de chaque espèce ainsi que des preuves et des arguments fournis par les parties, qui doivent ensuite être mis en balance. Même une faible similitude entre les signes (qui pourrait ne pas être suffisante pour constater un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE) exige d’évaluer si un lien entre les signes sera établi dans l’esprit du public pertinent (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, point 74).

La Cour a établi que les types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’ils se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en vertu duquel le public pertinent établit un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire qu’il établit un lien entre elles, bien qu’il ne les confonde pas. En l’absence de ce lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure est peu susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, ou de leur porter préjudice (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, point 43). L’existence du lien doit faire l’objet d’une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en cause, de la nature des produits ou services pour lesquels les marques en cause sont enregistrées, de la partie pertinente du public, de la force de la renommée de la marque antérieure et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, point 45).

En l’espèce, les signes sont similaires car les lettres et les phonèmes « APETITO » sont entièrement inclus dans le signe contesté. En outre, il convient de tenir compte du fait que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée acquise par l’usage en relation avec les produits pour lesquels la renommée est revendiquée (fromage fondu délicieux).

L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants :

Classe 35 : Promotion des affaires ; services de commande en ligne en relation avec les produits suivants : produits alimentaires, boissons, préparations pharmaceutiques et tabac.

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Absence de lien avec les services contestés
L’une des indications qu’une activité peut être considérée comme un service au sens du droit des marques est sa valeur économique indépendante : c’est-à-dire qu’elle est généralement fournie en échange d’une forme de compensation (monétaire). Dans le cas contraire, il peut s’agir d’une simple activité accessoire fournie avec, ou après l’achat d’un produit spécifique. Par conséquent, la commercialisation de ses propres produits dans le cadre d’une activité promotionnelle est un service qui n’est pas fourni à des tiers, mais qui est plutôt exécuté en relation avec les propres produits d’une entreprise.

Les services contestés, à savoir la promotion des affaires ; les services de commande en ligne en relation avec les produits suivants : boissons, préparations pharmaceutiques et tabac de la classe 35, appartiennent aux grandes catégories de « Services de publicité, de marketing et de promotion » et de « Services de transactions commerciales et d’information aux consommateurs ». Ils impliquent une assistance dans la gestion d’une entreprise ou d’une activité commerciale ou une aide aux entreprises pour l’exécution d’opérations commerciales ou des opérations quotidiennes d’une organisation, et ils ciblent principalement des clients professionnels. Ces services sont très différents des produits de l’opposant offerts au grand public, et ils sont offerts par des canaux de distribution très différents, par des consultants travaillant dans ces domaines très spécifiques. Un consommateur utilisant une plateforme de commande en ligne pour des boissons, des médicaments ou du tabac, ou une entreprise achetant des services de promotion, ne s’attendrait normalement à aucun lien avec une marque de fromage fondu.

Les catégories de produits couvertes par la marque antérieure et les services contestés appartiennent non seulement à des secteurs de marché totalement différents et sans rapport, mais la nature, la fonction et la finalité des services contestés sont également clairement différentes. Ils ciblent des consommateurs différents qui les acquièrent pour des raisons entièrement différentes. Les produits et services sont généralement vendus ou fournis dans des points de vente différents ou par des canaux de distribution différents, car il est peu probable qu’une entreprise offrant ces services contestés fournisse également les produits de l’opposant, et vice versa.
Le fait que certaines grandes marques alimentaires s’étendent parfois à des catégories alimentaires adjacentes n’est pas suffisant pour supposer que les consommateurs s’attendraient, ou seraient habitués, à une extension d’une marque de fromage vers des services de commande de préparations pharmaceutiques, des services de commande de produits du tabac, ou des services de promotion des affaires en général. En particulier, les produits pharmaceutiques et le tabac sont des secteurs fortement réglementés, souvent associés à la santé (produits pharmaceutiques) ou aux risques pour la santé (tabac), qui sont conceptuellement très éloignés des produits laitiers quotidiens, tels que le fromage fondu. La distance entre ces domaines rend encore moins plausible que le public attribue ces services à, ou les associe à, une marque de fromage.

Pour toutes les raisons qui précèdent, il est peu probable que le public établisse un lien entre les signes en conflit. Malgré la réputation de la marque antérieure, les éventuelles similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles, et enfin, compte tenu des différences significatives entre les produits et services et de l’absence de toute relation entre leurs secteurs de marché, le lien ou l’association entre les signes est plutôt improbable. Ce facteur est essentiel pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. En substance, il est très peu probable que les consommateurs, lors de l’acquisition des services sous le signe contesté, se souviennent de la marque antérieure, qui jouit d’une réputation pour les produits mentionnés en détail ci-dessus.

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Toutefois, la question n’est pas seulement que les produits et services sont dissemblables, car l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre spécifiquement aussi les produits/services dissemblables. La division d’opposition souligne la nature divergente des produits et services afin de contester la plausibilité de l’allégation selon laquelle le consommateur établira un lien avec la marque antérieure lorsqu’il rencontrera le signe contesté sur les services susmentionnés. Étant donné qu’il existe une grande différence entre les secteurs économiques des produits de l’opposant et les services contestés, il est tiré par les cheveux de conclure que le consommateur se souviendra de la marque antérieure lorsqu’il rencontrera le signe contesté.

Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents en l’espèce, la division d’opposition conclut que le public pertinent n’établira pas nécessairement de lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il n’établira pas de « lien » entre eux pour les services susmentionnés. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les services contestés de la classe 35.

Puisqu’il n’y a pas de lien entre les services contestés de la classe 35, il ne peut y avoir de risque de préjudice pour ces services contestés, et l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour ces services contestés. Par conséquent, la division d’opposition procédera à l’examen des services contestés de commande en ligne en relation avec les produits suivants : les produits alimentaires, pour lesquels un lien existe, comme il sera expliqué ci-après.

Lien avec les services contestés
En l’espèce, les signes sont similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement. En outre, il convient de tenir compte du fait que, bien que la marque antérieure jouisse d’une certaine renommée acquise par l’usage en relation avec les produits pour lesquels la renommée est revendiquée, à savoir le « fromage fondu délicieux » de la classe 29.

En l’espèce, le public pertinent sera incité à établir un lien entre la marque renommée de l’opposant « APETITO » pour le fromage fondu délicieux de la classe 29 et les services contestés de commande en ligne de produits alimentaires de la classe 35 pour plusieurs raisons.

Premièrement, la marque de l’opposant jouit d’une renommée en République tchèque pour les produits alimentaires, et les services contestés concernent la fourniture de plateformes en ligne par lesquelles des produits alimentaires peuvent être commandés.

Bien que les produits et services diffèrent par leur nature, il est plausible que les consommateurs familiers d’une marque renommée dans le secteur alimentaire s’en souviennent lorsqu’ils rencontrent un signe similaire utilisé pour des services en ligne liés à l’alimentation. Cela s’explique par le fait que le domaine de la consommation, de la commercialisation et de la livraison de produits alimentaires fait partie de la même sphère générale d’activité économique dans laquelle les marques alimentaires bien connues sont présentes et visibles pour les consommateurs. En outre, il est courant sur le marché que des producteurs alimentaires ou des marques de restaurants bien connus étendent leurs activités ou coopèrent avec des plateformes numériques de commande de produits alimentaires, familiarisant ainsi les consommateurs avec l’idée qu’un nom alimentaire célèbre peut également apparaître en relation avec des services de commande de produits alimentaires. Tout ce qui précède renforcera l’idée que les services du signe postérieur relatifs à la commande de produits alimentaires en ligne sont d’une manière ou d’une autre liés à, ou inspirés par, la marque antérieure bien connue « APETITO ».

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Globalement, compte tenu et après avoir mis en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier le degré élevé de reconnaissance et de renommée de la marque antérieure, le degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit ainsi que le chevauchement entre les publics pertinents concernés par les produits et services en cause, il doit être conclu que, compte tenu en particulier du lien entre les produits et services en conflit, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, point 96). En conséquence, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

L’opposant fait valoir que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou porterait atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)

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Le fait de tirer indûment parti, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » d’une marque renommée ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

Selon la Cour de justice de l’Union européenne :

… en ce qui concerne le préjudice consistant à tirer indûment parti du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :

Le consommateur pourrait avoir l’impression que le titulaire de la marque a étendu son domaine d’activité aux services de commande de produits alimentaires et autres services similaires, et pourrait percevoir la demande contestée comme un signe des bonnes qualités associées aux produits étiquetés avec l’ancienne marque renommée. Le demandeur bénéficierait d’un avantage économique en exploitant les efforts du titulaire de l’ancienne marque déployés pour établir la réputation et l’image de sa marque, sans verser de compensation en échange, tout en obtenant un avantage commercial sur les services de ses concurrents. Le demandeur bénéficierait donc de la renommée de l’ancienne marque et tirerait indûment parti de la renommée de l’ancienne marque.

Le consommateur pourrait avoir l’impression que le titulaire de la marque a étendu son domaine d’activité aux services de commande de produits alimentaires et autres services similaires, et pourrait percevoir la demande contestée comme un signe des bonnes qualités associées aux produits étiquetés avec l’ancienne marque renommée.

Le demandeur bénéficierait d’un avantage économique en exploitant les efforts du titulaire de l’ancienne marque déployés pour établir la réputation et l’image de sa marque, sans verser de compensation en échange, tout en obtenant un avantage commercial sur les services de ses concurrents
Le demandeur bénéficierait donc de la renommée de l’ancienne marque et tirerait indûment parti de la renommée de l’ancienne marque.

Le fait de tirer indûment parti du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a une exploitation claire et un parasitisme d’une marque célèbre, ou une tentative de tirer parti de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment parti ne requiert pas nécessairement une

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intention délibérée d’exploiter la renommée attachée à la marque d’autrui. La notion de tirer indûment profit «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale, qui prend en compte tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; voir également 23/10/2003, C-408/01, Adidas EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). L’appropriation illicite du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une association entre les marques respectives, qui rend possible le transfert d’attractivité et de prestige au signe demandé.

La division d’opposition est essentiellement d’accord avec les allégations de l’opposant ci-dessus.

En l’espèce, la marque antérieure a acquis une renommée et est devenue une marque attractive et puissante en République tchèque. Les preuves soumises par l’opposant montrent que la marque antérieure bénéficie d’une large reconnaissance auprès du public pertinent. Il existe un lien entre les services contestés – services de commande en ligne en relation avec les produits suivants : aliments de la classe 35 – et le délicieux fromage fondu renommé de l’opposant de la classe 29. En outre, les signes sont très similaires, comme expliqué ci-dessus.

Par conséquent, compte tenu du lien particulier entre les produits de l’opposant pour lesquels la marque antérieure est renommée et les services contestés susmentionnés pour lesquels un « lien » existe, un nombre substantiel de consommateurs pourrait décider de se tourner vers les produits du demandeur en raison de l’association mentale avec la marque renommée de l’opposant, s’appropriant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire. Cela pourrait stimuler la vente ou l’utilisation des services du demandeur dans une mesure qui pourrait être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de son propre investissement promotionnel. Cela pourrait conduire à la situation inacceptable où le demandeur serait autorisé à « profiter indûment » de l’investissement de l’opposant dans la promotion et le développement de la renommée de sa marque.

Par conséquent, compte tenu de l’exposition substantielle des consommateurs pertinents à la marque antérieure renommée de l’opposant en relation avec les produits pour lesquels une renommée a été constatée, et de la similitude entre les marques, il existe une forte probabilité que l’usage, sans juste motif, pour les services contestés puisse conduire à un profit indu. C’est-à-dire que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de préjudice
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Le risque de préjudice peut être de trois types différents.

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Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE dans la mesure où elle vise les services suivants :

Classe 35 : Services de commande en ligne concernant les produits suivants : produits alimentaires.

L’opposition n’est pas accueillie en ce qui concerne les services restants.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.

Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Carlos MATEO PÉREZ María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.