DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 67 185 (NULLITÉ)
Francesco Laurieri, Via G. Agnelli, Z.I. La Martella, SNC, 75100 Matera, Italie (requérant), représenté par Marks & US Lawyers, Marcas Y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Morato Pane Spa, Via M. D’Azeglio, 49, 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italie (titulaire de la marque de l’UE), représenté par Dr. Modiano & Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milan, Italie (mandataire professionnel). Le 15/12/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.

2. Le requérant supporte les dépens, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 29/07/2024, le requérant a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 16 428 435 (marque figurative) (la marque de l’UE), déposée le 02/03/2017 et enregistrée le 08/09/2017. La demande vise tous les produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:

Classe 30: Pain; gressins. Le requérant a invoqué le motif de mauvaise foi en vertu de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES L’argumentation du requérant
Le requérant fait valoir que la marque de l’UE a été déposée de mauvaise foi. Il expose le droit applicable en matière de mauvaise foi et l’applique ensuite au cas d’espèce. Il affirme que la marque contestée

---

Décision d’annulation n° C 67 185 Page 2 sur 15
la marque de l’Union est identique à la marque antérieure de la requérante pour des produits identiques ou similaires. La requérante fournit des détails sur ses marques de l’Union antérieures et répète que les produits sont identiques. La requérante compare les signes et considère qu’ils sont très similaires, la partie la plus distinctive du signe contesté étant « SCRIKKI », étant donné que « MORATO » est le nom de la société et que « PANE & IDEE » sont descriptifs car ils signifient « pain et idées ». La requérante affirme que le signe contesté est composé de deux signes, à savoir, premièrement, « MORATO PANE & IDEE » et, deuxièmement, « SCRIKKI », car ils sont séparés. Elle insiste ensuite sur le fait qu’il y aura une confusion entre les signes en cause sur le marché en raison de la séparation du mot « SCRIKKI ». Elle soumet des preuves montrant comment le titulaire de la marque de l’Union utilise le signe « SCRIKKI » séparément et pour des produits identiques, ce qui entraîne un risque de confusion avec les marques de la requérante.

La requérante fait valoir qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union contestée, le titulaire de la marque de l’Union a agi de mauvaise foi, dans le seul but de séparer les deux mots, afin de créer l’impression qu’il s’agit de deux signes distincts. Il en est ainsi parce qu’en 2016, le titulaire de la marque de l’Union a déposé la marque de l’Union n° 15 797 236 « SCRICCHI » pour des produits de boulangerie ; du pain ; des gressins fins. La requérante a formé opposition à la demande de marque de l’Union susmentionnée et le titulaire de la marque de l’Union (étant le « demandeur » dans cette procédure) a retiré la demande. Cependant, en 2017, le titulaire de la marque de l’Union a déposé une nouvelle demande pour la marque de l’Union contestée. La requérante insiste sur le fait que le titulaire de la marque de l’Union avait l’intention de diviser la marque en deux parties, l’une pour le nom de sa société et l’autre pour la marque « SCRIKKI », qui est une version modifiée de l’autre mot « SCRICCHI » précédemment déposé, mais qui a une sonorité identique et est visuellement très similaire à celui-ci. La requérante affirme que le titulaire de la marque de l’Union a déposé la marque de l’Union contestée non pas dans le but de s’engager loyalement dans la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers qui utilisaient cette marque depuis très longtemps avant la demande de la marque contestée¹.

La requérante examine à nouveau la jurisprudence pertinente définissant la mauvaise foi. Elle fait valoir que le titulaire de la marque de l’Union, au moment du dépôt, savait que le mot « SCRICCHI », qui est la partie la plus distinctive du signe contesté et qui est très similaire aux droits antérieurs de la requérante, avait déjà conduit le titulaire de la marque de l’Union à retirer sa précédente demande de marque de l’Union pour « SCRICCHI », mais il a néanmoins déposé la marque de l’Union contestée. La requérante affirme que l’enregistrement et l’utilisation de la marque de l’Union contestée créent le risque :

1) de diminuer le caractère distinctif de la marque antérieure ;

2) de dévaloriser l’image de confiance de Laurieri ;

3) d’entraîner une appropriation illicite du pouvoir d’attraction de Laurieri.

La requérante considère que le titulaire de la marque de l’Union a toujours cherché à créer une marque similaire à sa marque antérieure, puisque sa première option était « SCRICCHI » et que, dans le signe contesté, il utilise désormais « SCRIKKI », qui a également une sonorité très similaire. En outre, même si la marque de l’Union contestée est dénommée « MORATO PANE & IDEE SCRIKKI », l’objectif de cette marque est d’être utilisée comme « SCRIKKI ». La requérante affirme que les preuves qu’elle a soumises démontrent que le titulaire de la marque de l’Union agissait de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union contestée et que l’utilisation de la marque contestée est fortement susceptible de nuire à l’image des marques antérieures. Pour conclure, la requérante demande que la marque de l’Union soit entièrement annulée et que le titulaire de la marque de l’Union supporte les dépens.

¹ Elle cite l’arrêt de la Cour de justice, (12/09/2019, C-104/18P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

---

Décision en annulation nº C 67 185 Page 3 sur 15
Dans des observations complémentaires déposées le 17/09/2024 (avant que la demande en nullité ne soit notifiée au titulaire de la marque de l’UE), la requérante a fait état d’un arrêt rendu par l’Italia Corte di Appello di Bari le 24/07/2024, dans lequel la Cour a jugé que la marque de la requérante «SCROCCHI» est distinctive pour les produits protégés.

Dans des observations supplémentaires soumises le 03/10/2024 (également soumises avant que la demande en nullité ne soit notifiée au titulaire de la marque de l’UE), la requérante informe l’Office d’une décision d’annulation du 02/10/2024, C 60 807, MR. SCROCCHI /SCROCCHI. Dans cette décision, la division d’annulation a intégralement fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les signes ayant été jugés visuellement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne, tandis qu’ils étaient auditivement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et les produits des classes 29 et 30 ayant été jugés identiques ou similaires à des degrés divers. La marque antérieure de la requérante a été considérée comme ayant un degré de caractère distinctif normal pour le public en cause en Roumanie et un risque de confusion a été constaté. La demande ayant été entièrement accueillie, les autres motifs de cette demande en nullité, à savoir l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et la mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, n’ont pas été examinés. La requérante estime qu’en raison des similitudes entre cette affaire et la présente affaire, elle devrait être prise en considération dans la présente procédure.

La requérante, dans sa réplique au titulaire de la marque de l’UE, confirme, répète et développe ses arguments précédents. Elle conteste l’argument du titulaire de la marque de l’UE selon lequel la requérante n’a pas prouvé l’existence d’une intention ou d’un motif malhonnête de sa part. La requérante répète son argument selon lequel la marque de l’UE a été déposée dans la seule intention de pouvoir utiliser le mot «SCRIKKI», qui est très similaire à la marque antérieure bien connue de la requérante «SCROCCHI». La requérante affirme qu’en italien, la prononciation des mots «SCROCCHI» et «SCRIKKI» ne diffère que par une seule voyelle, «I/O» respectivement. Elle soutient que cela est important car cela démontre qu’il y a une tentative claire de copier la marque en utilisant juste une voyelle différente et des consonnes différentes qui produisent essentiellement le même son à la fin. Par conséquent, elle soutient que si les marques doivent être commandées oralement, ce qui est un moyen très courant d’acquérir des produits de boulangerie, les marques seront
IDEE SCRIKKI». Ils le commanderont par le mot SCRIKKI, qui est séparé du nom de la société du titulaire de la marque de l’UE, MORATO PANE.

La requérante énumère également d’autres arguments du titulaire de la marque de l’UE qu’elle conteste, tels que des références à une décision d’annulation antérieure, et insiste sur le fait que l’affaire citée était fondée sur l’existence d’une marque antérieure et non sur la mauvaise foi. La requérante soutient que la première intention du titulaire de la marque de l’UE était de protéger une marque très similaire aux droits antérieurs de la requérante «SCROCCHI», en déposant la demande de marque de l’UE antérieure pour «SCRICCHI» qui, selon la requérante, a été rejetée dans l’opposition. Par conséquent, la requérante soutient que le titulaire de la marque de l’UE n’avait pas seulement une simple connaissance de la marque antérieure de la requérante, mais qu’en fait il voulait protéger une marque très similaire, mais qu’elle a été rejetée par la division d’opposition. La requérante affirme qu’après cela, le titulaire de la marque de l’UE a continué d’essayer de copier la marque de la requérante et a déposé une nouvelle marque (la marque de l’UE contestée) avec l’ajout du nom de la société du titulaire de la marque de l’UE «MORATO PANE», et il a changé les lettres «CCHI» en «KKI». La requérante affirme que cette marque avait le même objectif que la demande précédente, qui était d’être confondue avec les marques antérieures de la requérante. Par conséquent, elle affirme que la mauvaise foi

---

Décision en annulation nº C 67 185 Page 4 sur 15
du titulaire de la MUE réside dans le fait que, étant donné que la marque antérieure 'SCRICCHI’ a été rejetée, le demandeur a recherché une marque qui était encore similaire à celle du demandeur mais pour laquelle le titulaire de la MUE pourrait encore trouver un moyen de protéger ladite marque.

Le demandeur affirme que si le titulaire de la MUE n’a pas déposé la MUE de manière déloyale, alors pourquoi utiliserait-il 'SCRIKKI’ séparément dans la publicité des produits d’une manière similaire à la marque du demandeur, et il soumet des captures d’écran à cet égard. Il insiste sur le fait que cela démontre la mauvaise foi du titulaire de la MUE. Il insiste à nouveau sur le fait que les signes se prononcent de la même manière à l’exception de la voyelle différente et, comme les produits sont généralement demandés oralement, c’est la preuve que le titulaire de la MUE n’utilisera pas 'MORATO PANE & IDEE SCRIKKI’ mais seulement 'SCRIKKI', comme on peut le voir visuellement dans la manière dont il est également utilisé. En outre, l’utilisation de la marque 'SCRIKKI’ du titulaire de la MUE crée un risque de diminution du caractère distinctif de la marque antérieure, dévalorisant l’image de confiance du demandeur et entraînant une appropriation illicite des pouvoirs d’attraction du demandeur. Il affirme que le titulaire de la MUE savait qu’il ne pouvait pas enregistrer 'SCRIKKI’ seul, car sa tentative antérieure d’enregistrement de 'SCRICCHI’ avait été rejetée, c’est pourquoi il a utilisé le nom de la société dans le signe.

Le demandeur conteste les arguments du titulaire de la MUE concernant le sens descriptif de 'SCROCCHI', 'SCROCCIARELLE', 'SCROCCHIETTE’ etc. (comme quelque chose de croustillant, de petits morceaux de pain qui craquent avec un son ou un type de pizza croustillante de Rome). Il soumet une décision du tribunal de Bari où la décision a statué en faveur de 'SCROCCHI’ appartenant au demandeur contre 'SCROCCHIARELLE'. Il se réfère également à la décision précédemment soumise du Tribunale ordinario di Bari dans laquelle 'SCROCCHI’ a été considéré comme distinctif. Le demandeur soutient que si les tribunaux italiens considèrent le signe antérieur comme distinctif, alors la division d’annulation doit rejeter les arguments du titulaire de la MUE. Les jugements des tribunaux italiens ne sont pas invoqués pour la mauvaise foi mais pour démontrer le caractère distinctif de sa marque antérieure. Le demandeur insiste sur le fait que le titulaire de la MUE tente tout pour que les consommateurs confondent les marques sur le marché en éliminant le nom de la société et en utilisant le signe 'SCRIKKI’ dans la seule intention de s’approprier la qualité et la notoriété des marques du demandeur sur le marché. Le demandeur considère qu’il s’agit de mauvaise foi. Il répète ses arguments précédents et insiste sur le fait que le signe similaire a été déposé de mauvaise foi et sera probablement préjudiciable à l’image du demandeur. Par conséquent, la MUE devrait être entièrement rejetée en raison de son dépôt de mauvaise foi et les dépens devraient être supportés par le titulaire de la MUE.

À l’appui de ses observations, le demandeur soumet les preuves suivantes :

Le 31/07/2024 :

Pièce 1 Le formulaire de demande de dépôt de la demande de MUE antérieure du titulaire de la MUE nº 15 797 236 'SCRICCHI’ déposée le 02/09/2016 pour des produits de la classe 30.

Pièce 2 Le formulaire d’opposition tel que déposé par le demandeur contre la demande de MUE antérieure nº 15 797 236 'SCRICCHI’ déposée par le titulaire de la MUE.

Pièce 3 Communication de l’EUIPO confirmant le retrait de la demande de MUE antérieure du titulaire de la MUE nº 15 797 236 'SCRICCHI’ dans son intégralité.

Le 17/09/2024 :

Les pièces 1 à 3, telles que détaillées ci-dessus, ont été soumises à nouveau.

---

Décision en annulation n° C 67 185 Page 5 sur 15
Pièce 4 Copie de l’arrêt rendu par la Corte di Appello di Bari (Italie) le 24/07/2024, accompagné de sa traduction en anglais, dans lequel la Cour a jugé que la marque européenne 'SCROCCHI’ du demandeur est distinctive par rapport aux produits protégés.

Le 03/10/2024:

La décision d’annulation 02/10/2024, C 60 807, MR. SCROCCHI
/SCROCCHI.

Le 18/03/2025:

Annexe 1 Arrêt du tribunal de Bari.

Annexe 2 Traduction de l’arrêt du tribunal de Bari.

L’argumentation du titulaire de la MUE
Le titulaire de la MUE conteste les arguments du demandeur et soutient que la MUE n’a pas été déposée de mauvaise foi. Il admet avoir retiré la demande de MUE précédemment déposée pour 'SCRICCHI'. Il souligne également qu’aucune opposition n’a été formée contre la MUE contestée mais que le demandeur a déposé une demande en nullité antérieure contre la MUE contestée fondée sur les motifs de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. La division d’annulation a rendu sa décision du 30/05/2022, C 49 003, rejetant intégralement la demande en déclaration de nullité en déclarant qu’il n’existait aucun risque de confusion et que les preuves soumises n’avaient pas permis de démontrer que la marque antérieure avait acquis un degré élevé de caractère distinctif par l’usage ou la renommée. La décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est par conséquent devenue définitive en 2022. Malgré cela, le titulaire de la MUE a déposé la présente demande fondée sur la mauvaise foi.

Le titulaire de la MUE se réfère à la notion de mauvaise foi conformément à la CP13. Il nie que le signe comporte deux parties distinctes pour laisser 'SCRIKKI’ seul et il affirme que 'MORATO’ est toujours distinctif selon la décision d’annulation antérieure C 49 003. En outre, il fait valoir qu’il a agi de bonne foi, ce qu’il considère avoir été confirmé par la division d’annulation dans la procédure en nullité susmentionnée puisqu’elle a constaté qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les signes. La simple connaissance de l’usage antérieur d’un signe identique ou similaire ne suffit pas à établir la mauvaise foi et les preuves soumises par le demandeur sont insuffisantes pour prouver qu’il avait une intention malhonnête. Le titulaire de la MUE affirme que le demandeur a avancé un certain nombre d’arguments qu’il n’a pas étayés par des preuves.

Il souligne que 'SCROCCHI’ est le pluriel du mot italien 'SCROCCHIO': c’est un nom qui signifie 'un bruit de craquement d’un objet rigide'; par exemple, le verbe 'scrocchiare’ dans l’expression 'scrocchiare le dita’ correspond à l’expression anglaise 'to crack one’s fingers'. 'SCROCCHIETTE’ peut être défini comme le diminutif de 'SCROCCHI': ('petits morceaux de pain qui craquent en faisant du bruit'). Enfin, 'SCROCCHIARELLE’ est le pluriel de la 'scrocchiarella', un type particulier de pizza typique de la cuisine romaine, très croustillante qui, en effet, 'craque sous les dents'. Il affirme que tous ces noms sont onomatopéiques, c’est-à-dire qu’ils tentent de reproduire (par la séquence de consonnes/voyelles) le son auquel ils font allusion. L’onomatopée 'SCR’ tente de reproduire le son d’un petit objet qui 'craque', comme par exemple les produits de boulangerie secs, lorsqu’ils sont cassés ou

---

Décision en annulation nº C 67 185 Page 6 sur 15
mâchés. Cependant, une onomatopée similaire existe également en anglais, compte tenu du verbe 'to crack’ et du nom 'cracker', appartenant au même domaine des produits de boulangerie. Elle soutient que les signes/marques onomatopéiques sont très proches d’être descriptifs, car ils font allusion à l’une des caractéristiques des produits (par exemple le fait de « casser bruyamment » lorsqu’ils sont croqués). Elle soumet une capture d’écran avec des exemples de produits portant des noms onomatopéiques similaires sur le marché pour les mêmes produits. Elle estime que l’arrêt de la Cour soumis par la requérante ne démontre pas que la titulaire de la MUE a déposé la MUE de mauvaise foi et est non pertinent. La titulaire de la MUE conclut que les arguments de la requérante sont dénués de fondement et ne révèlent aucune intention malhonnête ou autre motif sinistre de la titulaire de la MUE lors du dépôt de la MUE. Elle demande que la demande en déclaration de nullité soit entièrement rejetée et que la requérante soit condamnée aux dépens.

Dans sa duplique, la titulaire de la MUE confirme, répète et développe ses arguments antérieurs et conteste les arguments de la requérante. Elle nie que sa demande antérieure de MUE ait été rejetée suite à une opposition et déclare qu’elle a retiré la demande, contrairement aux arguments de la requérante et que cette action n’a aucune influence sur la présente procédure. Elle souligne également que la demande en nullité antérieure introduite par la requérante contre la MUE contestée a été rejetée. Elle nie que la MUE soit similaire à la marque antérieure de la requérante et que cela ait été prouvé lors de la procédure en nullité antérieure. Elle nie également que les marques antérieures soient notoires et la requérante n’a pas étayé cet argument. La titulaire de la MUE déclare qu’elle n’a pas redéposé une marque identique mais une marque différente qu’elle utilise effectivement sur le marché et elle inclut une capture d’écran montrant ses produits sous le signe. Elle estime que le marché pertinent est extrêmement encombré de marques qui incluent l’onomatopée 'SCR’ car elle reproduit le son d’un petit objet qui « craque » comme lorsque des produits de boulangerie secs sont cassés ou mâchés et elle soumet des exemples de tels produits. Elle insiste sur le fait que les signes/marques onomatopéiques sont presque descriptifs car ils font allusion à l’une des caractéristiques des produits, telle que le fait de casser bruyamment lorsqu’ils sont croqués.

La titulaire de la MUE estime que la deuxième décision de la Cour soumise par la requérante est également non pertinente car elle concerne des parties différentes et des marques différentes. Selon une jurisprudence constante, pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir une action de la titulaire de la MUE qui reflète clairement une intention malhonnête. La charge de la preuve incombe à la requérante et la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire. Elle fait valoir que la requérante n’a pas prouvé la mauvaise foi et que sa bonne foi doit donc être présumée. La titulaire de la MUE conclut que les arguments de la requérante sont dénués de fondement et que les preuves ne sont pas appropriées pour démontrer une intention malhonnête ou des motifs sinistres. Elle demande que la demande en déclaration de nullité soit entièrement rejetée et que la requérante soit condamnée aux dépens.

À l’appui de ses observations, la titulaire de la MUE a soumis les preuves suivantes :

Le 10/02/2025 :

1 Une copie de la décision du 30/05/2022, C 49 003 déposée par la requérante contre la même MUE contestée.

2 Extrait du site web https://www.romehints.com concernant la signification de 'scrocchiarella'.

Le 24/07/2025 :

---

Décision en annulation n° C 67 185 Page 7 sur 15
1 Extraits de divers sites internet pour montrer l’encombrement des marques contenant « SCR ».

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise de la notion de « mauvaise foi », laquelle est ouverte à diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, une action du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective à l’aune de laquelle une telle action peut être mesurée et qualifiée par la suite de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque affaire au regard des normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).

La question de savoir si un titulaire de marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité ; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Une situation susceptible de donner lieu à la mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en vertu de l’usage d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre par la suite avec l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.

Dans de tels cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, points 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devraient être pris en considération :

(a) le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire susceptible d’être confondu avec la marque de l’Union européenne contestée ;

(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

(c) le degré de protection juridique dont bénéficient le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ; et

---

Décision en annulation n° C 67 185 Page 8 sur 15
(d) si le titulaire de la MUE, en déposant la MUE contestée, poursuivait un objectif légitime.

Les éléments susmentionnés ne sont que des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en considération afin de déterminer si le demandeur agissait ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en compte (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T- 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).

Appréciation de la mauvaise foi
Les arguments des deux parties ont été exposés en détail ci-dessus et ne seront pas répétés ici intégralement, mais tous les arguments sont pris en considération. Pour résumer l’argumentation du demandeur, celui-ci fait valoir que le titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence des marques antérieures du demandeur, car le demandeur s’était opposé à sa MUE antérieure sur la base de ces droits et le titulaire de la MUE avait retiré sa demande de MUE pour le signe « SCRICCHI » en conséquence. Il affirme que le titulaire de la MUE a ensuite déposé la MUE contestée pour un signe similaire à celui de la demande antérieure, lequel est également identique ou du moins très similaire aux marques antérieures. Le demandeur allègue que la seule intention du titulaire de la MUE en déposant la MUE contestée était de créer une confusion chez les consommateurs quant à l’origine des produits et que cela porterait préjudice aux marques et à l’image du demandeur et que le titulaire de la MUE s’approprierait la qualité et la notoriété des marques bien connues du demandeur. Ainsi, il affirme que la MUE a été déposée de mauvaise foi. Le titulaire de la MUE le nie et affirme que le demandeur n’a pas étayé sa demande et n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe et que, par conséquent, la présomption de validité de la MUE demeure.

Le demandeur en nullité n’a pas soumis de preuve d’usage effectif sur le marché. Il a soumis une copie de l’acte d’opposition déposé devant l’EUIPO qui contient les détails des marques enregistrées dont il est titulaire. Il a également soumis une copie d’une décision italienne dans laquelle le tribunal a reconnu que la marque antérieure était distinctive et que « le nom SCROCCHI caractérisait sa propre gamme de produits salés qui avait connu une très large diffusion sur les marchés nationaux et internationaux au fil des ans ». Les preuves d’un tel usage fournies au tribunal italien n’ont pas été énumérées ou fournies dans la présente affaire et, par conséquent, l’étendue d’un tel usage ne peut être déterminée par la division d’annulation. En tout état de cause, aux fins de la présente décision, il peut être présumé que la MUE « SCROCCHI » du demandeur a été utilisée.

Le demandeur affirme que ce signe antérieur « SCROCCHI » est identique ou du moins similaire au signe contesté « MORATO PANE & IDEE SCRIKKI ». Il fait état d’un usage publicitaire sur internet des produits du titulaire de la MUE pour soutenir que les éléments sont distincts et que « SCRIKKI » est utilisé séparément pour distinguer les produits, comme dans l’exemple suivant :

---

Décision en matière de nullité nº C 67 185 Page 9 sur 15
Elle fait également valoir que même dans le signe tel qu’enregistré, les éléments sont séparés par une ligne, 'SCRIKKI’ étant en dessous et séparé du reste:

et que le consommateur considérera 'MORATO’ comme le nom de l’entreprise et 'PANE & IDEE’ comme descriptif en italien de 'pain et idées', et donc la marque comme 'SCRIKKI'.

Toutefois, le titulaire de la MUE estime que les signes ne sont pas similaires et qu’il n’y a pas de risque de confusion, et il renvoie à la demande en nullité antérieure, C 49 003, déposée par le demandeur contre la même MUE, mais qui était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le titulaire de la MUE fait observer que la division d’annulation a déjà examiné les marques en cause et a estimé que les signes étaient visuellement similaires tout au plus à un très faible degré. Sur le plan phonétique, le degré de similitude varie de faible à inférieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, selon la partie pertinente du public, comme expliqué ci-dessus, les signes étaient soit similaires à un faible degré, soit non similaires, soit la comparaison conceptuelle était neutre, et que les produits étaient identiques, mais que même dans ce cas, il n’y avait pas de risque de confusion. La division d’annulation a également conclu qu’aucun caractère distinctif accru ou aucune renommée n’avait été prouvé. La demande a été rejetée dans son intégralité. Le demandeur n’a pas fait appel de cette décision datée du 30/05/2022, C 49 003 et par conséquent, elle est définitive. Malgré cela, le demandeur continue de faire valoir que les signes sont identiques ou similaires et que le titulaire de la MUE a déposé la MUE afin de s’associer

---

Décision en annulation nº C 67 185 Page 10 sur 15
avec la requérante afin de bénéficier de l’image positive et de la réputation de la marque. Cependant, la requérante n’a pas soumis de preuve réelle de la réputation de la marque, à l’exception d’une mention dans une décision de justice en Italie selon laquelle le signe avait une « large diffusion » en Italie et à l’étranger. Une telle indication ne saurait être considérée comme prouvant une réputation de la marque antérieure. L’Office n’est pas lié par les décisions des juridictions nationales, étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). En outre, il n’est fait aucune mention des preuves sur lesquelles cette constatation était fondée, ni de ce que signifie une « large diffusion » et si elle pourrait satisfaire au critère du caractère distinctif accru ou de la réputation.

La requérante cite également une décision de la division d’annulation dans l’affaire d’invalidité 02/10/2024, C 60 807, MR. SCROKKO /SCROCCHI. Dans cette décision, la division d’annulation a entièrement confirmé l’invalidité sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les signes ayant été jugés visuellement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne, tandis qu’ils étaient phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, et les produits des classes 29 et 30 ayant été jugés identiques ou similaires à des degrés divers. La marque antérieure de la requérante a été considérée comme ayant un degré normal de caractère distinctif pour le public examiné en Roumanie et un risque de confusion a été constaté. La demande en déclaration de nullité ayant été entièrement accueillie, les autres motifs de cette demande en déclaration de nullité, à savoir l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et la mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, n’ont pas été examinés. La requérante estime qu’en raison des similitudes entre cette affaire et la présente affaire, elle devrait être prise en considération dans la présente procédure.

Cependant, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré qu’il est de jurisprudence constante que la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par référence au RMUE, et non à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

En tout état de cause, cette décision peut être distinguée de l’affaire en l’espèce. Dans la procédure d’invalidité citée, le signe contesté est différent de celui de la présente affaire et ils coïncidaient sur davantage de lettres « SCRO ». Cependant, même si certains parallèles peuvent être établis, la division d’annulation note que les signes ne sont pas identiques. La marque de l’Union européenne contestée dans la présente affaire contient également une présentation, une écriture, des éléments figuratifs et verbaux différents, non envisagés dans l’affaire citée, à savoir : le mot distinctif « Morato » qui était souligné et représenté en caractères gras noirs avec une majuscule initiale, sous lequel figure le terme « PANE & IDEE » en caractères noirs majuscules beaucoup plus petits et plus fins, puis l’élément « SCRIKKI » en dessous, avec deux lignes en haut à gauche et en bas à droite
englobant le mot : . Même le mot « SCRIKKI » est différent du mot « SEROKKO » dans le signe contesté de l’affaire citée :

---

Décision en annulation nº C 67 185 Page 11 sur 15
. Par conséquent, ces deux affaires présentent des différences qui permettent de les distinguer comme exposé ci-dessus. En tout état de cause, même si un risque de confusion devait être retenu (quad non) et que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’existence de la marque de l’Union européenne antérieure du demandeur à la suite de la procédure d’opposition, cela ne signifie pas directement que la marque de l’Union européenne contestée a été déposée de mauvaise foi. Comme il a été jugé, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sache ou doive savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut exister n’est pas suffisant pour conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 40). Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, les intentions du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt doivent également être prises en considération.

Les intentions du titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent constituer une indication de mauvaise foi s’il apparaît que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée dans l’intention de l’utiliser, mais uniquement pour empêcher un tiers d’entrer sur le marché (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 44).

Il en va de même si la seule intention du titulaire de la marque de l’Union européenne est d’empêcher un tiers de se maintenir sur le marché.

Une indication de mauvaise foi peut exister si le titulaire de la marque de l’Union européenne dépose une marque identique/similaire à celle d’un tiers pour des produits et services similaires/identiques prêtant à confusion et que le droit antérieur est juridiquement protégé dans une certaine mesure et que le seul but du titulaire de la marque de l’Union européenne est de concurrencer déloyalement en tirant parti du signe antérieur (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, points 46-47).

Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt du titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes. Tel peut être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, le titulaire de la marque de l’Union européenne utilisait déjà légitimement la marque de l’Union européenne contestée. Le titulaire de la marque de l’Union européenne avait précédemment tenté de déposer une marque de l’Union européenne en 2016 pour le signe « SCRICCHI » (marque de l’Union européenne nº 15 797 236). Toutefois, lorsque le demandeur a formé opposition contre la demande, le demandeur de la marque de l’Union européenne a retiré la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne a ensuite déposé la marque de l’Union européenne contestée le 02/03/2017 pour le signe « Morato PANE & IDEE SCRIKKI » (figuratif). Le demandeur estime que le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait retiré sa demande de marque de l’Union européenne antérieure équivaut à un rejet de la marque. Toutefois, tel n’est pas le cas et aucune décision n’a été prise dans cette affaire en raison du retrait de la demande de marque de l’Union européenne. Dès lors, rien n’empêchait le titulaire de la marque de l’Union européenne de déposer une autre marque, même si elle contenait le même élément ainsi que d’autres éléments, dont certains sont distinctifs comme
IDEE » (« pain et idées »). Le signe est également figuratif et possède sa propre stylisation et mise en page.

---

Décision en annulation nº C 67 185 Page 12 sur 15
La demande de marque de l’UE antérieure n’a pas été rejetée pour les motifs de l’opposition ou de la mauvaise foi, mais simplement retirée. Cela ne constitue pas un aveu de culpabilité. Ainsi, le dépôt de la marque de l’UE contestée était simplement le titulaire de la marque de l’UE qui tentait de protéger une marque à utiliser pour ses produits dans l’UE. Le titulaire de la marque de l’UE a également soumis des captures d’écran montrant la publicité de ses produits en ligne, tout comme le demandeur. Il n’y a pas beaucoup de preuves, mais les deux parties conviennent que le signe a été mis en ligne pour faire la publicité des produits. Par conséquent, le titulaire de la marque de l’UE n’a pas déposé la marque de l’UE sans aucune intention de l’utiliser ou simplement pour bloquer ou empêcher le demandeur d’entrer ou de rester sur le marché. Le demandeur n’a pas prouvé que sa ou ses marques antérieures avaient acquis une renommée ou étaient notoires et ainsi, il n’y a aucune preuve pour étayer cette allégation ou l’allégation selon laquelle l’enregistrement ou l’usage de la marque de l’UE contestée tirerait indûment profit du prestige ou de la renommée de la ou des marques antérieures ou lui causerait un préjudice.

L’allégation du demandeur selon laquelle le signe perdrait son caractère distinctif par dilution ne résiste pas non plus à un examen approfondi. Le terme «SCROCCHI» en italien signifie «un bruit sec comme un craquement», ce qui est plutôt faible par rapport aux produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, qui peuvent être croustillants comme un cracker, et par conséquent, le signe n’est pas particulièrement distinctif. Même si le tribunal italien considère que le signe est distinctif, comme mentionné, la division d’annulation n’est pas tenue d’accepter un tel raisonnement. Le signe serait normalement distinctif pour le public non italien et serait au moins allusif et d’une distinctivité inférieure à la moyenne pour le public italien. Le titulaire de la marque de l’UE a également soumis des images de nombreux autres signes pour des produits similaires qui présentent des signes quelque peu similaires (sans examiner le degré de similitude ou toute éventuelle probabilité de confusion) mais simplement des coïncidences de lettres ou des termes onomatopéiques:

Il ressort clairement des exemples ci-dessus qu’il existe un certain nombre de marques pour des produits identiques ou similaires qui présentent des similitudes avec la ou les marques antérieures ou le son des lettres. Le titulaire de la marque de l’UE affirme qu’il y a un encombrement sur le marché et que de nombreuses entreprises utilisent des marques qui font allusion au caractère croustillant des produits par l’utilisation de signes onomatopéiques. Par conséquent, le signe du demandeur est

---

Décision en annulation nº C 67 185 Page 13 sur 15
pas suffisamment distinctif pour subir une dilution par l’usage du signe contesté avec
ses différents mots et éléments : .
En définitive, la requérante n’a pas prouvé d’intention malhonnête ou de motifs sinistres de la part du titulaire de la marque de l’UE au moment du dépôt. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas demandé d’indemnisation à la requérante ni tenté d’entraver la requérante sur le marché et il n’existe aucune preuve que la requérante jouissait d’une réputation dont le titulaire de la marque de l’UE aurait pu, ou voulu, tirer parti ou à laquelle il aurait voulu porter atteinte, de manière à dévaloriser l’image de confiance de la marque ou une perte de son pouvoir d’attraction ou à s’associer à la réputation de la requérante, comme indiqué ci-dessus. En outre, la requérante n’a pas prouvé qu’elle possédait un caractère distinctif accru et le signe n’est intrinsèquement distinctif qu’à un degré inférieur à la moyenne et il n’existe aucune preuve au dossier que le titulaire de la marque de l’UE ait diminué le caractère distinctif du signe sur un marché déjà encombré de nombreux signes similaires pour des produits similaires qui sont onomatopéiquement similaires. Il semblerait que le titulaire de la marque de l’UE ait simplement cherché à déposer une marque pour un signe qu’il avait l’intention d’utiliser et qu’il a effectivement utilisé après son enregistrement, conformément aux preuves soumises par la requérante et le titulaire de la marque de l’UE.
La division d’annulation note également que, conformément à l’article 60, paragraphe 4, du RMUE, lorsque le titulaire de l’un des droits visés aux paragraphes 1 ou 2 a précédemment demandé la nullité d’une marque de l’Union européenne ou a formé une demande reconventionnelle dans une procédure en contrefaçon, il ne peut pas présenter une nouvelle demande en nullité ni former une demande reconventionnelle sur la base d’un autre desdits droits qu’il aurait pu invoquer à l’appui de sa première demande ou demande reconventionnelle. En tout état de cause, la requérante s’est déjà fondée sur les trois droits antérieurs dans le cadre de la procédure d’invalidation antérieure C 49 003, dans laquelle la demande a été rejetée comme étant fondée sur les motifs relatifs de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, et non sur des motifs absolus, tels que la mauvaise foi, comme dans la présente demande. En outre, la requérante ne peut pas invoquer une nullité « par la petite porte » fondée sur les mêmes motifs, qui serait irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE. Elle aurait pu faire appel de la décision précédente si elle n’acceptait pas les conclusions qui y figuraient, mais elle ne l’a pas fait et cette décision est désormais définitive. Dans la présente demande, la requérante doit démontrer que la marque de l’UE a été déposée avec une intention malhonnête ou des motifs sinistres afin d’obtenir un droit sur une marque exclusivement à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, pour empêcher la requérante d’entrer ou de rester sur le marché ou pour tirer parti de la réputation (prétendue) de la requérante ou avec l’intention de causer un préjudice à la requérante en conséquence de son comportement répréhensible d’un point de vue moral ou commercial, etc., ce que, d’après les preuves, telles qu’analysées ci-dessus, elle n’a pas réussi à établir la mauvaise foi, et la division d’annulation considère ses conclusions précédentes sur la similitude des signes comme correctes et définitives pour les raisons exposées précédemment.

Les captures d’écran montrant la publicité des produits par le titulaire de la marque de l’UE, soumises par la requérante, montrent que les produits portent le signe tel qu’enregistré ou dans une variation acceptable de celui-ci (avec un peu plus d’espace entre les éléments). La requérante critique le fait que le titulaire de la marque de l’UE mentionne « SCRIKKI » séparément dans

---

Décision d’annulation n° C 67 185 Page 14 sur 15
la publicité et affirme que son intention est de l’utiliser séparément. Un exemple soumis à cet égard est présenté ci-dessous :

Cependant, le fait que le titulaire de la marque de l’UE ait écrit « SCRIKKI » ou « Mini Scrikki » sur la gauche n’enlève rien au fait que le signe est toujours utilisé tel qu’enregistré (même dans une variation acceptable, car « Mini » n’altère pas le caractère distinctif du signe puisqu’il décrit la taille des produits et est donc descriptif, et l’utilisation de la couleur ou d’une légère stylisation est secondaire et décorative). Même sur la gauche, sous « SCRIKKI » et « Mini Scrikki », il est également mentionné « Morato ». Cette preuve seule ne démontre pas que les produits sont commercialisés uniquement sous « SCRIKKI ». En outre, en tout état de cause, même si les signes se chevauchent dans « SCR » ou si le son de « KK » est identique ou très similaire à « CCH » comme l’a soutenu le demandeur, les signes ont des voyelles différentes au milieu et à la fin et, comme on l’a vu ci-dessus, il y a un encombrement sur le marché et ces éléments ne sont distinctifs qu’à un degré inférieur à la moyenne et les différences entre eux sont suffisantes pour distinguer les signes. Cependant, même si ceux-ci devaient être considérés comme suffisamment similaires pour produire un risque de confusion ou non, il ne s’agit pas d’une demande fondée sur des motifs relatifs de refus, mais d’une demande pour mauvaise foi, qui est un motif absolu de refus. Par conséquent, la question de savoir si le signe est similaire à la ou aux marques antérieures n’est pas déterminante. Ce qui doit être démontré est une forme d’intention ou d’activité malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’UE.

L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’UE contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Cependant, dans les cas où le demandeur en nullité allègue que l’intention du titulaire de la marque de l’UE était de s’approprier un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’imaginer comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne sont pas au moins similaires.

Même lorsque les signes sont identiques, cela n’établit pas immédiatement la mauvaise foi de la part du titulaire de la marque de l’UE, lorsqu’il n’y a pas d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken CHICKEN ON THE GRILL (fig.), EU:T:2012:39, point 90).

L’enregistrement d’un signe prétendument similaire n’est pas une indication claire d’une intention abusive ou frauduleuse. Il s’agit plutôt d’une indication que le titulaire de la marque de l’UE avait l’intention d’utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE. En outre, pour les conflits avec des signes similaires, le RMUE prévoit une solution différente en vertu de l’article 60 du RMUE, « Motifs relatifs de nullité ». Pour cette seule raison, l’affaire ne saurait être subsumée sous la notion de « mauvaise foi » (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, point 19).

---

Décision en annulation nº C 67 185 Page 15 sur 15
Le demandeur n’a pas prouvé l’intention malhonnête du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE ou à aucun moment. Par conséquent, le demandeur n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait et la présomption de validité de la MUE doit être maintenue.

Conclusion
Au vu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est rejetée dans son intégralité en tant que fondée sur le motif de mauvaise foi en vertu de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans les procédures d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire de la MUE au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation Frédérique SULPICE Nicole CLARKE Raphaël MICHE Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.