LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 26 mars 2025
Dans l’affaire R 1174/2024-1
SICE TECH S.r.l.
Via Berardo Maggi 4
25124 Brescia
Italie Demanderesse en nullité/requérante
Représentée par Carlo Sala, Via Lanzone 31, 20123 Milan (Italie)
contre
SICE itures C. S.r.l.
Via A. Salandra, 18
00187 Rome Italie Titulaire/Défenderesse au recours
Représentée par Luigi Martin, Borgo Ronchini, 3, 43121 Parma (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 59 948 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 163 886)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (Relatrice) et E. Fink
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 août 2014, SICE indirects C. S.r.l. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne» ou la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative

pour les produits et services suivants:
Classe 9: Composantsélectriques et électroniques, en particulier diodes électroluminescentes; parties de ces articles.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs lumineux, en particulier lampes LED et ampoules, diodes électroluminescentes; appareils d’éclairage et luminaires équipés de sources lumineuses à diodes électroluminescentes.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, vente en ligne de composants électriques et électroniques, en particulier diodes électroluminescentes, parties des produits précités; appareils et instruments électriques, électroniques et d’émission de lumière (DEL), lampes et lampes de véhicules, éclairage et réflecteurs de lumière.
2 La demande a été publiée le 25 septembre 2014, la marque a été enregistrée le 2 janvier
2015 et renouvelée le 17 février 2025.
3 Le 3 mai 2023, SICE TECH S.r.l. (ci-après la «demanderesse en nullité» ou la
«demanderesse») a déposé une demande en nullité partielle de la marque pour les produits et services suivants:
Classe 9: Composantsélectriques et électroniques, en particulier diodes électroluminescentes; parties de ces articles.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, vente en ligne de composants électriques et électroniques; et instruments d’éclairage électriques, électroniques, lampes et lampes pour véhicules, éclairage et réflecteurs de lumière.
4 Dans la demande en nullité, la demanderesse a également indiqué que «la marque contestée revendiquait une série de produits et des services connexes de vente de produits qui peuvent ou non avoir DEL: la marque est nulle en ce qui concerne les produits non DEL et les services de vente connexes.»
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5 Le même jour, avec la demande en nullité, la demanderesse a produit les documents suivants:
− Document 1: Extrait du comité électrotechnique italien, Norma AMI 64-8/2: Installations électriques d’alimentation électrique n’excédant pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu. Partie 2: Définitions, 6e., janvier
2007;
− Document 2: Extrait des notes Tecnologie et Sciences appliqué par l’institut technique Pascal de Cesena.
6 Le 7 juillet 2023, la titulaire a présenté les documents suivants :
− Document 1: extrait de la chambre de commerce SICE indirects G.C. S.r.l.;
− Document 2: demande en nullité de la marque communautaire «WHY» détenue par SICE Tech S.r.l.;
− Document 3: demande en nullité de la marque communautaire «WHY 8SEC» détenue par SICE Tech S.r.l.;
− Document 4: la demande en nullité de la marque communautaire «WHYEVO» détenue par SICE Tech S.r.l.;
− Document 5: demande en nullité de la marque communautaire «WHY sync» détenue par SICE Tech S.r.l.;
− Document 6: Communication de l’EUIPO du 2 mars 2023;
− Document 7: Communication de l’EUIPO WHY 8 SEC 8 mars 2023;
− Document 8: Communication WHY EVO de l’EUIPO du 2 mars 2023;
− Document 9: Communication WHY sync de l’EUIPO du 8 mars 2023;
− Document 10: Extrait du dictionnaire Treccani;
− Document 11: Extraits d’encyclopédie Treccani;
− Document 12: Extrait de dictionnaire italien de la République italienne;
− Document 13: Extrait de dictionnaire italien DeMauro;
− Document 14: Extrait de dictionnaire italien Garzanti.
7 Les motifs de la demande en nullité sont ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
8 Par décision rendue le 10 avril 2024 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
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9 En particulier, la décision était motivée comme suit:
− Les produits et services en classes 9, 11 et 35 s’adressent à la fois au grand public et à une clientèle commerciale composée de personnes disposant de connaissances et de compétences professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen. En outre, étant donné que la MUE contestée est un enregistrement de l’Union européenne, le public pertinent est composé de consommateurs de l’Union, compte tenu également du fait que l’élément qui donnerait lieu au caractère trompeur de la marque contestée, à savoir «led», sera compris par le public pertinent dans son ensemble.
− La date pertinente est la date de dépôt de la demande de marque contestée, à savoir le 11 août 2014.
− En l’espèce, il n’y a pas de contradiction au sein du signe tel que déposé, ni entre le signe tel que déposé et les produits et services tels que revendiqués.
− Le fait que la marque contienne le mot «led», qui, comme expliqué ci-dessus, sera compris par l’ensemble du public pertinent, n’entraîne pas un usage trompeur du signe, puisque la spécification des produits et services n’est pas en contradiction avec la nature ou d’autres caractéristiques susceptibles d’être évoquées, telles que le nom d’une pièce ou d’un composant des produits, par l’expression «led».
− En effet, il est tout à fait plausible que les composants électriques et électroniques, en particulier diodes électroluminescentes; parties des produits précités compris dans la classe 9, éclairage et réflecteurs d’éclairage compris dans la classe 11, services de vente en gros et au détail de composants électriques et électroniques, ventes en ligne de composants électriques et électroniques; et les instruments d’éclairage électriques, électroniques, lampes et lampes pour véhicules, réflecteurs d’éclairage et réflecteurs d’éclairage sont ou concernent des produits qui correspondent ou contiennent, ou se rapportent d’une autre manière, à ces composants qui sont appelés «DEL».
10 Le 7 juin 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours, demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Composants électriques et électroniques qui ne sont pas ou ne contiennent pas de LED (classe 9).
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage autres que les lampes à LED, en particulier autres que les lampes et les lampes LED, autres que diodes électroluminescentes; il ne s’agit pas d’installations d’éclairage et d’éclairage équipées de sources lumineuses à diodes électroluminescentes.
Classe 35: les services de vente associés aux produits précités sans LED;
11 Le 28 juin 2024, la demanderesse en nullité a déposé son mémoire exposant les motifs du recours.
12 Dans son mémoire en réponse, reçu le 29 août 2024, la titulaire demande que le recours soit rejeté.
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13 Le 19 septembre 2024, la demanderesse en nullité a déposé une demande en réponse et que le recours soit suspendu.
14 Le 30 septembre 2024, la titulaire a présenté ses observations sur la demande de suspension présentée par la demanderesse en nullité.
15 Le 12 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité que la demande de suspension du recours avait été rejetée. Étant donné que la procédure de déchéance parallèle pour non-usage a déjà été suspendue (C 60 247), il n’y avait plus de raison de suspendre la présente procédure. Une copie de la notification de rejet de la suspension du recours a été transmise à la titulaire pour information.
16 Le même jour, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité que la demande de présenter une réplique avait été acceptée et l’a invitée à présenter sa réplique dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de l’approbation de la demande.
17 Le 9 décembre 2024, la demanderesse en nullité a déposé son mémoire en réponse.
18 Le 3 janvier 2025, la titulaire a déposé son mémoire en réplique contenant la duplique.
Moyens et arguments des parties
19 Les arguments présentés à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque contestée revendique les produits et services suivants:
Classe 9: Composantsélectriques et électroniques, en particulier diodes électroluminescentes; parties de ces articles.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs lumineux, en particulier lampes LED et ampoules, diodes électroluminescentes; appareils d’éclairage et luminaires équipés de sources lumineuses à diodes électroluminescentes.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, vente en ligne de composants électriques et électroniques, en particulier diodes électroluminescentes, parties des produits précités; appareils et instruments électriques, électroniques et d’émission de lumière (DEL), lampes et lampes de véhicules, éclairage et réflecteurs de lumière.
− Le mot «notamment» sert à donner un exemple des produits et services demandés. Par conséquent, les produits et services revendiqués couvrent tout type de composant électrique et tout type de composant électronique, et donc pas seulement le (s) DEL (s).
− À la date d’enregistrement de la marque contestée, il y avait une contradiction évidente entre les informations véhiculées par la même marque contestée et les caractéristiques des produits des services désignés, étant donné qu’il s’agit de services et de produits qui n’ont absolument rien à voir avec les LED, tels que des composants électriques, antennes, connecteurs, douilles, transistors, et, entre
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l’éclairage et les réflecteurs lumineux, tous les produits d’éclairage, tels que des lampes ou des lampes à incandescence.
− Aujourd’hui, l’affaire se concentre uniquement sur une partie des produits et services désignés par la marque contestée, et non sur l’ensemble de la catégorie.
− La marque contestée est donc trompeuse pour les produits et services suivants:
Classe 9: Composantsélectriques et électroniques autres que diodes électroluminescentes; parties des articles précités négociation (LED), à savoir
LED.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs de lumière autres que les lampes et les lampes LED, diodes électroluminescentes; appareils d’éclairage et luminaires équipés de sources lumineuses à diodes électroluminescentes.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, vente en ligne de composants électriques et électroniques qui ne concernent pas des diodes électroluminescentes, parties des produits précités; appareils et instruments électriques, électroniques et d’émission de lumière (DEL), lampes et lampes de véhicules, éclairage et réflecteurs de lumière.
− Il s’ensuit que la référence faite par la division d’annulation à l’affaire 29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, n’est pas fondée, étant donné que cet arrêt évoque un principe qui ne s’applique que lorsque, à la différence du cas d’espèce, l’objection porte sur l’ensemble des produits et services désignés.
− Les arrêts du 27/10/2016, T-29/16, caffé NERO, EU:T:2016:635 et du 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:634, vont à l’encontre de celui cité dans la décision attaquée. En effet, une fois établie l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, il devient indifférent que la marque demandée puisse également être perçue de manière non trompeuse.
− Contrairement à ce qui a été affirmé dans la décision attaquée, il est fait référence à la jurisprudence antérieure relative aux affaires demandant la nullité totale, qui ne sont pas pertinentes en l’espèce pour la demande en nullité partielle. Cela constitue une violation du principe d’égalité de traitement (avec des affaires similaires) ainsi que d’une bonne administration, qui, contrairement à ce qui s’est passé dans la décision attaquée, requiert l’application de principes pertinents pour le cas d’espèce concerné.
20 Les arguments présentés en réponse au recours peuvent être synthétisés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a clairement examiné l’objet de la demande en nullité partielle en raison du caractère trompeur, expliquant qu’il n’y a pas d’usage trompeur lorsque la marque contestée est utilisée non seulement sur des produits tels que des diodes DEL ou des lampes à diodes électroluminescentes ou des lampes à diodes électroluminescentes, mais aussi sur des produits liés à ces lampes, comme c’est également normalement le cas. Il n’y a pas d’incohérence
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dans l’information transmise par le signe et il n’y a donc pas de tromperie de la part du public.
− En référence aux arrêts cités du 27/10/2016,-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48 et 37/16-, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 53, la division d’annulation a conclu qu’il n’était pas possible d’établir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave que le consommateur soit induit en erreur, comme l’a demandé le Tribunal dans ces arrêts.
− En annexe au mémoire en réponse, la titulaire a présenté comme pièce 15 la suspension des actions en nullité no 58 978 C, 58 979 C, 58 980 C, 58 981 C.
21 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans son mémoire en réplique peuvent être résumés comme suit:
− La marque contestée est une marque trompeuse en ce qui concerne les composants électriques et électroniques désignés dans la marque contestée qui n’ont rien à voir avec la présence et/ou l’utilisation des DEL entre leurs propres caractéristiques, et avec des réflecteurs d’éclairage et d’éclairage qui ne sont pas DEL, ce qui implique, contrairement à la réalité, l’existence de la caractéristique LED, dans des produits qui n’en sont pas dotés.
− La demanderesse en nullité fait également référence aux précédents suivants, à savoir le rejet de la demande de marque «40W», le dossier no 6 028 336,pour des
vêtements compris dans la classe 25 et le rejet de la demande de marque, dossier no 18 789 369, pour les fruits àcoque enrobés de chocolat compris dans la classe 30.
22 Les arguments développés par la titulaire dans sa duplique peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation a correctement apprécié la portée de la demande en nullité, en motivant correctement son refus, en tenant clairement compte du fait que, comme indiqué expressément dans la décision attaquée, elle n’a été présentée que pour certains des produits et services revendiqués.
− En ce qui concerne les précédents cités, étant entendu que la division et la Chambre statuent sur la base de leur conviction libre en vertu de la réglementation communautaire et qu’il n’existe aucune obligation de les soumettre au précédent, il est considéré que la décision attaquée a correctement appliqué les principes de droit pertinents, sans aucune référence aux décisions dans l’affaire «40W» et à l’affaire «truffle regale» citée par l’opposante.
Motifs
23 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est dès lors recevable.
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24 Lerecours n’est toutefois pas fondé. Les motifs invoqués par la chambre sont exposés ci- après.
Sur l’irrecevabilité de la limitation de la demande en nullité
25 La demande en nullité a été déposée sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
26 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7. En outre, conformément à l’article 59, paragraphe 3, du RMUE, si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la MUE est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour ces produits ouservices.
27 La définition d’une marque de l’Union européenne figure à l’article 1, paragraphe 1, du RMUE, à savoir une marque pour des produits ou services qui est enregistrée dans les conditions et selon les modalités prévues par le RMUE.
28 Il découle des dispositions précitées qu’une demande en nullité ne peut être déposée que contre une marque de l’Union européenne enregistrée.
29 En l’espèce, la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Composantsélectriques et électroniques, en particulier diodes électroluminescentes; parties de ces articles.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs lumineux, en particulier lampes LED et ampoules, diodes électroluminescentes; appareils d’éclairage et luminaires équipés de sources lumineuses à diodes électroluminescentes.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, vente en ligne de composants électriques et électroniques, en particulier diodes électroluminescentes; parties des articles précités; appareils et instruments électriques, électroniques et d’émission de lumière (DEL), lampes et lampes de véhicules, éclairage et réflecteurs de lumière.
30 La demande en nullité partielle a été déposée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Composantsélectriques et électroniques, en particulier diodes électroluminescentes; parties de ces articles.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, vente en ligne de composants électriques et électroniques; et instruments d’éclairage électriques, électroniques, lampes et lampes pour véhicules, éclairage et réflecteurs de lumière.
31 Dans la demande en nullité, la demanderesse en nullité a également indiqué l’explication suivante des causes de nullité: «la marque contestée revendique une série de produits et des services de vente connexes liés à des produits qui peuvent ou non avoir DEL: la
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marque est nulle en ce qui concerne les produits non DEL et les services de vente connexes.»
32 Dans son mémoire du 3 mai 2023, la demanderesse en nullité a précisé que sa demande en nullité partielle était dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Composants électriques et électroniques autres que diodes électroluminescentes ou parties de ceux-ci.
Classe 11: Éclairage et réflecteurs de lumière autres que les lampes et les lampes LED, diodes électroluminescentes; appareils d’éclairage et luminaires équipés de sources lumineuses à diodes électroluminescentes.
Classe 35: Services de vente en gros et au détail, vente en ligne de composants électriques et électroniques qui ne concernent pas des diodes électroluminescentes, parties des produits précités; appareils et instruments électriques, électroniques et d’émission de lumière (DEL), lampes et lampes de véhicules, éclairage et réflecteurs de lumière.
33 La chambre de recours rappelle que la procédure de nullité a pour objet, notamment, de permettre à l’Office d’examiner la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter, le cas échéant, une position qui aurait dû être prise d’office dans la procédure d’enregistrement conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE (30/05/2013, T- 396/11, Ultrafilter-International, EU:T:2013:284, § 20).
34 En outre, une MUE qui fait l’objet d’une demande en nullité pour des motifs absolus a déjà fait l’objet d’un examen strict et complet dans lequel l’Office a automatiquement refusé tous les motifs de refus conformément à l’article 7 du RMUE-(09/09/2010, 265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 45; 06/05/2003, 104/01-, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
35 La Chambre constate que la demande en nullité a été déposée à l’encontre de produits et services différents de ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. En particulier, comme indiqué dans l’explication des motifs de la demande en nullité, la demanderesse cherche essentiellement à obtenir une demande en nullité pour les «produits non DEL et services de vente connexes».
36 Contrairement aux arguments avancés par la demanderesse en nullité, cette demande ne saurait être interprétée comme une demande en nullité partielle au sens de l’article 59, paragraphe 3, du RMUE. En particulier, la chambre note que la demanderesse en nullité a limité les produits et services faisant l’objet du recours en utilisant des expressions du type «autre que» et «ne s’y rapportant pas».
37 Cette formulation ne saurait être acceptée conformément aux principes énoncés dans
l’arrêt Postkantoor (12/02/2004,-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115):
«En revanche, il n’est pas acceptable que, lorsque l’enregistrement est demandé pour certains produits ou services, l’autorité compétente ne puisse enregistrer la marque qu’à la condition que les produits ou services ne présentent pas une certaine caractéristique.
Une telle pratique serait de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection de la marque. Les tiers — en particulier les concurrents — ignorent normalement que, pour certains produits ou services, la protection conférée par la
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marque ne s’étend pas aux produits ou services possédant une certaine caractéristique et pourrait donc être amenée à s’abstenir d’utiliser les signes ou indications composant la marque descriptifs de cette caractéristique pour décrire leurs propres produits».
38 Il s’ensuit que, selon l’arrêt Postkantoor, il n’est pas permis d’introduire des restrictions négatives dans la liste des produits ou services en excluant des produits ou services présentant des caractéristiques particulières, comme c’est le cas en l’espèce. L’explication des motifs donnée par la demanderesse en nullité, qui vise essentiellement à exclure les «produits non DEL et services de vente associés», par l’utilisation d’expressions telles que «autre que» et «n’ayant pas d’objet», ne permet pas d’identifier les produits et services revendiqués pour la demande en nullité avec la clarté et la précision requises.
39 A titre subsidiaire, la Chambre observe que la décision attaquée a correctement exclu la possibilité que la marque à l’examen soit trompeuse par rapport aux produits et services enregistrés.
40 En particulier, aux fins de l’application de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, la décision attaquée devait examiner s’il existait une contradiction entre les informations transmises par la marque examinée et les caractéristiques des produits et services désignés dans cette demande. Il y a lieu de relever que la liste des produits et services couverts par la marque contestée ne contenait aucune contradiction ni avec sa nature ni avec d’autres caractéristiques, étant donné qu’il est tout à fait plausible que les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée soient ou concernent des produits qui correspondent, contiennent ou sont en rapport avec des éléments spécifiquement dénommés «led».
Conclusion
41 La limitation de la demande en nullité doit être rejetée comme irrecevable.
42 Rejette le recours;
Frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de nullité etde recours.
44 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne, s’élevant à 550 EUR.
45 La décisionde la division d’annulation, qui a condamné la demanderesse en nullité à rembourser les frais de représentation exposés par la titulaire de la MUE, fixés à
450 EUR, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à
1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse en nullité à rembourser la somme de 550 EUR au titre du remboursement des frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse en nullité pour les procédures de recours et de nullité s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
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