DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 554
M^e Group France SAS, 8 Rue Auber, 75009 Paris, France (opposante), représentée par MIIP Made in IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Two Millions Dreams SL, Calle Correa de Araujo, 41702 Dos Hermanas, Spain (demanderesse), représentée par Maria del Carmen Ruiz Vázquez, Espinosa y Cárcel, 9-bajo, 41005 Sevilla, Spain (mandataire professionnel). Le 07/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 554 est accueillie pour tous les produits et services contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 941 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 13/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 064 941 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 3 174 417 « PHOTOMATON » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée

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tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur serait préjudiciable.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur serait préjudiciable.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit une juste cause pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur prétend avoir une juste cause pour l’usage de la marque contestée. L’allégation du demandeur ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, point 60). Par conséquent, la division d’opposition ne traitera cette question, si cela s’avère encore nécessaire, qu’à la fin de la décision.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 07/08/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir: Classe 6: Cabines photographiques métalliques pour photos d’identité ou tout autre type de photo, y compris les photos de montage utilisant des techniques de fond et de premier plan.

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Classe 16 : Photographies.

Classe 41 : Photographie, location de matériel photographique, notamment de cabines photographiques.

Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 18/03/2025, l’opposant a produit les éléments de preuve suivants :

Annexe 1 à 8 : Extrait de la base de données de l’INPI concernant l’enregistrement de la marque antérieure et des décisions d’opposition de l’EUIPO et de l’INPI, ainsi qu’un arrêt du Tribunal.

Annexe 9 : Articles faisant référence à l’histoire du « photomaton » :

- Article du 18/04/2018 publié sur Slate.fr intitulé « La fabuleuse histoire du Photomaton ». L’article retrace l’histoire du photomaton et s’interroge sur le sort du photomaton à l’heure des selfies. À cet égard, l’article mentionne qu’il « apparu dans l’Hexagone en 1928, le Photomaton, bientôt centenaire, a traversé les décennies et les modes, marquant profondément l’imaginaire collectif… » « Quant à l’emplacement des Photomaton, il est astucieusement pensé. Situées dans des lieux de forte affluence (gares, stations de métro, grands magasins), ces cabines jalonnent le parcours de milliers de passants chaque jour, gommant la barrière sociale que pouvait encore recouvrir le franchissement du seuil d’un studio de photographie professionnel. Étant parfaitement dans l’air du temps ». L’article explique également qu'« À une époque où se faire photographier exigeait beaucoup de préparation, l’invention du Photomaton apparaît comme révolutionnaire. Bien qu’il fallût « huit minutes pour tirer huit photographies, le tout pour vingt-cinq cents », ce studio photo automatisé connut un succès immédiat. Il faut dire que les temps sont propices ». « En constante évolution, le Photomaton épouse aussi bien les recherches esthétiques des uns que les concepts artistiques des autres » et expliquant que « Cette renaissance branchée et arty se nourrit sans doute de la nostalgie du vintage qui s’est emparée du début du XXIe siècle ». Il ressort également de cet article qu’il existe aujourd’hui « plus de 8600 cabines photomaton présentes en France dans des lieux publics de forte affluence tels que : stations de métro, gares, mairies, supermarchés, parcs de loisirs, etc., où 12 millions de photographies sont prises par an ».

- Un autre article en français a été présenté ; lequel est cependant coupé en son milieu et n’a pas été traduit ; par conséquent, aucune information pertinente ne peut être extraite de cet article.

Annexe 10 : Brochures « Starbooth, le design rencontre la technologie » / « Starbooth by Starck, une cabine résolument tournée vers l’avenir ! » et « Speedlab cube, la nouvelle génération de bornes photo » relatives à la nouvelle cabine conçue par Starck montrant, entre autres, ce qui suit :

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Annexe 11 : Extrait du profil LinkedIn de PHOTOMATON sur lequel il est présenté comme « le leader français du marché des cabines photo ». L’article montre également une publication indiquant ce qui suit : « Véritable icône de la photographie française, Photomaton est le partenaire officiel du Festival International des Séries de Cannes… Marque historique, emblématique et attractive, Photomaton a traversé les générations avec le même enthousiasme. En tant que partenaire officiel du prestigieux festival CANNESERIES, Photomaton est profondément enraciné dans la culture française. Depuis des décennies, la marque est un symbole d’authenticité et de convivialité à travers ses cabines photobooth. » Une autre publication se lit comme suit : « Pour célébrer la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, Photomaton lance de nombreuses nouvelles bandes photo Portrait & Fun à découvrir dans les cabines, ainsi qu’un grand concours de pronostics en ligne pour les consommateurs ! »
Annexe 12 : Communiqué de presse et article fournissant des informations sur la position de Photomaton sur le marché français :

- Communiqué de presse de l’opposant daté de juin 2022 intitulé « Tu veux ma photo » donnant les chiffres et données clés suivants : « Avec 12 millions de photos d’identité prises par an en France, Photomaton est plus qu’un simple service de proximité essentiel […] Les décennies passent, et l’amour pour Photomaton reste intact. C’est un véritable créateur de souvenirs, d’expériences et de sensations à travers les générations […] Symbole des cabines « nouvelle génération », le Photomaton by Starck a été lancé en 2011. Signature majeure de Photomaton, il intégrait, à partir de cette date, une connexion au monde numérique. De la première cabine avec son tabouret iconique aux dernières solutions ultra-connectées, Photomaton propose une large gamme de solutions. Les cabines s’adaptent et anticipent les besoins des consommateurs. Cabines PMR, Family Lab et solutions pour photos d’enfants, intégration de scanners et d’imprimantes – l’innovation ne s’arrête jamais ! Avec des cabines photo d’identité instantanées de nouvelle génération, des solutions d’impression et des bornes, les 28 000 produits Photomaton sont présents dans plus de 20 pays.

- Article du site internet emarketing.fr « photomaton, Honda, Cabaïa… Les 5 campagnes de la semaine » du 01/07/2022 indiquant concernant Photomaton que : « Photomaton, marque historique et iconique à l’affection intemporelle, traverse les générations avec la même

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ferveur. Avec le lancement de cette nouvelle campagne, Photomaton nous rappelle les bons moments tout en se présentant comme frais et dynamique […] Avec 12 millions de photos d’identité prises par an en France, Photomaton est plus qu’un simple service de proximité essentiel
[…] Les décennies passent, et l’amour pour Photomaton reste intact
[…] C’est un véritable créateur de souvenirs, d’expériences et de sensations à travers les générations. Avec cette nouvelle campagne fraîche, la marque se réinvente ! Les secrets de sa réussite ? […] Un vaste réseau de proximité, une affection indéniable auprès des utilisateurs du monde entier, une qualité certifiée et une variété de solutions ! Avec des solutions de nouvelle génération
[…] cabines photo d’identité instantanées, solutions d’impression et bornes, les 28 000 produits Photomaton sont présents dans plus de 20 pays.'
Annexe 13 : Présentation par ME Group des résultats d’une étude de juin 2023 intitulée « Utilisation et notoriété des photobooths et bornes d’impression en France », réalisée sur la base des résultats du Poll challengeable Roll Institute sur un échantillon de 500 personnes âgées de 18 à 65 ans, dont il ressort que « photomaton ® est la seule marque de cabine présente dans l’esprit des Français. Les autres marques citées sont des marques de bornes d’impression » avec une notoriété spontanée et top of mind de 49 %. « En ce qui concerne la notoriété assistée, photomaton ® est également de loin la plus connue » avec 89 % de notoriété assistée.

Annexe 14 : Captures d’écran des comptes PHOTOMATON sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, You Tube, TikTok, LinkedIn, X).

Annexe 15 : Articles de presse traitant de la position de leader de PHOTOMATON :

- Article de Businesscoot proposant des données financières publiques sur « photomaton » pour les années 2015 à 2020, telles que le chiffre d’affaires, le résultat d’exploitation et les taux de croissance. En outre, photomaton est présenté comme « dans les cabines photo et les bornes de photographie en libre-service ». Selon le même article, l’entreprise dispose de 46 000 points de distribution « dans 17 pays (principalement en France, au Royaume-Uni et au Japon) » et de 28 000 cabines photographiques.

- Article du 14/03/2017 publié dans le magazine « Le Progrès » intitulé « 28 cabines Photomaton 3D dans la métropole » (de Lyon) qui explique ce qui suit : « Leader de la distribution automatisée de photos d’identité, Photomaton a lancé une campagne de rénovation de ses cabines et a installé ses 28 premières cabines 3D haute définition dans la région lyonnaise. »
- Article du 30/01/2012 publié dans le magazine « Le Parisien » intitulé « Photomaton a traversé le temps » et selon lequel « En tant que prestataire exclusif de la SNCF, équipant plus de 600 gares, Photomaton est également présent dans tous les grands centres commerciaux de France. Avec un chiffre d’affaires de 84,9 millions d’euros en 2010 et 11 millions de clients par an, la marque se rapproche d’une position de monopole […] La marque est présente dans 80 % des cabines photo du pays, ce qui représente 6 700 machines. En moyenne, Photomaton capture les portraits de 58 clients par minute, rendant la marque si reconnaissable que « Photomaton » est presque devenu un terme générique […] Plus de

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Âgée de 75 ans, la marque fondée en 1936 a su rester pertinente et compétitive en se modernisant […] Le numérique ne l’a pas tuée, bien au contraire, la marque créée en 1936 est présente sur 80 % des cabines photographiques du territoire et réalise un chiffre d’affaires de près de 85 millions d’euros'. L’article explique en outre que photomaton est le partenaire exclusif de la SNCF, dont elle équipe 600 gares, que la marque est toujours plus proche du monopole'.

Il ressort des preuves que la marque antérieure « PHOTOMATON » a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est très connue sur le marché français, où elle jouit d’une position quasi monopolistique puisqu’elle est le « leader des bornes photographiques, cabines photographiques » / « leader de la distribution automatique de photos d’identité aux normes » (voir annexes 10, 11, 12 et 15). Il apparaît également que l’opposante a déployé des efforts importants pour promouvoir la marque antérieure (annexes 9, 10, 11, 12 et 15).

En particulier, il ressort des preuves que la marque antérieure a été utilisée pendant une période considérable puisque, selon l’annexe 15, « la marque a été créée en 1936 », ce qui est déjà en soi considéré comme une forte indication de renommée (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 36). En outre, le contenu des articles traitant de la marque « photomaton » et les résultats de l’enquête menée par Poll & Roll sur l’usage et la renommée de la marque établissent sans équivoque que la marque a acquis une position consolidée sur le marché français des cabines photographiques et des bornes d’impression, et qu’elle est connue d’une très large partie du public français.

Ceci est également illustré par le site internet de l’opposante, dont le contenu est corroboré par les articles de presse relatifs à l’opposante, à sa gamme de produits, à son volume d’affaires et à sa position, indiquant, par exemple, qu’il existe « plus de 8600 cabines photomaton présentes en France dans des lieux publics à forte fréquentation tels que : stations de métro, gares, mairies, supermarchés, parcs de loisirs, etc., où 12 millions de photographies sont prises par an » (annexe 9 – article du 18/04/2018 publié sur Slate.fr) ou qu’elle disposait de « 46 000 espaces de distribution dans 17 pays principalement en France, au Royaume-Uni et au Japon » (annexe 15).

Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux et qu’elle jouit d’une renommée en France pour une partie des produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué la renommée, à savoir :

Classe 6 : Cabines photographiques métalliques pour photos d’identité ou tout autre type de photo, y compris les photos de montage utilisant des techniques de fond et de premier plan.

Classe 16 : Photographies.

Classe 41 : Photographie.

Toutefois, les preuves ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée pour les services restants de la classe 41 pour lesquels la renommée a été revendiquée. Les preuves ne concernent que les produits et services susmentionnés pour lesquels la renommée peut être considérée comme établie, alors qu’il n’existe aucune preuve que l’opposante loue les cabines photographiques commercialisées sous la marque antérieure et, a fortiori, qu’elle a acquis une renommée pour ces services. Ceci est

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il ressort clairement, par exemple, des coupures de presse et du sondage d’opinion, où il n’est fait référence qu’aux produits et services susmentionnés.

b) Les signes
PHOTOMATON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

La division d’opposition constate d’emblée que, ainsi que le fait valoir la requérante, le mot « PHOTOMATON » dont est composée la marque antérieure figure dans divers dictionnaires français, notamment les dictionnaires Larousse et Le Robert, dans lesquels il est indiqué, respectivement, qu’il s’agit d’un appareil qui prend et développe automatiquement des photographies d’identité / d’un appareil qui prend, développe et imprime automatiquement des photos d’identité (Traduction libre des définitions extraites en ligne le 29/09/2025 de : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/Photomaton/60468 et https://dictionnaire.lerobert.com/definition/photomaton).
Néanmoins, les dictionnaires en question indiquent également qu’il s’agit d’un nom déposé et, par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel le terme est devenu générique, et donc descriptif, ne peut être accepté. Selon la requérante, en effet, le terme constituant « la marque antérieure est descriptif des cabines photographiques métalliques, des photographies et des services d’impression de photographies » couverts par la marque contestée. À l’appui de son argumentation, l’opposante se réfère à une publication de l’Université Complutense de Madrid (Espagne), intitulée « Autos Casado Mancebo, Mario (2020). Fotomatón. Estudio lexicográfico. Anuario de letras. Lingüística y filología, 8(1), 119-134. Epub 29 November 2021 » qui, comme l’explique l’opposante, « à travers divers matériaux, corpus et dictionnaires de la langue espagnole et des langues étrangères, retrace l’origine et l’histoire du mot 'fotomatón’ de l’anglais, en passant par le français et enfin en espagnol ». Toutefois, étant donné que le territoire pertinent est la France, la perception du public espagnol n’a aucune incidence sur la présente affaire et les preuves y afférentes manquent donc de pertinence.
D’autre part, étant donné que l’élément « FOTOMATON » du signe contesté est phonétiquement identique au mot « PHOTOMATON », il sera associé au même concept / perçu comme ayant la même signification.

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La requérante est fondée à soutenir que le consommateur ne manquera probablement pas de percevoir et de disséquer l’élément « PHOTO » au sein de la marque antérieure (voir, en ce sens, 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72) car il s’agit d’une abréviation courante du terme « PHOTOGRAPHY » (« PHOTOGRAPHIE » en français) qui désigne le procédé d’enregistrement de l’image d’un objet (définitions extraites en ligne le 29/09/2025 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/photographie/60451 ; https://dictionnaire.lerobert.com/synonymes/photographie). Il découle de tout ce qui précède que le consommateur pertinent fera également, selon toute probabilité, de même avec l’élément « FOTO » du signe contesté.

Les éléments « PHOTO » et « FOTO » sont donc effectivement descriptifs non seulement des produits de l’opposante de la classe 16, mais aussi de l’objet tant des produits et services de l’opposante des classes 6 et 41 que des produits contestés de la classe 9 (photomatons ; appareils photo numériques). En outre, les services contestés de la classe 35 (marketing ; publicité et marketing ; conseils en marketing) peuvent être perçus soit comme correspondant au domaine d’activité des entreprises dans lesquelles ils opèrent, à savoir la photographie, soit comme se référant aux moyens par lesquels lesdits services sont fournis. Par conséquent, chacun d’eux est au mieux faiblement distinctif dans les deux signes.

D’autre part, la division d’opposition considère que l’élément suivant « MATON » sera perçu comme dépourvu de sens. En particulier, et contrairement à ce que prétend la requérante, on ne saurait déduire du fait que le public français connaît les mots « automate » et/ou « automation », qui se réfèrent tous deux à des processus et/ou machines, (informations extraites du dictionnaire Larousse en ligne : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/automate/6746 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/automation/187735) qu’il verra nécessairement l’élément « MATON » comme décrivant ou faisant allusion aux photomatons. Compte tenu du fait que « MATON » n’est pas une abréviation courante de ces mots, de l’avis de la division d’opposition, si les consommateurs pertinents devaient percevoir une évocation de ces concepts, cela serait en tout état de cause le résultat d’un processus cognitif nécessitant plusieurs étapes mentales. Par conséquent, une telle allusion n’affecterait pas matériellement son caractère distinctif qui doit donc être considéré comme normal.

En outre, la pertinence des considérations ci-dessus reste limitée étant donné que les éléments « PHOTOMATON » et « FOTOMATON » seront, chacun dans son ensemble, perçus comme ayant la signification spécifique donnée ci-dessus.

En ce qui concerne l’élément « SHOP » du signe contesté, l’opposante est fondée à soutenir qu’il s’agit d’un mot anglais de base qui sera compris par le public français comme un établissement commercial dans lequel des marchandises sont vendues et, selon la jurisprudence du Tribunal, il est, par conséquent, de nature descriptive (06/12/2016, T- 735/15, EU:T:2016:704, SHOP ART, § 43). Il s’ensuit que l’élément « SHOP » est dépourvu de tout caractère distinctif.

Enfin, la police de caractères dans laquelle les éléments verbaux du signe contesté sont représentés est standard et est donc également dépourvue de tout caractère distinctif, tandis que son élément figuratif sera très probablement perçu comme représentant un objectif photographique et est, en tout état de cause, de nature décorative et ne possède donc qu’un faible degré de caractère distinctif.

C’est à la lumière des considérations qui précèdent que les signes doivent être comparés.

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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres «(*)*OTOMATON». Les signes diffèrent visuellement par les premières lettres, à savoir «PH» dans la marque antérieure contre «F» dans la marque contestée, et par les éléments supplémentaires du signe contesté qui n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure, à savoir l’élément verbal «SHOP» et l’élément figuratif consistant en un objectif photographique.

Considérant, d’une part, que les signes coïncident largement dans leurs éléments verbaux respectifs, ce qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et ne sera pas ignoré dans le signe contesté, et, d’autre part, compte tenu de l’absence ou de la faible distinctivité des éléments supplémentaires différents du signe contesté, il est conclu que les signes seront perçus comme étant visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément
«PHOTOMATON» / «FOTOMATON», qui sont phonétiquement identiques, tandis qu’elle diffère dans la prononciation de l’élément supplémentaire «SHOP» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Bien qu’une telle différence entraîne une autre différence de rythme et d’intonation, il convient de tenir compte du fait que l’élément «SHOP» est descriptif et, par conséquent, dépourvu de toute distinctivité. En outre, étant donné que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début des signes qu’à leur fin, le second élément du signe contesté a moins d’impact que le premier. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques: les deux signes seront associés à un «appareil qui prend et développe automatiquement des photographies d’identité» / un «appareil qui prend, développe et imprime automatiquement des photos d’identité». En outre, et étant donné que le concept de «SHOP» du signe contesté n’est pas distinctif, il a un impact réduit du point de vue conceptuel. Enfin, l’élément figuratif du signe contesté ne fait que renforcer le concept de photographie véhiculé par les éléments «PHOTO» et «FOTO» des signes. Par conséquent, dans l’ensemble, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une certaine mesure.

Étant donné que les signes ont été jugés similaires sous tous les aspects de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est réputée et les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

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Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de seulement certains de ces critères. En l’espèce, les signes sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure élevée et conceptuellement similaires au moins dans une certaine mesure. Deuxièmement, il a été démontré que la marque antérieure a acquis une forte renommée en France pour les cabines photographiques métalliques pour photos d’identité ou tout autre type de photo, y compris les photos de montage utilisant des techniques de fond et de premier plan dans la classe 6, les photographies dans la classe 16 et les services de photographie dans la classe 41. L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants : Classe 9 : Cabines photographiques ; appareils photo numériques. Classe 35 : Marketing ; publicité et marketing ; conseils en marketing. Les produits contestés de la classe 9 sont des équipements et appareils destinés à prendre des photographies, et la photographie pourrait être soit le domaine commercial en relation avec lequel les services contestés sont offerts dans la classe 35, étant ainsi l’objet accessoire ou secondaire de ces services, soit le moyen par lequel ces services sont fournis. Par exemple, il peut être noté, en relation avec les services contestés, que les activités menées pour fournir de tels services pourraient inclure l’impression et/ou la distribution de photographies ou d’images. La photographie et les photographies sont également l’objet des services de produits de l’opposant dans la classe 41 et de ses produits dans la classe 16, respectivement. Ainsi, les produits et services contestés ont tous un lien plus ou moins direct avec les produits et services pour lesquels la marque antérieure a acquis sa renommée et les produits contestés de la classe 9 appartiennent au même secteur que celui dans lequel la marque antérieure a bâti sa renommée. Il est vrai que le lien entre les services contestés de la classe 35 est plus ténu ; cependant, le public auquel ces services s’adressent et ceux des

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les produits de l’opposant se chevauchent dans une certaine mesure et les consommateurs peuvent établir un lien entre les signes, notamment parce que la commercialisation ; la publicité et le marketing ; les conseils en marketing peuvent s’articuler autour de la photographie et/ou être fournis par le biais de photographies. En outre, non seulement l’opposant a démontré que la marque antérieure jouit d’une renommée qu’elle a établie depuis plus d’un siècle dans le secteur de la photographie, mais aussi les signes sont similaires à tous égards en raison du fait que le mot « PHOTOMATON », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, et le mot « FOTOMATON » du signe contesté coïncident dans la plupart de leurs lettres, seront prononcés de manière identique et associés à la même signification. En outre, les éléments supplémentaires du signe contesté soit ont un caractère distinctif faible, soit en sont totalement dépourvus. Dès lors, et en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents du présent cas, il doit être conclu que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en France seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu sont probables, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, EUTMR (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR lorsque l’une des situations suivantes se présente :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puissent n’être que potentiels dans le cadre d’une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, EUTMR soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves ou, à tout le moins, présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses. L’opposant fait valoir ce qui suit :

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Compte tenu de la forte renommée de la marque PHOTOMATON dans le secteur de la photographie, ainsi que de ses investissements substantiels en temps, en efforts et en coûts publicitaires, le public associera la marque contestée à la marque antérieure 'photomaton', en raison des similitudes significatives entre les signes.

Les consommateurs peuvent également croire que cette nouvelle demande de marque représente une nouvelle gamme de produits et services issue d’une famille de marques, les amenant à supposer à tort que les produits et services en question proviennent de la même entreprise ou, alternativement, d’entreprises économiquement liées, ce qui n’est pas le cas.

Ceci est particulièrement pertinent étant donné que de telles opérations de co-marquage et/ou de partenariats entre entreprises du même secteur pour promouvoir des produits et services sont courantes.

Cette situation serait très préjudiciable à l’opposant. Elle créerait un sentiment de familiarité et de réassurance chez les consommateurs, augmentant ainsi l’attractivité de ces produits et services.

En conséquence, le demandeur bénéficierait indûment des investissements et des efforts de l’opposant pour atteindre un niveau élevé de reconnaissance de sa marque par les consommateurs.

En outre, l’opposant ne serait pas en mesure de contrôler la qualité et la présentation des produits et services portant la marque contestée. Par conséquent, l’opposant souffrirait de l’association, dans l’esprit du consommateur, entre la marque contestée et des produits ou services qui, soit intrinsèquement, soit en raison de leur présentation, de leur qualité ou de leur image, ne répondent pas aux attentes des consommateurs habitués aux produits et services fournis sous la marque antérieure. Cela nuirait en fin de compte à l’image associée à la marque antérieure.

En d’autres termes, l’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte à la renommée de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, vise les cas où il y a une exploitation claire et un 'parasitisme’ de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

L’opposant fonde sa demande sur les éléments mentionnés ci-dessus, auxquels il est donc renvoyé.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant en un avantage indu tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer profit de cette marque par le titulaire de la marque postérieure,

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l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par rapport aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
En l’espèce, il ressort des divers documents produits, notamment des articles de presse produits en annexe 9, que la marque antérieure « a traversé le siècle dernier, inspiré les artistes, bousculé les habitudes et la société, déchaîné les passions… petite histoire d’une grande invention » et que loin de signifier la fin de son histoire, le passage au numérique et aux selfies a mené la marque à « une renaissance connectée et arty nourrissant la nostalgie du vintage », connaissant ainsi la transformation du secteur. Ceci ressort également du communiqué de presse de l’opposante de juin 2022 produit en annexe 11, selon lequel « l’innovation est loin de s’arrêter ».

Compte tenu de la renommée que la marque antérieure a acquise en France et de la large reconnaissance dont elle jouit auprès du public sur ce territoire, il peut être présumé qu’une grande partie du public concerné, confrontée à une marque qu’elle associera à la marque antérieure, attribue ces mêmes qualités aux produits et services contestés.

En d’autres termes, dès lors que la marque contestée est susceptible d’évoquer la marque antérieure de renommée, elle pourrait aisément bénéficier de l’image liée aux images « arty » et à la fois vintage mais aussi innovante que véhicule la marque antérieure, des valeurs et des passions créées par la marque antérieure.

Ceci rend nécessairement la marque contestée plus attractive pour le public et permet ainsi au titulaire d’exploiter la puissance et le caractère distinctif de la marque antérieure et de bénéficier de sa renommée, sans avoir à faire le moindre effort promotionnel. En particulier, la marque contestée est susceptible de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la renommée et du prestige de la marque antérieure et ainsi d’exploiter – sans verser aucune compensation financière, et sans être tenue de faire ses propres efforts à cet égard – l’effort promotionnel et commercial fait par l’opposante pour créer et maintenir l’image de la marque antérieure.

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en France.

Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Comme vu ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme vu ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

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e) Juste motif
Comme mentionné ci-dessus, la requérante prétend avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

Comme déjà mentionné ci-dessus au point b) de la présente décision, selon la requérante, le terme constituant « la marque antérieure est descriptif des cabines photographiques métalliques, des photographies et des services d’impression de photographies » couverts par la marque contestée. À l’appui de son argumentation, l’opposante se réfère à une publication de l’Université Complutense de Madrid (Espagne), intitulée « Autos Casado Mancebo, Mario (2020). Fotomatón. Estudio lexicográfico. Anuario de letras. Lingüística y filología, 8(1), 119-134. Epub 29 November 2021 » qui, comme l’opposante l’explique, « à travers divers matériaux, corpus et dictionnaires de la langue espagnole et des langues étrangères, retrace l’origine et l’histoire du mot « fotomatón » de l’anglais, en passant par le français et enfin en espagnol. »
À cet égard, la requérante souligne que « comme la publication susmentionnée le conclut à juste titre, PHOTOMATON est associé en France aux cabines photographiques automatiques métalliques traditionnelles dans les lieux publics. En revanche, la requérante exerce une activité de vente et de location. Par conséquent, […] la requérante se fonde sur le fait qu’en Espagne, le terme litigieux « FOTOMATON » est compris comme un nom générique et descriptif pour les cabines photographiques comme juste motif d’utiliser le terme litigieux « FOTOMATON ». »
D’autre part, la requérante se réfère au fait qu’elle a enregistré le domaine www.fotomatonshop.com le 26/07/2019 et dépose une requête Whois relative à ce nom de domaine en annexe à ses observations. Elle explique également que « depuis 2020, par le biais de ce site web, elle exerce son activité et promeut la marque FOTOMATON SHOP » et elle joint également un extrait des archives web https://web.archive.org/ relatif à ce nom de domaine qui montre quelques extraits de la page web www.fotomatonshop.com en espagnol et qui n’ont pas été traduits.

La requérante explique en outre que « la marque demandée est utilisée depuis des années sur le marché européen et mondial, via Internet, avec une forte présence en ligne. Et pendant ces années de coexistence avec l’opposante sur le marché, il n’y a eu aucun scénario de conflit ou de confusion. De même, cet usage antérieur à la date de dépôt de la marque contestée et sa coexistence sur le marché pendant des années n’ont causé aucun préjudice à la marque antérieure enregistrée, ni à son caractère distinctif ou à sa renommée ; et par conséquent, il ne peut être conclu que la requérante tire indûment profit de la marque antérieure. La coexistence sur le marché indique clairement que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. C’est pour cette raison, et en raison de l’absence d’identité ou de similitude suffisante entre les signes distinctifs en conflit et les produits et services, que les conditions d’appréciation de l’application des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont pas remplies en l’espèce. »
Selon la jurisprudence de la Cour, un juste motif peut être constaté lorsque la requérante établit qu’il ne peut raisonnablement lui être demandé de s’abstenir d’utiliser la marque (par exemple, parce que son usage du signe est un usage générique pour indiquer le type de produits et services — que ce soit par des mots génériques ou des dispositifs figuratifs génériques), ou lorsqu’elle dispose d’un droit spécifique d’utiliser la marque pour les produits et

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Décision sur opposition n° B 3 227 554 Page 15 sur 16
services (par exemple, il démontre qu’un accord de coexistence pertinent autorise son usage du signe). La condition de juste motif n’est pas remplie du seul fait que a) le signe est particulièrement apte à identifier les produits pour lesquels il est utilisé, b) le demandeur a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l’intérieur et/ou à l’extérieur du territoire pertinent de l’Union européenne, ou c) le demandeur invoque un droit découlant d’un dépôt sur lequel le dépôt de la marque de l’opposant a la priorité (notamment 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.). Le simple usage du signe ne suffit pas — ce qui doit être démontré est une raison valable justifiant cet usage. En l’espèce, ni le fait qu’en Espagne, le terme « FOTOMATON » serait compris comme un terme générique et descriptif, ni le fait que les signes « PHOTOMATON » et « FOTOMATON » aient pu coexister en Espagne ne peuvent être considérés comme pertinents étant donné que le territoire d’appréciation de la possibilité qu’un lien soit établi avec la marque antérieure est un territoire différent, à savoir la France. En particulier, et même si le demandeur affirme que le signe contesté a été utilisé « sur le marché européen et mondial », les preuves n’établissent que l’existence d’un nom de domaine, en espagnol, comportant le mot « FOTOMATON » et sur lequel le signe contesté est affiché. Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère que le demandeur n’a pas réussi à établir de juste motif pour l’usage de la marque contestée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Cindy BAREL Marine DARTEYRE Martina GALLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de

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notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.