OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 220 838
Edison S.P.A., Foro Buonaparte, 31, 20121 Milano, Italie (opposante), représentée par Cantaluppi & Partners S.R.L., Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 18, 35122 Padova, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Xingkongwanli New Energy Lighting Technology Co., Ltd., C1606f10, Tian 'an International Bldg, 3012 Renmin South Road, Jiabei Community, Luohu Dist, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 04/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 838 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 006 136 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 24/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 006 136 «EDISONFIRE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 094 598, «EDISON» (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 980 729 «EDISON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR et l’article 8, paragraphe 5, EUTMR.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 094 598 de l’opposant.

a) Les produits
À titre liminaire, il importe de clarifier une question concernant la classification de certains produits de l’opposant.

Dans les observations de l’opposant, il est fait référence au terme « floodlights » inclus dans la classe 9 dans l’acte d’opposition, qui, comme indiqué dans les arguments de l’opposant, est la traduction anglaise du mot italien « fotoelettriche » (pluriel de « fotoelettrica »). Néanmoins, après examen du certificat d’enregistrement de l’opposant soumis le 24/07/2024 et de la base de données officielle en ligne sur laquelle l’opposant s’est fondé, les produits de l’opposant fotoelettriche (floodlights) ne semblent pas être classés dans la classe 9 mais dans la classe 11.

Il ressort donc clairement de ces documents que l’affirmation selon laquelle les produits « floodlights » relevaient de la classe 9 au lieu de la classe 11 est le résultat d’une erreur matérielle de la part de l’opposant. Aux fins de la présente décision, et à la lumière du contenu réel de l’enregistrement, l’opposition sera évaluée sur la base de la classification correcte des produits.

En conséquence, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments de pesage ; ordinateurs, pièces et accessoires ; appareils et instruments de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de mesure, de signalisation, d’arpentage, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments de signalisation ; câbles électriques ; adaptateurs de prises ; accessoires et composants électriques ; panneaux solaires ; batteries solaires ; alimentations électriques [batteries].

Classe 11 : Chaudières ; équipements de purification d’air ; ventilateurs ; systèmes de chauffage ; dispositifs de filtration d’eau ; radiateurs [chauffage] ; projecteurs.

Les produits contestés sont les suivants :

Classe 9 : Périphériques d’ordinateur ; pèse-personnes ; lanternes de signalisation ; étuis pour smartphones ; lecteurs multimédias portables ; instruments météorologiques ; matériaux pour réseaux électriques [fils, câbles] ; adaptateurs électriques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; alimentations électriques portables (batteries rechargeables).

Classe 11 : Lampes ; lampes de poche électriques ; feux pour véhicules ; lampes à huile ; bouilloires électriques ; appareils et machines de purification d’air ; ventilateurs électriques à usage personnel ; chauffe-aquariums ; appareils de filtration pour aquariums ; radiateurs électriques.

Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage

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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

Produits contestés de la classe 9
Les périphériques d’ordinateur contestés sont inclus dans la catégorie générale des ordinateurs, pièces et accessoires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les pèse-personnes contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de pesage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les lanternes de signalisation contestées sont incluses dans la catégorie générale des appareils et instruments de signalisation de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.

Les instruments météorologiques contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles] contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les câbles électriques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.

Les adaptateurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale des accessoires et composants électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les panneaux solaires pour la production d’électricité contestés sont inclus dans la catégorie générale des panneaux solaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les alimentations électriques portables (batteries rechargeables) contestées chevauchent les batteries solaires de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.

Les étuis pour smartphones ; lecteurs multimédia portables contestés sont au moins similaires aux ordinateurs, pièces et accessoires de l’opposant car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.

Produits contestés de la classe 11
Les bouilloires électriques contestées incluent, ou chevauchent, les chaudières de l’opposant qui peuvent inclure des chaudières à eau. Par conséquent, elles sont identiques.

Les appareils et machines de purification d’air contestés sont inclus dans la catégorie générale de, ou chevauchent, l’équipement de purification d’air de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les ventilateurs électriques à usage personnel contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des ventilateurs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les chauffages d’aquarium contestés sont inclus dans la catégorie générale des systèmes de chauffage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les appareils de filtration d’aquarium contestés chevauchent les dispositifs de filtration d’eau de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

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Les radiateurs électriques contestés sont inclus dans la catégorie générale de radiateurs [chauffage] de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les lampes contestées; les torches électriques; les feux pour véhicules; les lampes à huile sont similaires au moins à un faible degré aux projecteurs de l’opposant. Tous les produits en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché, à savoir le secteur des équipements d’éclairage, et ils coïncident quant à leur finalité, visent les mêmes consommateurs pertinents et partagent les mêmes canaux de distribution. b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).

En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.

Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
EDISON EDISONFIRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Le Tribunal a jugé que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lors de la perception d’un signe verbal, ils le décomposeront en éléments qui, pour eux, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qui leur sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72).

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À cet égard, le terme « EDISON », qui compose la marque antérieure et figure au début de la marque contestée, peut être perçu par une partie du public pertinent comme le nom de famille de Thomas Edison, un célèbre inventeur qui a développé l’ampoule électrique. L’élément « EDISON » n’est pas directement descriptif ou allusif par rapport aux produits pertinents, puisqu’il ne décrit ni n’évoque aucune de leurs caractéristiques possibles. Par conséquent, il possède un degré de caractère distinctif moyen. Compte tenu de ce qui précède, au moins une partie du public percevra le signe contesté comme étant composé des termes « EDISON » et « FIRE ». Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de se concentrer sur cette partie du public.

Les lettres restantes du signe contesté « FIRE » n’ont pas de signification du point de vue du public pertinent et sont donc distinctives. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « EDISON » qui compose la marque antérieure dans son intégralité et est le premier élément verbal du signe contesté. Les signes ne diffèrent que par le terme additionnel « FIRE » du signe contesté. Il est important de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, et compte tenu également des considérations susmentionnées concernant le caractère distinctif et l’impact sur les consommateurs des différents éléments composant les signes en cause, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.

Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au nom de famille « EDISON », les signes sont conceptuellement très similaires. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits ont été jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers et ils visent le grand public et les clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement très similaires en raison du fait que la marque antérieure est totalement incluse en tant que premier élément du signe contesté et que les signes ne diffèrent que par le terme additionnel « FIRE » du signe contesté. Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que, en raison de la présence commune de l’élément « EDISON », perçu comme le premier élément indépendant du signe contesté, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra l’élément commun « EDISON » comme expliqué ci-dessus. Étant donné qu’un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.

Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne du déposant n° 2 021 000 094 598. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que l’enregistrement de marque italienne antérieure n° 2 021 000 094 598 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268), ni l’autre motif invoqué en relation avec ce dernier, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

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La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par la partie opposante au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), RMEUE, les frais à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Angela DI BLASIO Caridad MUÑOZ VALDÉS Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.