OPP 20-2059 Courbevoie, le 11 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société WINETAILORS (société à responsabilité limitée) a déposé le 10 avril 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 638 304 portant sur la dénomination TOOL. Le 1er juil et 2020, la société TOOL APS (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne TO ØL déposée le 30 janvier 2017 et enregistrée sous le n°016 298 754. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; télécommunications ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « eaux minérales et boissons contenant du gaz carbonique (sodas), et autres boissons non alcooliques ; Boissons à base de fruits et jus de fruits ; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ; publicité en ligne ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de brassage ; hébergement temporaire ainsi qu’organisation d’hébergement temporaire ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires

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aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons comportant un degré d’alcool plus ou moins élevé, ne présentent pas les mêmes natures, fonctions et destinations que les « eaux minérales et boissons contenant du gaz carbonique (sodas), et autres boissons non alcooliques » de la marque antérieure invoquée, qui désignent diverses boissons désaltérantes et non alcoolisées. En effet, répondant à des besoins gustatifs différents, ces boissons ne s’adressent pas à la même clientèle (adultes souhaitant consommer des boissons alcoolisées pour les premiers, enfants et adultes désirant consommer de l’eau ou une boisson sans alcool et désaltérante pour les seconds) ni ne sont consommés aux mêmes moments de la journée (en accompagnement des repas et de certains mets ainsi qu’à l’apéritif pour les premiers, toute la journée pour les seconds) ; En outre, ils ne sont pas issus des mêmes industries (viticulteurs pour les premiers, limonadiers et sources pour les seconds) ; Il ne saurait suffire d’indiquer, pour les déclarer similaires, que les produits précités désignent des « liquides qui se consomment par voie orale,…. distribués dans les mêmes lieux et dans les supermarchés », dès lors que retenir des critères aussi généraux reviendrait à considérer comme étant similaires les boissons les plus diverses, alors qu’el es présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; qu’en tout état de cause, si tous ces produits sont présents dans les grandes surfaces, ils le seront alors dans des rayons différents . Les produits précités ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers étant consommés indépendamment des seconds ; A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les produits de la demande d’enregistrement contestée peuvent être « servis quotidiennement au cours des repas, de même que les eaux plates et gazeuses » ne peut être retenu pour établir un risque de confusion, ce critère ne revêtant aucun caractère obligatoire.

En outre, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines boissons alcoolisées de la demande d’enregistrement contestée peuvent être « mélangées à des boissons non-alcoolisées pour former des cocktails », il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas de leur mode de consommation principal et premier, ces boissons étant généralement consommées individuel ement de sorte que, cette pratique, ne présente aucun caractère obligatoire ; Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les « vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » qui désignent des boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « eaux minérales et boissons contenant du gaz carbonique (sodas), et autres boissons non alcooliques » de la marque antérieure invoquée, qui désignent diverses boissons désaltérantes et non alcoolisées ; Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins, les premiers se consommant à des moments spécifiques de la journée (en apéritif et en cours des repas), tandis que les seconds, qui ne comportent pas d’alcool, se consomment à tout moment de la journée ; qu’ils ne s’adressent pas à la même clientèle (adultes pour les produits du signe contesté / tout consommateur, enfant et adulte pour la marque antérieure) ; Ces produits sont offerts à la vente dans des endroits différents (linéaires des grands magasins réservés aux boissons alcoolisées ou cavistes pour les premiers / linéaires des grands magasins réservés aux boissons non alcoolisées pour les seconds) ; Il ne saurait suffire, pour les considérer comme similaires, que les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure « partagent la même nature liquide destinée à être consommée oralement » dès lors que ces produits présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement, tel que précédemment relevé ;

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Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble de prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ne présentent pas la mêmes nature et objet que le service de « publicité en ligne » de la marque antérieure qui s’entend d’un ensemble de prestations rendues en ligne et visant à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise ; Ainsi, répondant à des besoins distincts, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés de conseils pour les premiers / agences de publicités et communication pour les seconds) ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« audits d’entreprises (analyses commerciales)» de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’analyses portant sur l’organisation commerciale d’une entreprise ne présentent pas les même nature et objet que le service de « publicité en ligne » de la marque antérieure, tel que défini précédemment ; En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés d’audits pour les premiers / agences de publicités et communication pour les seconds) ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « travaux de bureau ; service de gestion informatisée de fichiers ; reproduction de documents ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le service de « publicité en ligne » de la marque antérieure, dès lors que la mise en œuvre du second ne nécessite pas le recours aux premiers, lesquels ne sont pas destinés à la prestation du second ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client ne présentent pas les mêmes nature et objet que le service de « publicité en ligne» de la marque antérieure, tel que défini précédemment ; Répondant à des besoins distincts, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprise de souscription d’abonnements à des services de télécommunication / agences de publicités et communication), contrairement à ce que soutient la société opposante ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de bureaux de placement » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois ne présentent pas les mêmes nature et objet que le service de « publicité en ligne» de la marque antérieure, tel que défini précédemment ;

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Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans le recrutement pour les premiers/ agences de publicité et de communication pour les seconds) ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « télécommunications » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire au service de « publicité en ligne» de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas exclusivement destinés à la prestation du second, mais pouvant avoir de multiples autres objets ; En effet, il ne saurait suffire que les premiers soient utilisés dans le cadre de la prestation du second pour établir un lien de complémentarité entre ces services, cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation des services télécommunications dans tous les domaines d’activité économique ; Ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « fourniture d’accès à des bases de données » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations techniques de connexion à un ensemble d’informations structurées ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « publicité en ligne» de la marque antérieure, tel que défini précédemment ; Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (entreprises de télécommunications pour les premiers/ agences de publicité et de communication pour les seconds) ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TOOL présentée en lettres majuscules, droites, noires et grasses ; La marque antérieure porte sur le signe verbal TO ØL présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose d’une seule dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux ; Les signes en présence ont en commun des éléments verbaux visuel ement et phonétiquement proches à savoir TOOL pour le signe contesté et TO ØL pour la marque antérieure ; A cet égard, le fin trait oblique traversant la lettre O de la marque antérieure TO ØL est sans incidence sur la lisibilité du signe et est susceptible de n’apporter aucune différence phonétique entre les signes le consommateur français d’attention moyenne pouvant percevoir cette lettre comme étant la voyel e O ; En outre, la présence un espace entre TO et ØL pour la marque antérieure laisse subsister la même séquence de lettres et des sonorités identiques, de sorte qu’el e n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion ; Il résulte des grandes ressemblances précédemment relevées un risque de confusion entre ces deux signes. La dénomination contestée TOOL constitue donc l’imitation de la marque antérieure TO ØL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence ainsi que le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ; En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes et le caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure. CONCLUSION CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONSIDERANT que la dénomination contestée TOOL ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne TO ØL.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.