DC 21-0116 Le 15/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 11 août 2021, la société MACHINING CENTERS MANUFACTURING S.P.A.- société italienne S.P.A. (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 21-0116 contre la marque n° 13/4008713 déposée le 31 mai 2013, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société NEW UNITED GROUP CO., Ltd, (société chinoise) est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2013-38 du 20 septembre 2013. 2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 07 : Finisseuses [machines] ; machines-outils ; machines à travailler les métaux ; manipulateurs industriels [machines] ; robots [machines] ; fraiseuses ; tours [machines- outils] ; couteaux [parties de machines] ; machines et appareils à polir électriques ; couronnes de sondage [parties de machines] ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. Le demandeur soutient que la marque contestée « est […] soumise à l’obligation d’usage depuis le 20 septembre 2018 » et sollicite de l’Institut qu’il prononce la déchéance des droits du titulaire de la marque contestée sur la marque contestée « pour l’ensemble des produits désignés, pour non exploitation en France pendant une période ininterrompue de cinq ans ». 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriers simples adressés au destinataire et au mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 19 octobre 2021, reçu le 3 novembre 2021. 2

7. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 3 janvier 2022. II.- DECISION 9. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 10. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 11. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 12. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 13. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 31 mai 2013 et son enregistrement a été publié au BOPI 2013-38 du 20 septembre 2013. La demande en déchéance a été déposée le 11 août 2021. 14. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 15. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 11 août 2016 au 11 août 2021 inclus, pour les produits contestés énumérés ci-dessous : « Classe 07 : Finisseuses [machines] ; machines-outils ; machines à travailler les métaux ; manipulateurs industriels [machines] ; robots [machines] ; fraiseuses ; tours [machines- outils] ; couteaux [parties de machines] ; machines et appareils à polir électriques ; couronnes de sondage [parties de machines] ». 16. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de justes motifs de non-usage. 3

17. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 18. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 11 août 2021 pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC 21-0116 est justifiée. Article 2 : La société New United Group Co., Ltd, (société chinoise) est déclaré déchue de ses droits sur la marque n°13/4008713 à compter du 11 août 2021 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 4