DC22-0161 Le 3 juillet 2024

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411- 5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020- 35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 6 octobre 2022, la société par actions simplifiée KARMAN SAS (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC22-0161 contre la marque verbale n° 06/3424959 déposée le 24 avril 2006, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée NAOS est devenue titulaire (le titulaire de la marque contestée) suite à une transmission totale de propriété inscrite le 7 octobre 2016 sous le n° 678912, a été publié au BOPI 2006-39 du 29 septembre 2006 et régulièrement renouvelé.

2. La demande en déchéance porte sur la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 44 : Services de salons de beauté, de coiffure ; services de conseils en matière d’hygiène et de soins ; services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins du corps et de beauté ». Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0161

3. Le demandeur invoque les motifs suivants : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » et « La marque est devenue propre à induire en erreur ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.

Le demandeur sollicite que le titulaire de la marque contestée rapporte la preuve de son usage sérieux à l’égard de l’ensemble des services.

Il soutient par ailleurs que la marque contestée serait devenue trompeuse au regard de l’ensemble des services, l’emploi du terme BIO laissant penser que ceux-ci font appel à des produits exclusivement issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

Il demande que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple. Un courrier simple et un courriel ont également été adressés au mandataire représentant les intérêts du titulaire de la marque contestée.

6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 15 novembre 2022. Cette notification l’informait de la suspension de la procédure en raison d’une action en nullité antérieure NL22-0159 susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou la situation des parties.

Par courrier du même jour, l’Institut a également informé le demandeur de la suspension de la procédure.

7. Par courrier en date du 27 novembre 2023, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure, suite à la décision d’annulation NL22-0159 du 22 février 2023, sans incidence sur la marque contestée, et devenue définitive.

Cette notification, reçue le 30 novembre 2023 par le titulaire de la marque contestée, l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

8. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée par le titulaire de la marque contestée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 janvier 2024.

9. Par courrier en date du 2 février 2024, l’Institut a informé les parties de la suspension de la procédure pour sa bonne administration et compte tenu de la procédure DC22-0160 toujours pendante entre les parties et comportant les mêmes motifs.

10. Par courrier en date du 16 avril 2024, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure à la date d’émission du courrier. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0161

II.- DECISION

A- Sur la déchéance pour défaut d’usage sérieux

11. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

12. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

13. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

14. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

15. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 24 avril 2006 et son enregistrement a été publié au BOPI 2006-39 du 29 septembre 2006. La demande en déchéance a été déposée le 6 octobre 2022.

16. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

17. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 6 octobre 2017 au 6 octobre 2022 inclus, pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement.

18. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les services visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.

19. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.

20. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 6 octobre 2022 pour tous les services visés dans l’enregistrement. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0161

B- Sur la déchéance au motif que la marque est devenue propre à induire en erreur 21. Aux terme de l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : […] b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

22. Il ressort de la jurisprudence que la cause de déchéance visée par l’article précité suppose l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.

23. L’applicabilité de cet article est subordonnée à l’utilisation trompeuse de la marque après son enregistrement. Une telle utilisation trompeuse doit être dûment prouvée par le demandeur (CA Rennes, 13 octobre 2015, RG 13/06463 ; Cass. 7 septembre 2022 15-28.822 Les Galettes de Belle Isle ; Com. 15 mars 2017 n°15-19.513 Poyferré)

24. Il résulte des développements précédents relatifs à l’usage sérieux de la marque contestée (partie A), qu’en l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les services visés.

25. En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le motif de déchéance « La marque est devenue propre à induire en erreur » cette appréciation étant , subordonnée à l’exploitation de la marque par son titulaire, qui fait défaut en l’espèce.

Conclusion

26. Il ressort de ce qui précède que :

— Le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des services ;

- Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le motif de déchéance « la marque est devenue propre à induire en erreur ».

27. Par conséquent, la demande en déchéance de la marque contestée est justifiée, sur le motif « la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». C- sur la répartition des frais

28. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

29. L’arrêté du 4 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1- 1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716- 1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

30. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0161

prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés dans la demande en déchéance.

31. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande.

32. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC22-0161 est justifiée.

Article 2 : La société NAOS est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 06/ 3424959 à compter du 6 octobre 2022 pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société NAOS au titre des frais exposés. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI