DC22-0184 Le 06/02/2024

DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 15 novembre 2022, la société par actions simplifiée BISCUITS HAFNER (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 22-0184 contre la marque verbale n° 15/4202210 déposée le 6 août 2015, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée FRANCE GENOISE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2015-48 du 27 novembre 2015.

2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

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DC22-0184 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée dans la demande en déchéance.

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier recommandé en date du 8 décembre 2022, reçu le 10 décembre 2022. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse, dont deux via un nouveau mandataire s’étant rattaché le 17 avril 2023, auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.

8. Le titulaire de la marque contestée ayant présenté une demande d’audition pour présenter des observations orales dans ses deuxièmes et troisièmes observations écrites, les parties ont été informées de la date de cette audition, à savoir le 20 novembre 2023 à 14H30, par courriers en date du 6 septembre 2023, reçus 12 septembre 2023.

9. L’audition a eu lieu le 20 novembre 2023 en présence des deux parties, qui ont chacune présenté des observations.

10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 20 novembre 2023.

Prétentions du demandeur 11. Le demandeur n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de la présente demande en déchéance mais a répondu aux observations et preuves d’usage fournies par le titulaire de la marque contestée. Ainsi, dans ses premières observations écrites, le demandeur a notamment :

— rappelé que l’introduction d’une action en nullité pour défaut d’usage ne nécessite pas la démonstration d’un intérêt à agir ;

— sollicité le rejet des pièces n°6 et n°14 du titulaire de la marque contestée, dont les références ne sauraient correspondre entre le mémoire et le bordereau ;

— relevé que sur les quatorze preuves transmises par le titulaire de la marque contestée, huit ne couvrent pas la période pertinente (du 15 Novembre 2018 au 15 Novembre 2023 inclus) et une ne la couvre que partiellement ;

— soutenu que les extraits comptables émis par le titulaire de la marque contestée lui-même n’étant corroborés que dans des proportions extrêmement minimes par quelques factures (quatre factures par an), ils ne sauraient être retenus pour établir l’usage prétendu ;

— relevé que sur tous les supports commerciaux ou de communication transmis (Pièces N°1, 2, 3, 4 et 14), la marque contestée est toujours accompagnée des marques françaises FRANCE GENOISE (n°4406174) et PATISSERIE DES MAUGES (n°3964595), ce qui en affaiblit la portée en restreignant sa capacité de garantir l’identité d’origine des produits ;

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- affirmé que les documents fournis permettant de justifier d’un chiffre d’affaire sur le territoire français font état d’un volume commercial relativement faible, a fortiori pour un type de produits de consommation courante ;

— souligné que l’ensemble des pièces produites ne se rapportent qu’à des fonds de tartelette qui ne correspondent pas à des « pain, pâtisseries, biscuits et gâteaux », et que le titulaire de la marque contestée ne pourrait donc être en mesure que de rapporter la preuve d’un usage pour des « préparations faites de céréales, à savoir fonds de tartelette », ce que ne permettent pas les éléments de preuve transmis ;

— indiqué que les prétentions de la partie adverse (3000 euros) ne sauraient être recevables eu égard aux montants maximaux du barème fixé par arrêté, et sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée dans la limite dudit barème.

12. Dans ses secondes et dernières observations écrites, le demandeur a notamment :

— souligné qu’à la différence de l’action devant le tribunal judiciaire, le demandeur n’est pas tenu de justifié d’un intérêt à agir dans le cadre de l’introduction d’une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux devant l’Institut, et reconnu que la présente action n’est entreprise que pour se défendre face à des griefs erronés, en soulevant la question de la validité des droits qui lui sont injustement opposés ;

— indiqué que la période pertinente est du 15 Novembre 2017 au 15 Novembre 2022 inclus ;

— sollicité le rejet des preuves qui sont hors période pertinente, de celles qui ne font pas apparaitre la marque contestée, qui recourent à d’autres termes pour désigner le produit, de l’attestation de l’expert-comptable non signée (Document 17), du Document 15 qui est hors de propos, ne porte pas sur l’usage de la marque contestée ;

— affirmé que la plaquette commerciale prétendument re-imprimée en 2022 (document 16) est strictement identique à celle datée de 2016 et ne tient pas compte de l’augmentation du capital social du titulaire de la marque contestée de 2018 ; en outre, les produits y figurant ne correspondent pas à ceux mentionnés à ce jour sur le site internet dudit titulaire, notamment ceux de l’onglet « nouveaux produits » ;

— soutenu qu’une recherche rapide sur internet avec pour mots clés « tartelette finger » suffira à convaincre du caractère usuel et descriptif de ces termes pour des articles de pâtisseries ; ainsi ces termes ne seront pas perçus par le consommateur d’attention moyenne comme l’indication de l’origine du produit, mais comme une indication de ses caractéristiques, à savoir sa forme allongée.

13. Lors de l’audition, le demandeur a réitéré certains des arguments développés dans ses observations écrites et notamment précisé :

— qu’il n’y a pas d’informations sur la diffusion de la plaquette réimprimée ;

— que dans les catalogues de tiers, la marque contestée n’est pas mentionnée ou la dénomination ne correspond pas exactement à cette marque ;

— que selon une décision de l’EUIPO, une attestation d’expert-comptable est un début de preuve mais n’est pas incontestable ;

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- qu’il existe des différences importantes entre le nombre de factures et les chiffres d’affaires dans l’attestation de l’expert-comptable et le constat d’huissier, et que le total n’est pas le même dans l’attestation et le constat ;

— que l’usage pour un produit ne vaut pas pour les cinq catégories de produits dont le titulaire de la marque contestée soutient prouver l’usage, et qu’il convient de subdiviser la catégorie générale « Préparations faites de céréales » dont les « fonds de tartelettes » constituent une sous-catégorie ;

— que les termes de la marque renvoient aux caractéristiques des produits et ne remplissent pas sa fonction essentielle qui est de désigner l’origine des produits, le terme « Finger » étant une description de quelque chose de rectangulaire ;

— que le titulaire de la marque contestée pouvait biffer le nom et l’adresse des clients en conservant uniquement le code postal et/ou la mention « France », l’indication de la commune ne permettant pas forcément de déterminer si celle-ci se trouve en France.

A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :

Dans ses secondes et dernières observations écrites Document n°2 : augmentation de capital de la société FRANCE GENOISE Document n°3 : Norme attestation expert-comptable

Prétentions du titulaire de la marque contestée

14. Dans ses premières observations écrites, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il a en outre notamment :

— indiqué que la marque contestée désigne un fond de tartelette destiné à recevoir une garniture ; il a constaté l’usage, sans son autorisation, de cette marque par le demandeur qui a la même activité et qui désigne un produit identique ; mis en demeure de cesser l’utilisation de cette marque, le demandeur a saisi l’Institut de la présente demande en déchéance ;

— affirmé qu’il sera démontré que depuis 2016 il a fait de la marque contestée un usage sérieux et continu pour les produits : préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, biscuits ; gâteaux ;

— souligné que le public concerné n’est pas le consommateur final mais les professionnels de la Pâtisserie comme les artisans via des grossistes distributeurs ou encore les magasins de grande distribution ayant des laboratoires de pâtisserie ;

— soutenu qu’en 2016, il a largement communiqué sur sa marque dans des publications et a fait élaborer une plaquette de communication commerciale, que le même produit est représenté toujours affecté de la marque contestée sur son site actuel et que les emballages de livraison font figurer ladite marque, que la continuité de l’exploitation sérieuse est également établie par les factures adressées aux clients sur la période allant de l’enregistrement à la période actuelle et portant mention de la marque ;

— sollicité que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais de défense exposés.

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DC22-0184 15. Dans ses deuxièmes observations écrites, le titulaire de la marque contestée a présenté d’autres pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront également listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il a en outre notamment :

— affirmé qu’il ressort nettement des éléments de contexte produits en pièce n°15 (échanges entre les parties entre le 25/07/22 et le 16/11/22 débutant par une mise en demeure avant poursuites judiciaires du titulaire de la marque contestée au demandeur, le premier reprochant au second d’utiliser la marque contestée), que l’introduction de la présente procédure n’a eu d’autre but, pour le demandeur, que de retarder l’engagement des procédures judiciaires annoncées, caractérisant en cela un abus de droit évident, devant emporter l’irrecevabilité de la présente procédure ;

— fait valoir que le demandeur a pu prendre connaissance des pièces fournies et de leur contenu, en lien avec les premiers arguments avancés par le titulaire de la marque contestée, dans le parfait respect du contradictoire ; quant à l’erreur de frappe (pièce 15 au lieu de pièce 14), elle ne saurait emporter l’irrecevabilité de ladite pièce, dont le contenu était et est toujours reproduit dans le corps des écritures ;

— souligné que la période pertinente correspond aux cinq années précédant la demande en déchéance déposée le 15/11/22, et non la période entre « le 15 novembre 2018 et le 15 novembre 2023 (inclus) », et que les éléments de preuve présentés contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente ;

— fait valoir que son Expert-Comptable atteste très clairement que l’intégralité du chiffre d’affaires généré par la vente du produit « Tartelette FINGER » est réalisé en France, cela étant corroboré par les factures, les éléments joints aux PV de constat d’Huissier, issus de son CRM, détaillant notamment la liste des clients, dont les adresses sont bien en France, ainsi que par ses échanges mails avec ses clients et les catalogues de ses clients, faisant état d’adresses en France (pièces n°8 à 13 et pièces n°16 à 21) ; d’ailleurs, l’intégralité des pièces sont bien en français ;

— relevé que contrairement à ce que soutient le demandeur, les emballages de livraison font figurer la marque (pièce 14) ; il s’agit bien d’un usage à titre de marque, y compris lorsqu’il est associé aux autres marques de FRANCE GENOISE, ce qui, précisément, en renforce le pouvoir d’identificateur d’origine puisqu’il s’agit de produits de chez FRANCE GENOISE ;

— affirmé qu’il s’agit très clairement d’un usage en lien avec les produits visés au dépôt, à tout le moins s’agissant de « préparations faites de céréales » mais également de « pain, pâtisseries » et « biscuits ; gâteaux » ;

— sollicité la confidentialité à l’égard des tiers des éléments communiqués ;

— sollicité que le demandeur soit condamné à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais de défense exposés, ou à tout le moins au maximum des frais prévus par l’Arrêté du 4 décembre 2020.

16. Dans ses troisièmes et dernières observations écrites, le titulaire de la marque contestée a notamment :

— souligné que c’est le caractère dilatoire de l’introduction de la présente procédure qui est à juste titre critiqué, caractérisant sans conteste un abus de droit ;

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- sollicité l’irrecevabilité des écritures du demandeur du 6 juin 2023, les moyens nouveaux n’y étant pas identifiés de manière claire et précise, en contradiction avec les dispositions de l’Article 5 de la Décision du Directeur de l’INPI n°2020-35 du 1er avril 2020 ;

— soutenu que le demandeur maintient la confusion quant à la nature de la présente action, sur la détermination de la période pertinente qui n’est pas la même dans ses premières et secondes observations, et qu’il n’a pas caractérisé les moyens, de fait et de droit, nécessaires au succès de sa demande, contrairement aux dispositions de l’Article R. 716-3 du CPI, impactant par là même, l’exercice des droits de la défense du titulaire de la marque contestée et emportant le rejet de la demande en déchéance ;

— fait valoir que la réimpression de la même plaquette (pièce 16) démontre l’exploitation continue depuis 2016 et que le produit « Tartelette FINGER » est resté pertinent malgré l’élargissement de la gamme de FRANCE GENOISE ; quant aux mentions d’identification, il est très commun de ne solliciter de nouvelle intervention graphique qu’en cas de changement majeur, ce qui n’est pas le cas du changement de capital social ;

— indiqué que l’attestation de l’expert-comptable ayant été signée électroniquement, c’est manifestement le tampon numérique utilisé pour la numérotation des pièces qui s’est substitué à celui initial de signature ; cette attestation est donc re-communiquée en pièce n°22, avec un numéro seulement manuscrit, et le détail du certificat de signature initial ;

— précisé que concernant les mentions « Fond Finger » et « FOND TARTELETTE SABLE FING » de certaines pièces, il s’agit d’une abréviation et d’un nom abrégé par contrainte de place.

17. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a réitéré certains des arguments développés dans ses observations écrites et notamment précisé :

— que lors de discussions préalables à une action en justice contre le demandeur, seul le problème de la distinctivité de la marque contestée a été soulevé par ce dernier, pas le problème de la déchéance ;

— avoir produit des éléments chiffrés permettant de démontrer que le produit génère des sommes d’argent non négligeables malgré le faible coût à l’unité ;

— que le constat d’huissier ne montre pas les adresses complètes mais les noms des communes qui permettent de démontrer un usage exclusivement en France ;

— que les factures fournies montrent un montant résiduel par année car il n’était pas possible de présenter toutes les factures, ces dernières représentant des milliers de pages et le titulaire de la marque contestée ne souhaitant pas dévoiler la liste de ses clients au demandeur qui est un concurrent direct ;

— que la marque est représentée avec le petit « r » de « registred » sur les cartons de livraison et sur la plaquette commerciale ;

— que les fonds de tartelette sont utilisés par les boulangers de sorte qu’il s’agit bien de produits de pâtisserie. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :

Dans ses premières observations écrites Pièce N°1 Revue France Snacking mai 2016 Pièce N°2 Revue France Snacking juin 2016 Pièce N°3 Revue HONORE le Mag mai 2016 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0184 Pièce N°4 Facture conception plaquette Pièce N°5-1 à 5-4 Plaquette commerciale Pièce N°6 Détail CA tartelette finger Pièce N°7 Factures 2016 Tartelette Finger Pièce N°8 Factures 2017 Tartelette Finger Pièce N°9 Factures 2018 Tartelette Finger Pièce N°10 Factures 2019 Tartelette Finger Pièce N°11 Factures 2020 Tartelette Finger Pièce N°12 Factures 2021 Tartelette Finger Pièce N°13 Factures 2022 Tartelette Finger Pièce N°14 Photos emballages

Dans ses deuxièmes observations écrites Pièce N°15. Eléments décrivant le contexte ayant précédé la demande en déchéance, à savoir échanges officiels et constats d’Huissier des 29/06/22 et 07/07/22 Pièce N°16. Facture n°F9931836 du 24 mars 2022 (réimpression de la plaquette commerciale de FRANCE GENOISE incluant le produit « Tartelette FINGER »), incluant le « Bon à Tirer » Pièce N°17. Attestation du 24 avril 2023 de Monsieur J L, Expert-Comptable de FRANCE GENOISE détaillant le chiffre d’affaires HT généré par la vente de produits « Tartelette FINGER » au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (soit près d’un million d’euros), et attestant que l’intégralité est réalisé en France Pièce N°18. Procès-verbal de constat du 5 avril 2023 de M^e G R, Commissaire de Justice à CHOLET constatant les éléments chiffrés relatifs au produit « Tartelette FINGER » au titre des années 2017 à 2022, comme issus du logiciel PROGICIAL PGI ERP utilisé par FRANCE GENOISE pour le suivi de ses ventes et de sa facturation Pièce N°19. Mails d’échanges entre FRANCE GENOISE et certains de ses clients, visant le produit « Tartelette FINGER » (mails des 12/08/22 ; 22/01/20 ;15/05/19 ; 23/05/17 (2) ; 10/10/17 et 20/11/17, mails des 13/03/19, 12/03/19 (2) avec une société FEDIPAT, cliente de FRANCE GENOISE, ordre d’achat successif du 28/03/19 et facture du 13/01/22) Pièce N°20. Catalogues « Gougeon » (cliente de FRANCE GENOISE) 2022 et 2021 incluant le produit « Tartelette FINGER » Pièce N°21. Catalogue « Gourmalliance / La Triade » (cliente de FRANCE GENOISE), incluant le produit « Tartelette FINGER »

Dans ses troisièmes et dernières observations écrites Pièce N°22. Nouvelle communication de la pièce n°17 avec certificat de signature électronique initial

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II.- DECISION

A- Sur la recevabilité de la demande et de certaines pièces et observations 1. Sur l’abus de droit

18. Le titulaire de la marque contestée indique avoir constaté l’usage de la marque contestée par le demandeur en l’espèce ; mis en demeure de cesser l’utilisation de cette marque, le demandeur « a imaginé saisir le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) d’une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux par FRANCE GENOISE de sa marque, procédure en réalité parfaitement abusive, en ce qu’elle apparaît manifestement dilatoire » (deuxièmes observations, page 3).

19. Le demandeur rappelle quant à lui qu’« à la différence de l’action devant les tribunaux judiciaires, le demandeur n’est pas tenu de justifié d’un intérêt » pour agir en déchéance devant l’Institut.

Par ailleurs, il souligne que cette action en déchéance est entreprise « pour se défendre face à des griefs erronés, en soulevant la question de la validité des droits qui lui sont injustement opposés » (secondes observations, page 1).

20. Il convient de préciser que la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande en déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus, s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.

21. En l’espèce, le seul fait que le demandeur ait introduit la présente demande en déchéance en tant que moyen de défense contre une probable action judiciaire en contrefaçon de la marque contestée ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en déchéance.

22. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir.

2. Sur la recevabilité de la demande au regard de la détermination de la nature de la présente action et de la détermination de la période pertinente

23. Dans ses deuxièmes observations (page 4), le titulaire de la marque contestée relève que le demandeur « revendique l’introduction d’une « action en nullité pour défaut d’usage » (cf. page 1 de ses observations en réponse du 7 mars 2023 / voir également la lettre officielle de son Conseil du 16 novembre 2022 figurant en pièce n°15)… ce qui n’existe pas ».

Dans ses troisièmes observations, il maintient que le demandeur entretient la confusion quant à la nature de la présente procédure (nullité ou déchéance) dans ses secondes observations en « indiquant en page 1 (cf. dernier paragraphe) que son action en déchéance serait entreprise « pour se défendre de griefs erronés, en soulevant la question de la validité des droits » (sic). De même en conclusion (cf. page 10 : « Nous sollicitons l’application de ces dispositions en cas d’annulation de la marque « TARTELETTE FINGER » pour l’ensemble des produits visés par l’action en déchéance »). Là encore, la confusion est totale, de telle sorte qu’il est difficile pour FRANCE GENOISE de savoir sur quel terrain se défendre ».

Le titulaire de la marque contestée estime également que le demandeur « échoue à caractériser la période pertinente et partant la recevabilité et/ou le bien-fondé de sa demande, emportant des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0184 difficultés certaines à la charge de FRANCE GENOISE quant à l’exercice de sa défense » (deuxièmes observations, page 5).

24. En l’espèce, force est de constater :

- que la rubrique 7 du récapitulatif de la présente demande ne mentionne que le motif de déchéance suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » ;

- que la revendication du demandeur mentionnée au point 23 fait référence à un « défaut d’usage », ce qui est bien un motif de déchéance ;

- que dans les autres citations mentionnées au point 23, le demandeur fait clairement référence à son action comme à une « action en déchéance ».

Par conséquent, l’argumentation du titulaire de la marque contestée ne permet pas d’établir une confusion quant à la nature de la présente action qui est bien une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux.

25. En outre, il convient de constater que si le demandeur s’est trompé à la page 2 de ses premières observations en indiquant que la période pertinente s’étend « du 15 novembre 2018 au 15 novembre 2023 (inclus) », il a rectifié son erreur à la page 2 de ses secondes observations en mentionnant que la période pertinente s’étend « du 15 novembre 2017 au 15 novembre 2022 (inclus) ».

Par conséquent, l’argumentation du titulaire de la marque contestée ne permet pas d’établir une confusion quant à la période pertinente.

26. En outre, ledit titulaire ne démontre pas en quoi ses droits à la défense ont été impactés dans la mesure où :

— ses trois jeux d’observations en réponse contiennent bien une argumentation destinée à démontrer l’usage sérieux de sa marque,

— il a présenté des preuves d’usage à cet effet,

— ses secondes observations mentionnent la bonne période pertinente, puisqu’il y indique que « La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 15 novembre 2022, la période pertinente s’étendant donc sur les cinq années précédentes. (…) En conséquence, le Directeur Général de l’INPI est appelé à retenir que les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente » (pages 6 et 7).

27. Etant entendu qu’il n’existe pas de confusion quant à la nature de la présente procédure et quant à la période pertinente, le titulaire de la marque contestée ne saurait soutenir que le demandeur n’a pas formulé expressément sa demande et les moyens de fait et de droit fondant ses prétentions, conformément aux dispositions de l’Article R. 716-3 du CPI.

28. Par conséquent, la demande en nullité ne saurait être déclarée irrecevable sur la base d’un défaut de détermination de la nature de la présente action et de la période pertinente.

3. Sur la recevabilité des pièces n°6 et 14 du titulaire de la marque contestée

29. Dans ses premières observations (pages 1 et 2), le demandeur rappelle qu’aux termes de l’article 5 de la décision n° 2020-35 du 1er avril 2020 du directeur général, « Les pièces doivent être numérotées et listées dans un bordereau ; dans la demande et dans les observations écrites, les parties mettent en relation leur argumentation et les pièces fournies à son appui ».

Ayant constaté qu’à la page 6 de ses premières observations, le titulaire de la marque contestée indique que ses pièces n°6 à 14 fournies en tant que preuves d’usage sont des factures adressées aux clients, alors que la pièce n°6 mentionnée dans le bordereau correspond à un extrait comptable et la pièce n°14 à une photographie d’emballage, et que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0184 cette photographie est en outre présentée à la page 7 des observations sous la pièce n°15, le demandeur sollicite « le rejet des pièces n°6 et n°14, dont les références ne sauraient correspondre entre le mémoire et le bordereau ».

30. En l’espèce, force est de constater que le bordereau transmis par le titulaire de la marque contestée le 3 février 2023 avec ses premières observations écrites correspond bien aux pièces transmises le même jour, de sorte que, comme l’indique ledit titulaire, le demandeur a pu prendre connaissance des pièces fournies et de leur contenu en lien avec les arguments avancés dans les observations, et ce en dépit de la nature erronée des pièces n° 6 et 14 et de la mauvaise numérotation de la pièce n°14 au sein de ces observations.

En outre, il convient de noter que la pièce n°14 est reproduite au sein des premières observations, ce qui permet de faire directement le lien entre cette pièce et l’argumentation développée, et que les erreurs de plume précitées ont été rectifiées par le titulaire de la marque contestée dans ses deuxièmes observations, de sorte que les dispositions de l’article 5 de la décision n° 2020-35 sont bien respectées. 31. Par conséquent, les pièces n°6 et 14 du titulaire de la marque contestée ne sauraient être rejetées et seront bien prises en compte.

4. Sur la recevabilité des secondes et dernières observations du demandeur

32. Aux pages 4 et 5 de ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée sollicite l’irrecevabilité des secondes observations du demandeur transmises le 6 juin 2023, « les moyens nouveaux n’y étant pas identifiés de manière claire et précise, en contradiction avec les dispositions de l’Article 5 de la Décision du Directeur de l’INPI n°2020-35 du 1er avril 2020 ».

33. Lors de la transmission des secondes et dernières observations du demandeur au titulaire de la marque contestée, il été précisé à ce dernier qu’il lui était impossible d’invoquer un nouveau moyen dans ses troisièmes et dernières observations (conformément à l’article R.716-6 5° du code de la propriété intellectuelle).

En l’espèce, sa demande d’irrecevabilité des secondes et dernières observations du demandeur constituant un nouveau moyen, celle-ci ne saurait donc être prise en compte.

34. En tout état de cause, il convient de relever que le 6 juin2023, le demandeur a transmis ses secondes observations ainsi qu’une copie de ses premières observations, de sorte qu’il était possible d’identifier les nouveaux moyens conformément aux disposition de l’article 5 2° de la Décision du Directeur n°2020-35.

35. Par conséquent, les secondes et dernières observations du demandeur ne sauraient être déclarées irrecevables et seront bien prises en compte.

B. Sur le fond 36. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

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DC22-0184

37. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :

1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ;

3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

38. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de déchéance ».

39. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

40. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux 41. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

42. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

43. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

44. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Période pertinente 45. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 6 août 2015 et son enregistrement a été publié au BOPI 2015-48 du 27 novembre 2015. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 15 novembre 2022.

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DC22-0184 46. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

47. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 15 novembre 2017 au 15 novembre 2022 inclus, pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement, à savoir : « Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ». 48. A titre liminaire, suite à la fourniture des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée, le titulaire de la marque a indiqué dans ses deuxièmes et troisièmes observations que la présente action lui ayant imposé la communication d’éléments confidentiels, il sollicitait l’assurance de la confidentialité de ces éléments, en particulier à l’égard des tiers. Ainsi dans cette décision, certaines pièces seront décrites sans divulguer d’informations chiffrées ou d’informations précises relatives à la clientèle du titulaire de la marque contestée.

49. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont les suivants :

— Trois extraits de revues mentionnant la marque contestée et le produit concerné (un fond de tartelette) dans des encarts publicitaires ou des articles : → un extrait de la revue FRANCE SNACKING non daté (pièce n°1), → un extrait de la revue FRANCE SNACKING datée de juin/juillet 2016 (pièce n°2), → un extrait de la revue HONORE LE MAG datée d’avril/mai 2016 (pièce n°3).

— Trois documents relatifs à une plaquette commerciale mentionnant la marque contestée et le produit concerné (un fond de tartelette) : → la facture de conception de la plaquette datée du 22 avril 2016 (pièce n°4), → une plaquette commerciale non datée mais dont les quatre volets correspondent à la facture précitée (pièces n°5-1 à 5-4), → la facture de réimpression de la plaquette commerciale datée du 24 mars 2022, incluant un bon à tirer comprenant une copie de la plaquette (pièce n°16) ;

— Trois document comptables : → un document issu du logiciel PROGIAL relatif aux chiffres d’affaires générés par la vente de produits TARTELETTE FINGER pour les années suivantes : 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 (pièce n°6), → une attestation de l’expert-comptable du titulaire de la maque contestée datée du 24 avril 2023, détaillant le chiffre d’affaires HT généré par la vente de produits « Tartelette FINGER » au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, attestant que l’intégralité est réalisé en France (pièce n°17), accompagnée du certificat de signature électronique (pièce n° 22), → un procès-verbal de constat d’un Commissaire de Justice du 5 avril 2023, constatant des éléments chiffrés relatifs au produit « Tartelette FINGER » au titre des années 2017 à 2022 comme issus du logiciel PROGICIAL PGI ERP utilisé par le titulaire de la marque contestée pour le suivi de ses ventes et de sa facturation (pièce n° 18) ;

— Vingt-huit factures concernant des produits de la marque contestée, émises par le titulaire de la marque contestée à destination de sociétés situées en France : → quatre factures datées de 2016 (pièce n°7) ; → quatre factures datées du 11 mai au 13 novembre 2017 (pièce n°8) ; → quatre factures datées de 2018 (pièce n°9) ; → quatre factures datées de 2019 (pièce n°10) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0184 → quatre factures datées de 2020 (pièce n°11) ; → quatre factures datées de 2021 (pièce n°12) ; → quatre factures datées du 3 janvier au 20 juin 2022 (pièce n°13) ;

— Deux photographies non datées d’un emballage de livraison revêtu de la marque contestée, mentionnant une date d’expiration du produit emballé au 3 août 2023 (pièce n°14) ;

— Neuf courriels d’échanges entre le titulaire de la marque contestée et certains de ses clients, visant le produit « Tartelette FINGER » : datés du 12 août 2022, du 22 janvier 2020, du 15 mai 2019, du 23 mai 2017, du 10 octobre 2017, du 20 novembre 2017, des 12 et 13 novembre 2019, ces deux derniers courriels étant accompagnés d’un ordre d’achat successif du 28 mars 2019 et d’une facture du 13 janvier 2022 (pièce n°19) ;

— Deux catalogues de tiers incluant le produit « Tartelette FINGER » : → un catalogue « Gougeon » daté du 19 avril au 7 mai 2021 (pièce n°20), → un catalogue « Gourmalliance / La Triade » daté de 2023 (pièce n°21).

50. De nombreux éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente ou concernent la période pertinente.

51. En outre, les extraits de revues de 2016 portant sur le produit « Tartelette FINGER » faisant l’objet des factures qui relèvent bien de la période pertinente, la plaquette commerciale de 2016 réimprimée en 2022, les documents relatifs aux chiffres d’affaires générés par la vente de produits « Tartelette FINGER » et les factures, antérieurs et postérieurs à la période pertinente, les photographies de l’emballage de livraison mentionnant une date d’expiration du produit emballé en 2023, ainsi que le catalogue de tiers de 2023, peuvent être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés précités, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.

52. En revanche, comme le souligne le demandeur, la pièce n°15 relative au contexte conflictuel entre les parties précédemment à la demande en déchéance qui ne concerne pas l’usage sérieux de la marque contestée, et le second extrait du catalogue « Gougeon » daté du 23 mai au 11 juin 2022 qui ne mentionne pas la marque contestée (pièce n° 20, page 15), doivent être écartés.

53. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque contestée, à l’exception des pièces n°15 et d’une partie de la pièce n°20 (page 15) qui doivent être écartées, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Lieu de l’usage 54. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

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DC22-0184 55. A cet égard, il convient notamment de relever :

— que l’ensemble des preuves d’usage fournies est en français ;

— que les vingt factures de la période pertinente, à savoir les factures de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, sont destinées à des clients établis en France (pièces n°9 à 13) ;

— que les éléments chiffrés issus du logiciel de gestion du titulaire de la marque contestée, reproduits dans le procès-verbal de constat du Commissaire de Justice (pièce n°18) montrent des clients établis en France ; à cet égard, contrairement à ce que soutient le demandeur, la mention du nom de commune du client permet aisément de le localiser en France ;

— que les courriels des 12 et 13 novembre 2019, l’ordre d’achat successif du 28 mars 2019 et la facture du 13 janvier 2022 de la pièce n°19 concernent une commande d’une société située en France.

56. Par conséquent, les éléments de preuve fournis permettent d’établir un usage du signe contesté en France pendant la période pertinente.

Nature et importance de l’usage

57. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

58. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

59. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Nature de l’usage

60. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage du signe contesté tel qu’il a été enregistré, à savoir sous la forme verbale Tartelette FINGER ou TARTELETTE FINGER (cf. factures de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 figurant dans les pièces n°9 à 13, et la plupart des courriels échangés par le titulaire de la marque contestée avec des clients figurant dans la pièce n°19), parfois accompagnée du symbole ® signifiant « registred » pour indiquer que la marque est enregistrée (cf. les photographies d’un emballage de livraison figurant dans la pièce n°14).

61. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font également état d’un usage sous des formes modifiées.

62. En ce qui concerne les formes modifiées suivantes :

(Revues, pièces n°1 et 3)

(Revue, pièce n°2)

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(Plaquette publicitaire, pièces n°4, 5-1 à 5-4 et 16)

Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.

En l’espèce, un lettrage stylisé, de la couleur ou l’article « La » ne sont pas des éléments dominants qui retiendront l’attention du consommateur, de sorte qu’ils ne portent pas atteinte à la fonction d’identification de la marque contestée.

63. En ce qui concerne les formes modifiées suivantes :

(Catalogue de tiers, pièce n°20, page 6)

(Catalogue de tiers, pièce n°21, page 13)

Dans la marque contestée Tartelette FINGER, il convient de constater que c’est l’élément FINGER qui identifie le produit commercialisé, le terme « Tartelette » ne faisant que décrire le produit concerné.

A cet égard, l’argumentation du demandeur selon laquelle le terme FINGER est usuel dans le domaine de la pâtisserie pour qualifier un produit de forme allongée ou rectangulaire ne pourra être qu’écartée, celui-ci n’apportant pas de pièces à l’appui de cette affirmation.

Par conséquent, dans les représentations susvisées, les termes « Fond tarte cru sablé pur beurre » et « à garnir pur beurre 40grs » qui ne font que décrire le produit ou sa fonction, ne sont pas des éléments dominants qui retiendront l’attention du consommateur, de sorte qu’ils ne portent pas atteinte à la fonction d’identification de l’élément dominant « Finger ».

64. Le demandeur soutient que « sur tous les supports commerciaux ou de communication transmis (Pièces N°1, 2, 3, 4 et 14) la marque TARTELETTE FINGER est toujours accompagnée des marques françaises FRANCE GENOISE (n°4406174) et PATISSERIE DES MAUGES (n°3964595) », ce qui « affaiblit la portée de sa marque TARTELETTE FINGER en restreignant sa capacité de garantir l’identité d’origine des produits [qu’]en étant associée aux marques principales, i.e. correspondant aux dénominations sociales du groupe » (premières observations, pages 5 et 6).

65. Cependant, il convient d’abord de relever que sur la plaquette publicitaire (pièces n°5-1 à 5-4), les logos FRANCE GENOISE et PATISSERIE DES MAUGES figurent uniquement sur la première page et non sur la troisième page sur laquelle le fond de tartelette commercialisé sous la marque contestée est présenté.

66. Il convient ensuite de constater que dans les encarts publicitaires publiés dans la revue France SNACKING (pièce n° 1) et dans la revue HONORE LE MAG (pièce n°3), ainsi que sur l’emballage de livraison (pièce n°14), la mention TARTELETTE FINGER est suivie du symbole ®, comme le montrent les représentations ci-dessous :

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Si ce symbole n’a aucune valeur juridique en France, il est aisément compris du public français comme une mention informant de la protection du signe à titre de marque.

En outre, la mention TARTELETTE FINGER apparait séparée des logos FRANCE GENOISE et PATISSERIE DES MAUGES dans la mesure où elle figure dans une couleur différente des logos ou en caractères gras, au-dessus de la représentation du produit concerné, un fond de tartelette, ou au centre de l’étiquette de l’emballage, tandis que les logos précités se trouvent sur les côtés.

Ainsi placée et représentée, la mention TARTELETTE FINGER apparait au consommateur comme étant la marque de la gamme, utilisée simultanément avec les marques de l’entreprise de rattachement « FRANCE GENOISE » et « PATISSERIE DES MAUGES », ces mentions « correspondant aux dénominations sociales du groupe » selon le demandeur lui-même (supra point 64).

67. De la même façon, dans les représentations suivantes :

(Revue FRANCE SNACKING, pièce n°2)

(Catalogue de tiers, pièce n°20, page 6)

La mention TARTELETTE FINGER ou son élément dominant Finger indiqué entre guillemets apparaissent séparés de la mention FRANCE GENOISE dans la mesure où ils sont positionnés au-dessus, dans une couleur différente et des caractères plus épais, de sorte que la mention TARTELETTE FINGER ou son élément dominant « Finger » apparait au consommateur comme étant la marque de la gamme, utilisée simultanément avec la marque de l’entreprise de rattachement « FRANCE GENOISE ».

68. Au vu de ce qui précède, l’utilisation de la marque contestée TARTELETTE FINGER ou son élément dominant « Finger » en association avec les marques de l’entreprise de rattachement, ne porte pas atteinte à la fonction d’identification de ladite marque ou de son élément dominant.

69. En ce qui concerne la mention « Fond finger », ainsi que la mention « FOND TARTELETTE SABLE FINGER » et son abréviation « FOND TARTELETTE SABLE FING », utilisées par deux clients du titulaire de la marque contestée, la première dans un courriel de demande d’informations daté du 22 janvier 2020 (cf. pièce n°19, page 2), les secondes dans un courriel de demande d’informations du 12 mars 2019 et l’ordre d’achat correspondant du 28 mars 2019 (pièce n°19, pages 7 et 9), force est de constater que le demandeur ne démontrent pas que celles-ci constituent des expressions génériques usuelles pour désigner un fond de tartelette rectangulaire.

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DC22-0184 En effet, comme il a été indiqué précédemment (supra point 63), le demandeur se contente d’affirmer que le terme FINGER est usuel pour qualifier un produit de pâtisserie de forme allongée ou rectangulaire sans apporter de pièces à l’appui de cette affirmation.

Par conséquent, si les termes « Fond » et « FOND TARTELETTE SABLE » des expressions susvisées sont bien des termes génériques décrivant le produit concerné, à savoir un fond de tartelette à base de pâte sablé, l’élément FINGER et son abréviation FING servent quant à eux à désigner la gamme de fond de tartelette souhaitée et non la forme de ce produit, de sorte que ces éléments servent bien à désigner l’origine commerciale du produit.

70. Les éléments figurant aux point 60 à 69 permettent d’attester que l’usage prouvé porte bien sur la marque contestée, et que cet usage s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, vers des clients au vu notamment des factures de vente, des échanges de courriels avec de potentiels clients et du catalogue de tiers datés dans la période pertinente précités.

Importance de l’usage

71. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

72. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

73. En l’espèce, le demandeur fait valoir que « les extraits comptables émis par le titulaire de la marque lui-même n’étant corroborés que dans des proportions extrêmement minimes par quelques factures (quatre factures par an), ces extraits ne sauraient être retenus pour établir l’usage prétendu » (premières observations, page 5), que « concernant l’attestation de l’Expert- Comptable de France GENOISE détaillant le chiffre d’affaires réalisés sur la vente des produits tartelette FINGER en France (pièce N°17), elle ne saurait être recevable à défaut de signature dudit expert-comptable » (secondes observations, page 4), et que les quelques factures fournies, seuls documents permettant de justifier d’un chiffre d’affaires sur le territoire français « font état d’un volume commercial relativement faible, a fortiori pour ce type de produits de consommation courante (…) Cet usage ne saurait être qualifié d’important » (secondes observations, page 3).

74. Le titulaire de la marque contestée estime, quant à lui, que « Comme attesté par l’Expert- Comptable de FRANCE GENOISE (pièce n°17), le chiffre d’affaires HT généré sur ce seul produit est conséquent » en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un produit vendu pour un faible coût à l’unité « comme cela résulte des factures produites aux débats (pièces n°7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13) » et « que le public concerné n’est pas le consommateur final mais les professionnels de la pâtisserie comme les artisans via des grossistes distributeurs ou encore les magasins de grande distribution, (…), ayant des laboratoire de pâtisserie » (secondes observations, page 9).

75. A titre liminaire, il convient de relever que dans ses troisièmes observations, le titulaire de la marque contestée a de nouveau communiqué l’attestation de l’expert-comptable, accompagnée du certificat de signature électronique (pièce n°22), le tampon numérique utilisé pour la numérotation des pièces s’étant substitué à celui de la signature électronique lors de la première transmission (cf. pièce n°17 transmise avec les premières observations), de sorte que cette attestation est bien recevable.

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DC22-0184 76. Il convient de rappeler que les preuves présentées doivent être évaluées dans le cadre d’une appréciation globale. Ainsi, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en compte et toutes les pièces présentées doivent être examinées conjointement. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être, en soi, insuffisants pour établir l’usage d’une marque, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations.

77. En l’espèce, les vingt factures de la période pertinente (pièces n°9 à 13), les données chiffrées relatives à la vente du produit TARTELETTE FINGER issues du logiciel de gestion du titulaire de la marque contestée (pièces n°6 et 18), dont certains éléments relatifs aux années 2017 à 2022 ont été validés par un commissaire de justice (pièce n°18), ainsi que l’attestation de l’expert-comptable détaillant le chiffre d’affaires HT généré par la vente de produits « Tartelette FINGER » au titre des années 2017 à 2022 et attestant que l’intégralité est réalisé en France (pièces n°17 et 22), montrent l’usage du signe Tartelette FINGER pour des fonds de tartelette vendus sur le territoire français pour un chiffre d’affaires d’une certaine constance entre fin 2017 et fin 2022.

A cet égard, les vingt factures datées de janvier, avril et juillet 2018, février et octobre 2019, janvier, mai et octobre 2020, janvier, mai, juillet et novembre 2021, et janvier, avril et juin 2022, associées au procès-verbal du commissaire de justice validant des données chiffrées relatives à la vente du produit TARTELETTE FINGER issues du logiciel de gestion du titulaire de la marque contestée qui détaillent des ventes mensuelles pour les années 2017 à 2022 (pièce n°19), montrent que la commercialisation des fonds de tartelette sous la marque contestée est régulière et constante tout au long de la période pertinente.

78. En outre, l’attestation de l’expert-comptable attestant du chiffre d’affaires en France, établie par vérification des documents comptables fournis par le titulaire de la marque, est corroborée en l’espèce notamment par un échantillon de factures et un échantillon de données de vente montrant une constance dans l’exploitation en France pendant la période pertinente, de sorte que cette attestation constitue un élément pertinent concernant l’usage du signe Tartelette FINGER en France, contrairement à ce qu’indique le demandeur .

79. Par ailleurs, bien que les chiffres d’affaires figurant dans l’attestation de l’expert-comptable ne peuvent pas être indiqués dans la présente décision par souci de confidentialité, force est de constater que ces chiffres n’apparaissent pas négligeables, et ce d’autant plus que, comme l’indique le titulaire de la marque contestée, le produit concerné est vendu à un faible coût, et que, contrairement à ce qu’indique le demandeur, ce produit semi-fini n’est pas destiné au grand public mais à des professionnels (grossistes pour artisans-pâtissiers et magasins de grande distribution ayant des laboratoires de pâtisserie) qui seront chargés de le garnir.

80. Les éléments susvisés combinés et pris dans leur ensemble permettent ainsi d’établir que l’usage du signe contesté ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les produits concernés.

81. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour désigner des fonds de tartelette.

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DC22-0184 Usage pour les produits enregistrés 82. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.

83. Le titulaire de la marque contestée estime avoir fait un usage sérieux et continu de la marque contestée pour les seuls produits suivants : « préparations faites de céréales, pain, pâtisseries, biscuits ; gâteaux ».

Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré

84. En l’espèce, force est de constater que les revues (pièces n° 1 à 3), la plaquette commerciale (pièces n°5-1 à 5-4), les échanges de courriels des 12 et 13 mars 2019 et l’ordre d’achat correspondant (pièce n°19), ainsi que les catalogues de tiers (pièce n°19), montrent que le produit commercialisé sous la marque contestée consiste en un fond de tartelette de forme rectangulaire à garnir qui relève bien de la catégorie générale des « Préparations faites de céréales ».

85. En revanche, l’usage sérieux n’étant pas démontré pour d’autres produits que les fonds de tartelette, il ne peut valoir pour l’ensemble de la catégorie des « Préparations faites de céréales ».

86. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré par tous les facteurs pertinents, uniquement pour les « préparations faites de céréales, à savoir fonds de tartelette ».

Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré

87. Il convient à titre liminaire de relever que le titulaire de la marque contestée ne revendique aucun usage sous la marque contestée pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine ; confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ».

88. En outre, comme précédemment évoqué au point 85, l’usage sérieux n’étant pas démontré pour d’autres produits que les « fonds de tartelette », il ne peut valoir pour les « préparations faites de céréales, autres que les fonds de tartelette ».

89. Par ailleurs, l’usage démontré pour des fonds de tartelette n’a, à l’évidence, aucun rapport avec le pain.

90. Concernant les produits suivants : « pâtisseries, biscuits ; gâteaux », ils diffèrent également des fonds de tartelette faisant l’objet des preuves d’usage fournies dans la mesure où, comme l’indique le demandeur, il s’agit de produits finis que le consommateur achète pour les consommer en l’état, tandis que les fonds de tartelette sont des produits-semi-finis destinés à recevoir une garniture avant d’être consommés.

A cet égard, l’usage démontré pour le composant d’un produit ne permet pas de constituer un usage pour ledit produit en entier.

91. Enfin, il convient de relever que la seule appartenance des produits suivants : « pain, pâtisseries, biscuits ; gâteaux » à la classe pour laquelle l’usage sérieux a été retenu pour certains produits est sans effet sur l’appréciation de l’usage sérieux, la classification internationale de Nice n’ayant qu’une valeur administrative. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux n’a pas été démontré pour ces produits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0184

92. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine ; préparations faites de céréales autres que les fonds de tartelette ; pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la marque contestée.

Conclusion

93. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « préparations faites de céréales, à savoir fonds de tartelette » et non pour les produits visés au point 92, pour lesquels il n’a pas justifié d’un juste motif de non- exploitation, de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour ces derniers.

94. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.

95. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour les produits visés au point 92 à compter du 15 novembre 2022.

C. Sur la répartition des frais

96. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

97. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».

Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

98. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés.

99. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors que sa demande d’irrecevabilité a été rejetée et que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié.

100. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande.

101. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

DC22-0184

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : La demande en déchéance DC22-0184 est partiellement justifiée. Article 2 : La société FRANCE GENOISE est déclarée partiellement déchue de ses droits sur la marque n°15/4202210 à compter du 15 novembre 2022 pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine ; préparations faites de céréales autres que les fonds de tartelette ; pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ».

Article 3 : La marque °15/4202210 reste enregistrée pour les produits suivants : « Préparations faites de céréales, à savoir fonds de tartelette ». Article 4 : Les demandes de répartition de frais sont rejetées.

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