OPP 20-1348 25/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J K M a déposé, le 13 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 613 828 portant sur le signe complexe MATBOX . Le 6 avril 2020, la société MADBOX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :

- la marque française portant sur le signe complexe , déposée le 19 juil et 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 470 376, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Le 21 novembre 2020, le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition, lesquel es ont été notifiées à la société opposante. Cette notification invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à cel es du titulaire de la demande d’enregitrement dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification.

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Aucune observation en réponse aux observations du titulaire de la demande d’enregistrement n’ayant été présentée à l’issue de ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Services de divertissement ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Divertissement ; divertissement dans le domaine du jeu vidéo ; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé) ; édition de logiciels et de jeux électroniques ; services de jeux sur Internet ; mise à disposition de programmes non téléchargeables au moyen d’appareils de jeux ; service de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) ; services d’information sur des jeux informatiques en ligne et d’autres divertissements en ligne ; fourniture d’un système basé sur le web et d’un portail en ligne permettant à des joueurs de participer à des jeux en ligne ; services de fourniture de jeux par le biais de la communication via des réseaux informatiques ou l’internet; fourniture d’images et de sons pour des jeux utilisant la communication via des terminaux d’ordinateur; organisation de concours en matière de jeux vidéo et/ou de divertissement ; organisation d’expositions dans le domaine du divertissement ; production, montage de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, a usage interactif ou non) sur tout support, y compris les supports numériques, Cédéroms et Cedi et sur l’Internet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « services de divertissement ; divertissement ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » apparaissent pour les uns identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il ne saurait être pris en considération pour écarter l’identité et la similarité de tels services les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement tenant aux activités respectives des parties en

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présence (« intervenir dans des structures (associatifs, écoles) pour pratiquer une activité physique sportive al iant les mathématiques à la boxe … » pour le titulaire de la demande d’enregistrement, « pratique d’une activité virtuel e, les jeux vidéo » pour la société opposante), dès lors que la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. En revanche, le service d’« organisation de concours (éducation) » de la demande d’enregistrement s’entend de prestations d’organisation de compétitions en matière d’éducation. Ce service ne présente pas les mêmes objets et destinations que les services d’« organisation de concours en matière de jeux vidéo et/ou de divertissement ; organisation d’expositions dans le domaine du divertissement » de la marque antérieure, qui désignent des services d’organisation de compétitions et d’évènements en matière de jeux vidéo et/ou de divertissement. Ils ne s’adressent pas au même public (personnes désireuses d’obtenir un diplôme, de valider une formation qualifiante pour les premiers, public amateurs de jeux vidéo ou cherchant à se distraire pour les seconds). Il ne saurait être pris en considération pour retenir la similarité entre ces services l’argument de la société opposante tenant à leurs natures communes de services d’organisation de concours ou d’expositions, dès lors que leurs objets et destinations divergent fortement, comme précédemment établi. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MATBOX, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe MADBOX, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs, la marque antérieure, quant à el e, étant formée d’un élement verbal et d’un élément figuratif. Visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux MATBOX et MADBOX des signes en cause possèdent cinq lettres communes (M, A, B, O et X), formant la séquence d’attaque MA- suivie de la désinence -BOX, ainsi qu’un même rythme dissyllabique et des sonorités très proches ([mat-boks]/[mad-boks]), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ils se caractérisent en outre par la présence de la consonne finale X, peu fréquente en langue française. La différence entre ces éléments verbaux réside, au sein du signe contesté, en la substitution de la consonne centrale T à la consonne D. Cette circonstance n’est toutefois pas susceptible d’écarter à el e seule le risque de confusion entre les éléments verbaux MATBOX et MADBOX, dominés par les séquences et sonorités précitées, les dentales T et D, situées en outre au cœur de signes longs, ayant des prononciations proches comme le reconnaît lui-même le titulaire de la demande d’enregistrement (« la prononciation des deux marques est proche … »). Les présentations et cal igraphies respectives des signes en cause ne sauraient davantage écarter tout risque de confusion, dès lors que les éléments verbaux MATBOX et MADBOX restent immédiatement perceptibles malgré la présentation fantaisiste du signe contesté (« l’arrondissement du mot MATBOX en « 3D ») et la cal igraphie des lettres T du signe contesté (« en forme de sac de frappe et tous ses symboles et chiffres colorés qui représente totalement son activité ») et X de la marque antérieure, formée par quatre éléments figuratifs réunis en forme de croix. Il résulte de ce qui précède que les deux signes comportent des éléments verbaux visuel ement et phonétiquement proches (MATBOX / MADBOX). Les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement tenant au choix du signe contesté (« les trois premières lettres « MAT » pour mathématiques et les trois dernières lettres « BOX » pour boxe ») ne sauraient être pris en considération, dès lors que la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer indépendamment des conditions ayant présidé au choix de ces signes, lesquel es sont étrangères pour le consommateur des produits et services concernés. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque antérieure complexe . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.

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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour le service de la demande d’enregistrement reconnu comme non similaire à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe . PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de divertissement ; divertissement ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.