OPP 20-1852 15/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EX’IM EXPERTISES (société par actions simplifié) a déposé, le 20 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 633 712 portant sur le signe complexe, reproduit ci-dessous : Le 11 juin 2020, la société REPLY S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :

- la marque internationale désignant l’Union Européenne et portant sur le signe complexe , enregistrée le 15 novembre 2017 sous le n° 1 406 237, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Programmes informatiques; logiciels; ordinateurs; systèmes informatiques et appareils de télécommunication; logiciels pour l’analyse de données d’affaires; logiciels d’informatique en nuage; logiciels d’informatique en nuage téléchargeables; logiciels d’application pour services d’infonuagique; publications électroniques; logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de chaînes d’approvisionnement, entrepôts et portails de commerce électronique, pouvant être mis en ligne; logiciels facilitant la commande de processus de production complets par le biais d’un réseau en nuage ; matériel d’instruction et d’enseignement imprimé dans les domaines de la gestion d’affaires, des technologies de l’information et du traitement informatisé de l’information; manuels utilisateur dans les domaines de la gestion d’affaires, des technologies de l’information et du traitement informatisé de l’information; brochures sur la gestion d’affaires, les technologies de l’information et le traitement informatisé de l’information; visuels imprimés sous forme de graphiques d’information et matériel Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 promotionnel; matériel d’il ustration, à savoir il ustrations ; gestion d’activités commerciales; services d’analyse de données commerciales; gestion des relations avec la clientèle; services de conseil ers en stratégie commerciale; de réingénierie de processus commerciaux; gestion de processus d’affaires et services de conseil ers s’y rapportant; publicité; services de conseil ers et services de gestion de processus opérationnels dans le domaine du commerce électronique ; services de télécommunication, communication et transmission de données, messages et images, de données par le biais d’ordinateurs et de systèmes informatiques; transmission de données par Internet; fourniture d’accès à Internet pour le commerce en ligne; services de télécommunication par réseaux numériques ; conception et développement de logiciels; services de conseil ers dans le domaine des ordinateurs; services d’intégration de systèmes informatiques; services de conseil ers en télécommunications et technologies informatiques; services de location de logiciels informatiques; développement de solutions d’applications logiciel es; services de conseil ers professionnels en rapport avec les technologies; services de conseil ers et d’information en matière d’infrastructure et architecture des technologies de l’information; recherches en matière de procédés industriels; mise au point de procédés industriels; conception et développement de logiciels informatiques de commande de processus; conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux d’infonuagique; services de conseil ers en matière d’applications et réseaux informatiques en nuage; services d’informatique en nuage; services informatiques pour l’analyse de données; intégration de systèmes et réseaux informatiques; services d’intégration de systèmes informatiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LEA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe LEAREPLY, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes ont en commun l’élément verbal LEA essentiel dans le signe contesté en tant que seul élément verbal et positionné en attaque au sein de la marque antérieure. Ces circonstances confèrent aux signes en caus des grandes ressemblances visuel es et phonétiques. En outre, cet élément verbal est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme une référence au prénom féminin « Léa », ce qui induit nécessairement des ressemblances intel ectuel es entre les signes en présence. Ces signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’éléments figuratifs et de couleurs, et par la présence, au sein de la marque antérieure, du terme REPLY ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément verbal LEA, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est représenté en caractère blanc de grande tail e et positionné au centre du cercle rouge représenté. Les éléments figuratifs et les couleurs employées, ne sont, à cet égard, pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal LEA au sein du signe contesté. De même, l’élément verbal LEA, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et de sa présentation contrastée en caractères oranges vif sur fond blanc, incitant le public à porter son attention sur l’élément d’attaque « LEA » de la marque antérieure plutôt que sur l’élément verbal accessoire « REPLY » représenté en caractères bleu foncé, et dès lors que l’élément verbal « REPLY » apparaît faiblement distinctif, dans la mesure où il est susceptible d’évoquer la fonction et l’objet des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LEA est donc similaire à la marque antérieure complexe LEAREPLY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante fait valoir que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et notamment, parmi ces derniers, la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 « quasi-identité, voire l’identité entre les produits et services en cause ». En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEAREPLY. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI