OP20-1892 11/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Datahouse AG (société de droit suisse) est titulaire de l’enregistrement international n° 1527402 désignant la France portant sur le signe verbal DATAHOUSE. Le 17 juin 2020, la société CITIC TELECOM INTERNATIONAL CPC LIMITED (société de droit hongkongais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne DATAHOUSE, déposée le 31 mars 2017 et enregistrée sous le n° 016542623, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 12 août 2020 pour qu’el e la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal DATAHOUSE. La marque antérieure porte sur le signe complexe DATAHOUSE, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que l’enregistrement international contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal DATAHOUSE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, une identité phonétique et des ressemblances intel ectuel es (ce terme, composé des mots anglais « data » signifiant « données » et « house » signifiant « maison », évoquant un établissement spécialisé dans le domaine des données). Si les signes en cause diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme DATAHOUSE, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant dans la marque antérieure, en ce qu’il est positionné de manière centrale en caractères gras et de grande tail e et qu’il est reproduit une seconde fois à gauche du signe. La présence d’éléments figuratifs représentant un immeuble de couleur bleue entouré par une forme de nuage bleu, ainsi que la représentation d’une étoile au centre de la lettre O, sont sans incidence sur la perception de cet élément verbal, dès lors qu’el es n’altèrent pas son caractère immédiatement perceptible.

3

Ainsi l’élément verbal DATAHOUSE retiendra immédiatement l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DATAHOUSE est donc similaire à la marque complexe antérieure DATAHOUSE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande de courant électrique; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs ; Télécommunications ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement s’y rapportant; analyses et recherches industriel es; conception et développement d’ordinateurs et de programmes pour ordinateurs ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés d’autres services, à savoir les « services d’assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » de l’enregistrement international contesté, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les services précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Systèmes intel igents capables de prendre en charge des services d’informatique en nuage pour le compte de tiers, à savoir pour les communications en réseau, les processeurs, les mémoires, les logiciels et les dispositifs de stockage de données pour le stockage de données, pour la gestion d’applications, pour l’accès à des données et des services par le biais de dispositifs de bureau et mobiles; Systèmes intel igents pour la gestion de ressources informatiques virtuel es, la fourniture d’applications informatiques virtuel es et de services de technologie de l’information; Systèmes d’exploitation [programmes] utilisés sur des serveurs, des espaces de stockage et des réseaux pour regrouper des ressources matériel es virtuel es en gérant la disponibilité, la sécurité et l’extensibilité d’applications; Systèmes intel igents pour la gestion et l’automatisation de processus de gestion de réseaux de technologie de l’information en créant un élément standard qui active de manière dynamique et sans coupure d’alimentation des ressources de serveurs, d’espaces de stockage et de réseaux sans priver les utilisateurs du service des applications; Services compris dans la classe 9 ; Fourniture de services de communications en réseau par le biais de l’internet et de réseaux en ligne/d’intranets/de téléphonie/mobiles; Communication par terminaux d’ordinateurs, transmission de messages et d’images assistées par ordinateurs; Services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités; Services compris en classe 38 ; Services d’assistance technique liée aux infrastructures, au stockage et au réseautage virtuels; Gestion de services et d’exploitations de technologie de l’information pour des tiers, à savoir, gestion d’infrastructures virtuel es, réseautage et services d’entreposage; Création, gestion et fourniture de services d’applications informatiques, stockage de données et technologies de

4

l’information par le biais de l’internet et de la toile/sites intranets/téléphonie/réseaux mobiles; Services d’assistance professionnel e liée à l’infonuagique; Services d’assistance technique dans tous les domaines précités; Tous les services précités compris dans la classe 42 ». La société opposante soutient que les produits et services de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants : «Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; Télécommunications ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement s’y rapportant; analyses et recherches industriel es; conception et développement d’ordinateurs et de programmes pour ordinateurs » de l’enregistrement international contesté apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine, que ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « Appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande de courant électrique ; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses ; extincteurs » de l’enregistrement international contesté ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Systèmes intel igents capables de prendre en charge des services d’informatique en nuage pour le compte de tiers, à savoir pour les communications en réseau, les processeurs, les mémoires, les logiciels et les dispositifs de stockage de données pour le stockage de données, pour la gestion d’applications, pour l’accès à des données et des services par le biais de dispositifs de bureau et mobiles; Systèmes intel igents pour la gestion de ressources informatiques virtuel es, la fourniture d’applications informatiques virtuel es et de services de technologie de l’information; Systèmes d’exploitation [programmes] utilisés sur des serveurs, des espaces de stockage et des réseaux pour regrouper des ressources matériel es virtuel es en gérant la disponibilité, la sécurité et l’extensibilité d’applications; Systèmes intel igents pour la gestion et l’automatisation de processus de gestion de réseaux de technologie de l’information en créant un élément standard qui active de manière dynamique et sans coupure d’alimentation des ressources de serveurs, d’espaces de stockage et de réseaux sans priver les utilisateurs du service des applications; Services compris dans la classe 9 » de la marque antérieure. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas nécessaires pour l’instal ation, l’utilisation, le fonctionnement ou la maintenance des seconds, lesquels ne nécessitent pas non plus le recours aux premiers pour leur utilisation. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services précités de l’enregistrement international contesté apparaissent, pour partie, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués par le public à la même origine que les produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ;

5

Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services est renforcé par la similarité des signes en cause. En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité, de la similarité et du risque d’attribution par le public à la même origine d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté DATAHOUSE ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe de l’Union Européenne DATAHOUSE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants: « Appareils et instruments scientifiques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; Télécommunications ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et développement s’y rapportant; analyses et recherches industriel es; conception et développement d’ordinateurs et de programmes pour ordinateurs ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiel ement refusée, pour les produits et services précités.