OPP 20-1920 10/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B S a déposé le 3 avril 2020, la demande d’enregistrement

n° 4 636 812 portant sur le signe complexe BFREE. Le 22 juin 2020, Madame S F a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne TO BE FREE déposée le

25 juil et 2019, enregistrée sous le n° 18100002, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BFREE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal TO BE FREE.

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L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre, d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Visuel ement, les termes BFREE du signe contesté et BE FREE de la marque antérieure ont en commun cinq lettres identiques placées dans le même ordre et formant les séquences B/FREE, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, ces termes possèdent le même rythme en deux temps, ainsi que la même succession de sonorités [bi-fwil], ce qui leur confère une prononciation des plus proches. Intel ectuel ement, les deux signes à consonance anglaise, véhiculent la même idée d’ « être libre » en raison de la présence de l’ensemble verbal BFREE dans le signe contesté qui sera spontanément perçu et prononcé comme l’expression BE FREE de la marque antérieure, largement connue du public français. Les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du symbole ®, d’éléments figuratifs et de couleurs et par la présence de l’élément TO dans la marque antérieure. Néanmoins, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’expression BE FREE apparaît dominante au sein de la marque antérieure, en raison de sa longueur et dans la mesure où l’élément TO ne fait qu’introduire le verbe anglais BE et sert à en marquer l’infinitif. Enfin, les différences tenant à la présence, au sein du signe contesté, du symbole ® à peine visible, d’éléments figuratifs et de couleurs, qui n’ont aucune incidence phonétique, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que l’expression BFREE reste lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BFREE est donc similaire à la marque verbale antérieure TO BE FREE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

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CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BFREE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.