OPP 20-1921 10/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame B S a déposé le 3 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 636 812 portant sur le signe complexe BFREE. Le 22 juin 2020, la société ZALANDO SE (société régie selon les lois al emandes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FREE TO BE déposée le 12 juil et 2019 et enregistrée sous le n° 18093936, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de vente en gros et de vente au détail, en particulier services de vente par correspondance (y compris en ligne) Foulards, Vêtements, chaussures, chapel erie ; Gestion d’un programme de fidélisation de la clientèle pour la vente de vêtements, chaussures, articles de chapel erie, lunettes ainsi que leurs accessoires [optique], lunettes de soleil, lunettes de sport, articles de joail erie, articles de bijouterie, valises et mal ettes, sacs, sacs à dos ; Conseil en style et en stylisme lors de la vente d’articles de mode tels que les vêtements, chaussures, sacs, bijoux et accessoires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BFREE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.

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La marque antérieure porte sur le signe verbal FREE TO BE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre, d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux BFREE du signe contesté et FREE TO BE de la marque antérieure ont en commun cinq lettres identiques B et FREE, ainsi que les mêmes sonorités [bi] et [fwil], ce qui leur confère un rythme identique, ainsi qu’une physionomie et une prononciation des plus semblables. L’inversion des séquences BFREE et FREE BE ne permet pas d’écarter le risque de confusion dû à l’association étroite des termes B(E) et FREE. Il en va de même de la présence de l’élément TO dans la marque antérieure qui ne fait qu’introduire le verbe anglais BE et qui sert à en marquer l’infinitif. Enfin, la présence au sein du signe contesté, du symbole ® à peine visible, d’éléments figuratifs et de couleurs ne fait pas perdre le caractère immédiatement perceptible des termes BFREE, ces éléments verbaux étant ceux par lesquels le signe sera désigné. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BFREE est donc similaire à la marque verbale antérieure FREE TO BE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BFREE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.