OPP 20-1930 18 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ABC TRANSFER (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4635652 portant sur le signe verbal CLEANLYS. Le 23 juin 2020, la société CLEANIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale internationale désignant l’Union européenne CLEANIS, enregistrée le 25 juin 2014 sous le n° 1234346, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque complexe de l’Union européenne CLEANIS CREATIVE HYGIENEdéposée le 12 juil et 2018, enregistrée sous le n° 17929794, sur le fondement du risque de confusion ;

- la dénomination sociale CLEANIS ;

- le nom de domaine cleanis.fr L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur les droits antérieurs non pris en compte La société opposante invoque notamment le nom de domaine suivant : cleanis.fr En l’espèce, en rubrique 6-4 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », la société CLEANIS a renseigné les informations suivantes : - Type de fondement : Nom de domaine
- Désignation du signe : cleanis.fr
- Activités qui servent de base à l’opposition : « Produits et dispositifs médicaux et d’hygiène ».

- Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : cleanis.fr whois lookup – who.is.pdf – Existence du nom de domaine A l’appui de son opposition fondée sur ce nom de domaine, l’opposante transmet les pièces suivantes :

- Un document intitulé « WHOIS du site internet cleanis.fr » (pièce n° 7 du document intitulé « bordereau de pièces »), qui mentionne notamment les informations suivantes : Nom de domaine : cleanis.fr État : Actif (consulter aussi le site web ) Titulaire : Innothera Services
- un extrait Kbis de la société Innothera Corporate Services (pièce n° 8 du document intitulé « bordereau de pièces »), qui comporte notamment la mention suivante : « Immatriculation au RCS, numéro 428 295 612 R.C.S. Créteil » et qui précise que le nom commercial de cette société est INNOTHERA SERVICES. Par ail eurs, dans son argumentation (page 3 de l’exposé des moyens), l’opposante indique que CLEANIS est une filiale de la société INNOTHERA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le numéro 439 039 173 La société opposante n’a fourni aucun autre document relatif à ce droit antérieur. Au vu des éléments communiqués par l’opposante, il apparaît que cel e-ci ne saurait être considérée comme la personne ayant procédé à la réservation du nom de domaine CLEANIS qu’el e invoque dans le cadre de cette opposition. Dès lors, les conditions de l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, qui précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition » ne sont pas remplies. El e ne peut donc faire valoir le droit précité à l’appui de son opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 B.Sur le fondement de la marque n° 17929794 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : " Conteneurs et récipients métal iques pour le transport ou le transfert de déchets toxiques radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles ; conteneurs métal iques pour le maniement/transfert de substances. Équipements à usage médical (appareils et instruments médicaux) ; enceintes de manipulation à usage médical et leurs parties constitutives. Sacs et poches en matières plastiques pour le transfert et/ou le transport de produits ou déchets toxiques radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles. Conteneurs et récipients non métal iques pour le transport ou le transfert de déchets toxiques radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles ; conteneurs non métal iques pour le maniement/transfert de substances. Études techniques ; ingénierie ; services scientifiques et technologiques ; services d’analyses et de recherches industriel es« . La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : » Produits pour nettoyer, polir, dégraisser, récurer pour le ménage ; produits de nettoyage, de lavage, de désinfection ; produits et préparations pour le nettoyage ; produits de nettoyage, lavage, désinfection de dispositifs médicaux et d’équipements dans le domaine de la santé et le secteur sanitaire ; produits de nettoyage à sec ; détergents ; produits pour le rafraîchissement de l’air (huiles essentiel es) ; savons ; savons désodorisants ; gants, serviettes, lingettes, tissus imprégnés de produits de nettoyage, de lavage, de désinfection, de détergent ; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; gants, serviettes, lingettes imprégnés pour le nettoyage du corps humain ; lotions nettoyantes ; lotions nettoyantes corporel es ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lotions désinfectantes corporel es ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ; shampooings secs ; produits de toilette. Produits et préparations hygiéniques ; produits hygiéniques à des fins médicales ou chirurgicales ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons) ; détergents (détersifs) à usage médical ; antiseptiques ; produits antiseptiques ; coton antiseptiques ; couches hygiéniques pour incontinents ; culottes hygiéniques ; slip périodiques ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques ; désodorisants autres qu’à usage personnel ; gants, serviettes, lingettes, tissus imprégnés de lotions et préparations pharmaceutiques et hygiéniques ; serviettes, lingettes, tissus imprégnés de produits désinfectants à usage médical ou hygiénique ; germicides ; gélatine à usage médical ; bactéricides ; levuricide ; virucide ; sporicide ; mycobactéricide ; tuberculocide ; lotions à usage pharmaceutique ; réactifs et préparations chimiques à usage médical ; produits pour la stérilisation ; produits stérilisants ; tampons hygiéniques ; poudres absorbantes à des fins d’hygiène et/ou médicales ; tampons constitués de poudre absorbante gélifiante à des fins d’hygiène et/ou médicales ; poudre ayant un pouvoir absorbant de liquides contaminés ou non et évitant la formation d’odeurs ou de bactéries ; savons désinfectants ; savons médicinaux. Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux ; dispositifs hygiéniques à usage médical ; trousses de médecins ; gants à usage médical ; draps médicaux absorbants ; draps stériles à des fins chirurgicales ; tapis absorbants et hygiéniques à usage unique pour intervention en milieu Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 médical ou chirurgical ; alèses ; draps pour incontinents ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; sacs et poches à usage hygiénique et médical pour la récolte des déjections humaines ; urinaux« . La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les »Conteneurs et récipients métal iques pour le transport ou le transfert de déchets toxiques radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles ; conteneurs métal iques pour le maniement/transfert de substances. Équipements à usage médical (appareils et instruments médicaux) ; enceintes de manipulation à usage médical et leurs parties constitutives. Sacs et poches en matières plastiques pour le transfert et/ou le transport de produits ou déchets toxiques radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles. Conteneurs et récipients non métal iques pour le transport ou le transfert de déchets toxiques radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles ; conteneurs non métal iques pour le maniement/transfert de substances" de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’" Études techniques ; ingénierie ; services scientifiques et technologiques ; services d’analyses et de recherches industriel es " de la demande d’enregistrement ne sont pas étroitement liés aux « appareils et instruments médicaux et chirurgicaux » de la marque antérieure. En effet, les seconds, qui peuvent être rendus dans les domaines les plus divers (la mécanique l’automobile, l’aéronautique, les sciences de la terre, l’agroalimentaire, les énergies renouvelables …) n’ont donc pas nécessairement et exclusivement pour objet les premiers. Par ail eurs, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur une décision rendue par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intel ectuel e en matière d’opposition, cette décision, communiquée en anglais, n’étant pas accompagnée de sa traduction en français, seule langue de procédure devant l’Institut. Il ne s’agit donc pas de produits et de services complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination CLEANLYS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ; La marque antérieure porte sur le signe complexe CLEANIS, reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, alors que la marque antérieure, présentée de façon particulière, est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux CLEANLYS et CLEANIS des signes en cause ont en commun six lettres, formant les séquences CLEAN/S, ce qui leur confère une physionomie et une sonorité proches. La différence entre ces éléments verbaux, qui réside en la substitution de la lettre I aux lettres LY au sein du signe contesté, n’est pas susceptible d’écarter à el e seule le risque de confusion entre ces dénominations, dominées par les longues séquences séquences CLEAN/S et les sonorités [cline-isse] en attaque et en finale. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proche (CLEANLYS / CLEANIS. Ces signes diffèrent par la présence des termes CREATIVE HYGIENE, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, ainsi que par la présentation de cette marque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, l’élément verbal CLEANIS de la marque antérieure, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant en raison de sa présentation en très gros caractères sur une ligne distincte des autres éléments verbaux. Le caractère dominant de ce terme est renforcé par le caractère descriptif, pour une partie des produits en cause, des éléments verbaux CREATIVE HYGIENE, lesquels sont de surcroît présentés en plus petits caractères sur une ligne distincte, dans la partie inférieure de la marque. Enfin, la typographie, les couleurs et les deux éléments figuratifs bleus de forme arrondie, dont l’un constitue le point de lettre I, ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes dès lors qu’ils ne font pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination CLEANIS. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CLEANLYS est donc similaire à la marque complexe antérieure CLEANIS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. C.Sur le fondement de la marque n° 1234346 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « Études techniques ; ingénierie ; services scientifiques et technologiques ; services d’analyses et de recherches industriel es », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : " Produits pharmaceutiques, hygiéniques ; réactifs et préparation chimiques à usage médical ; antiseptiques ; désinfectants à usage hygiénique ; désodorisants autres qu’à usage personnel. Sacs et poches à usage médical pour la récolte des déjections humaines. Sacs et poches à usage hygiénique pour la récolte des déjections humaines ". Aucun lien de comparaison n’ayant été formé par la société opposante entre les services et les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure, il doit donc être considéré que ceux-ci ne sont pas similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination CLEANLYS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ; La marque antérieure porte sur la dénomination CLEANIS, reproduite ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que, visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux CLEANLYS et CLEANIS ont en commun six lettres, formant les séquences CLEAN/S, ce qui leur confère une physionomie et une sonorité proches, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le signe verbal contesté CLEANLYS est donc similaire à la marque verbale antérieure CLEANIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, aucun risque de confusion entre les services d’« Études techniques ; ingénierie ; services scientifiques et technologiques ; services d’analyses et de recherches industriel es », de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure n’a été démontré. D.Sur le fondement de la dénomination sociale CLEANIS Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « Études techniques ; ingénierie ; services scientifiques et technologiques ; services d’analyses et de recherches industriel es », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires. L’opposant fait valoir qu’il exerce, sous la dénomination CLEANIS, les activités suivantes : « Fabrication et distribution de produits et dispositifs dans le domaine médical dentaire, paramédical, cosmétologique et chirurgical ». Il est constant, au regard de l’argumentation de l’opposant et de la documentation fournie, que la société CLEANIS exerce des activités de « Fabrication et distribution de produits et dispositifs dans le domaine médical dentaire, paramédical, cosmétologique et chirurgical », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services et des activités Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « Études techniques ; ingénierie ; services scientifiques et technologiques ; services d’analyses et de recherches industriel es », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires. Comme précédemment relévé, la dénomination sociale est exploitée pour les activités suivantes : « Fabrication et distribution de produits et dispositifs dans le domaine médical dentaire, paramédical, cosmétologique et chirurgical ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’« Études techniques ; ingénierie ; services scientifiques et technologiques ; services d’analyses et de recherches industriel es » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations de conseils et d’études relatifs à des projets industriels et susceptibles d’avoir trait à des secteurs divers (travaux, publics, informatique, agronomie, commerce, aéronautique, aérospatial, automobile …), à des travaux et à des activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es dans les domaines scientifiques et technologiques, ne sont pas étroitement liés aux activités de « Fabrication et distribution de produits et dispositifs dans le domaine médical dentaire, paramédical, cosmétologique et chirurgical » exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée, qui désignent des prestations de mise au point et de vente d’appareils, d’instruments et de dispositifs utilisés dans le domaine de la santé et des soins personnels. Certes, si, comme le fait valoir la société opposante, les produits médicaux et d’hygiène sont de haute technicité et si les entreprises qui les fabriquent ont des départements de recherche et développement importants, cette circonstance ne saurait suffire à établir un lien suffisamment étroit entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les activités développées sous la dénomination Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 sociale CLEANIS, dès lors que les prestations visées par la demande d’enregistrement ont des applications multiples, sans rapport avec les activités de la marque antérieure. Ces services et ces activités ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La dénomination sociale porte sur le signe suivant : CLEANIS. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la dénomination antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, les services et activités en cause n’étant pas similaires, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public et ce malgré la similarité du signe contesté et la dénomination sociale invoquée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CLEANLYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : " Conteneurs et récipients métal iques pour le transport ou le transfert de déchets toxiques radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles ; conteneurs métal iques pour le maniement/transfert de substances. Équipements à usage médical (appareils et instruments médicaux) ; enceintes de manipulation à usage médical et leurs parties constitutives. Sacs et poches en matières plastiques pour le transfert et/ou le transport de produits ou déchets toxiques radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles. Conteneurs et récipients non métal iques pour le transport ou le transfert de déchets toxiques radioactifs, chimiques, virologiques et/ou stériles ; conteneurs non métal iques pour le maniement/transfert de substances " Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI