20-1935 8 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S L a déposé le 1er avril 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 636 037 portant sur la dénomination SPARDA. Le 23 juin 2020, l’association Verband der Sparda-Banken e.V., association de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal SPARDA-BANK, déposée le 13 février 2001, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°002085058. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 27 juil et 2020 sous le n°20-1935. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut, acceptée par son titulaire, et à un retrait partiel effectué par ce dernier, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Logiciels; plateforme web et application mobile capable de générer des applications à façon ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; applications logiciel es téléchargeables; progiciels informatiques; applications mobiles; serveurs internet; serveurs intranet; serveurs en nuage; contenu enregistré; contenu de médias; publications sous forme électronique et numérique; publications téléchargeables; bases de données; appareils et instruments scientifiques, optiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesure, de signalisation, pour l’enseignement et de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement, la reproduction et la transmission du son et d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; ordinateurs ; ablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; montres intel igentes ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; batteries électriques ; Développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; Développement, mise à jour et maintenance de plateformes web et applications mobiles capables de générer des applications à façon ; plateformes en tant que service [PaaS] ; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logiciel es pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages ; programmation et implémentation de logiciels; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne; informatique en nuage; conception, création et programmation de pages web; mise à jour de pages internet; création, maintenance et hébergement de sites web hébergement de données et sites web; fourniture de moteurs de recherche sur internet; conception, développement et maintenance d’intranet; administration à distance de serveurs; services de surveil ance de système informatique; gestion de biens numériques; conversion de données d’informations électroniques; services de conseils techniques relatifs au traitement de données; services de consultation et de support en matière de systèmes et matériels informatiques; conception et développement de matériel et instal ations informatiques; location de matériel et d’instal ations informatiques; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; services d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; stockage électronique de données ; services de conseil et d’information dans tous les domaines précités, y compris en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Télécommunications ». L’association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement 2

co ntestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « plateforme web ; serveurs internet; serveurs intranet; serveurs en nuage ; Développement, mise à jour et maintenance de plateformes web et applications mobiles capables de générer des applications à façon ; plateformes en tant que service [PaaS] ; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logiciel es pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages ; conception, création et programmation de pages web; mise à jour de pages internet; création, maintenance et hébergement de sites web hébergement de données et sites web; conception, développement et maintenance d’intranet; administration à distance de serveurs; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; services de conseil et d’information dans tous les domaines précités, y compris en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Logiciels; application mobile capable de générer des applications à façon ; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; applications logiciel es téléchargeables; progiciels informatiques; applications mobiles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « télécommunication » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés. Contrairement à ce que soutient l’association opposante, ces produits et services ne sont pas fabriqués ou rendus par les mêmes prestataires (informaticiens pour les premiers ; opérateurs de télécommunications pour les seconds). Ainsi, il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre les produits et services précités d’affirmer que les premiers « sont indispensables à la prestation » des seconds, dès lors que cette circonstance est trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique, et par extension des logiciels, dans tous les domaines de l’activité économique. En effet, si, comme le relève l’opposant, les seconds sont susceptibles de faire appel aux premiers lors de leur prestation, ces derniers constituent de simples moyens techniques intervenant aujourd’hui dans le cadre de multiples services. Ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « contenu enregistré; contenu de médias; publications sous forme électronique et numérique; publications téléchargeables; bases de données ; appareils et instruments scientifiques, optiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesure, de signalisation, pour l’enseignement et de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement, la reproduction et la transmission du son et d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer ; équipement et accessoires (électriques et mécaniques) de traitement des données; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; montres intel igentes ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; batteries électriques ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « télécommunication » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient l’association opposante, les premiers ne nécessitent pas le recours à la prestation des seconds, lesquels peuvent être rendus dans de multiples autres domaines. Il ne s’agit pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; programmation et implémentation de logiciels; fourniture de logiciels non téléchargeables 3

e n ligne; informatique en nuage; fourniture de moteurs de recherche sur internet ; services de surveil ance de système informatique; gestion de biens numériques; conversion de données d’informations électroniques; services de conseils techniques relatifs au traitement de données; services de consultation et de support en matière de systèmes et matériels informatiques; conception et développement de matériel et instal ations informatiques; location de matériel et d’instal ations informatiques; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; services d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « télécommunication » de la marque antérieure, dès lors que, contrairement à ce que soutient l’association opposante, les seconds ne nécessite pas le recours à la prestation des premiers, lesquels peuvent être rendus dans de multiples autres domaines. Il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SPARDA. La marque antérieure porte sur le signe verbal SPARDA-BANK. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que la demande d’enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’un tiret. Les signes ont en commun le terme SPARDA, constitutif du signe contesté et en position d’attaque dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes se distinguent par la présence du terme BANK au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme SPARDA apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, usuel e ou générique, ni n’en désigne une caractéristique. Dans la marque antérieure, le terme SPARDA présente un caractère dominant dès lors que le terme BANK est susceptible d’évoquer la destination des produits et services en cause. 4

L e consommateur de référence portera donc son attention sur le terme SPARDA au sein de la marque antérieure. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. La dénomination SPARDA est donc similaire à la marque verbale antérieure SPARDA-BANK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination SPARDA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’association opposante sur la marque verbale antérieure SPARDA-BANK. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « plateforme web ; serveurs internet; serveurs intranet; serveurs en nuage ; Développement, mise à jour et maintenance de plateformes web et applications mobiles capables de générer des applications à façon ; plateformes en tant que service [PaaS] ; plateforme en tant que service (PaaS) proposant des plates-formes logiciel es pour la transmission d’images, de contenus audiovisuels, de contenus vidéo et de messages ; conception, création et programmation de pages web; mise à jour de pages internet; création, maintenance et hébergement de sites web hébergement de données et sites web; conception, développement et maintenance d’intranet; administration à distance de serveurs; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; services de conseil et d’information dans tous les domaines précités, y compris en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services ci- dessus. 5