OPP 20-2051 26/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K M a déposé le 7 avril 2020, la demande d’enregistrement n° 4 637 500 portant sur le signe complexe WEARENEXT. Le 1er juil et 2020, la société Next Retail Limited (société relevant du droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne NEXT déposée le 22 juin 2016, enregistrée sous le n° 17607474, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’exposé des motifs tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique qu’el e forme notamment opposition contre le service de « marketing », lequel ne figure pas dans le libel é de la demande d’enregistrement contestée. En conséquence, l’opposition porte sur les produits et services suivants : «Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; architecture ; décoration intérieure ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e)  ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Papier, carton ; Produits de l’imprimerie ; Articles pour reliures ; Photographies ; Papeterie ; Adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; Matériel pour les artistes ; Pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; Matières plastiques pour l’embal age (non comprises dans d’autres classes) ; Stylos et plumes ; Crayons ; Sacs à ordures à poignées ; Images d’art (encadrés et non encadrées), Gravures d’art encadrées et non encadrées et reproductions d’art encadrées et non encadrées, Cartes de vœux, Sacs en papier, Boîtes et embal ages en carton ; Serviettes en papier, Linge de table en papier ; Art mural ; Brochures ; Livres ; Agendas et journaux ; Calendriers ; Pochettes en papier pour

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l’embal age, sacs en matières plastiques pour l’embal age, Serviettes en papier pour les mains, Serviettes en papier ; Affiches ; Cartes à col ectionner ; Albums ; Instruments de dessin ; Cartes géographiques ; Fournitures pour écrire. ; Vêtements, chaussures, chapel erie ; Bonneterie, Chaussettes ; Cravates, Foulards, Gants [habil ement], Mitaines, Harnais (ceintures), Vêtements en cuir, Chemises ; Chaussures de plage ; Chaussures de sport ; Fourrures [vêtements] ; Chaussures de ski ; Chaussons ; Sous-vêtements. Services de vente au détail, de vente en gros et de franchise, y compris fourniture de ces services par le biais d’un grand magasin du commerce non spécialisé et d’un magasin de vêtements, d’un catalogue de vente par correspondance, en ligne, par le biais d’une chaîne de télévision, d’un téléphone mobile et du marketing direct, présentation de produits sur des supports de communications, à des fins de vente au détail ; tout cela concernant la vente de préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, […] ustensiles pour la préparation d’aliments et de boissons ; Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Travaux de bureau ; Services de conseil ers d’affaires ; Services de gestion des ventes ; Mise à disposition de personnel de vente ; Organisation de présentations commerciales concernant l’achat et à la vente de produits ; Marketing et relations publiques (y compris organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales) ; Consultations ; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités ; tous les services précités à l’exclusion des services d’agences de mannequins. Décoration intérieure ; Suggestion et sélection de produits pour le compte de tiers, tous dans le cadre de services de décoration intérieure ; Conseil et services de conseils en relation avec la conception d’intérieur ; Services d’informations liés à la décoration intérieure ; Conception de cuisines et sal es de bains ; Services de dessinateurs de mode ; Essai de textiles ; Conseils et assistance techniques dans le domaine de l’établissement de magasins de vente au détail ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; décoration intérieure ; stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

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En revanche, le service d’ « architecture » de la demande d’enregistrement, qui désigne un service dédié à l’art de construire des édifices, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de «conseil et services de conseils en relation avec la conception d’intérieur; services d’informations liés à la décoration intérieure ; décoration intérieure » de la marque antérieur invoquée qui s’entendent de prestations visant à décorer l’intérieur de maisons et d’appartements et des conseils y relatifs. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sauraient être rendus par les mêmes prestataires (architectes diplômés d’état pour le premier, décorateurs d’intérieurs pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les «services de conception d’art graphique» de la demande contestée qui s’entendent de prestations rendues par des graphistes visant à la réalisation ou la mise en page de dessins ou de peintures, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « Services de dessinateurs de mode ; conception de cuisine et de sal e de bains» de la marque antérieure. Il ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel ces services « s’entendent de manière générale de services de conception et de dessin industriel par le biais des mêmes logiciels». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (graphistes pour les premiers et modélistes et cuisinistes pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande contestée qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…) ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de vente au détail […] y compris fourniture de ces services par le biais d’un grand magasin du commerce non spécialisé et d’un magasin de vêtements, d’un catalogue de vente par correspondance, en ligne, par le biais d’une chaîne de télévision, d’un téléphone mobile et du marketing direct, présentation de produits sur des supports de communications, à des fins de vente au détail ; de gestion des ventes » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations de vente au détail de produits et des prestations de présentation ayant pour objet de présenter des produits au public afin d’inciter ce dernier à les acheter et à faire connaître une marque. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (société d’assistance personnel e pour les premiers, magasins de vente au détail et agences de publicité et prestataires spécialisés dans le marketing pour les seconds). Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe WEARENEXT ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe NEXT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et invoque la notoriété de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux accolés, d’un graphisme particulier et des couleurs, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal présenté dans un graphisme particulier. Ces signes ont en commun le terme NEXT, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils différent dans le signe contesté par la présence des termes WE et ARE et de couleurs, et dans la marque antérieure, par la présence d’un graphisme particulier. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme NEXT apparaît distinctif à l’égard des produits et services en cause tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. En outre le terme NEXT, parfaitement détachable des termes WE et ARE en raison du jeu de couleurs adopté (un terme écrit en noir, le deuxième en gris et le dernier en noir) apparaît essentiel dans le signe contesté, dès lors qu’il est présenté en gras et est précédé des termes WE ARE, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « nous sommes » qui ne font que se rapporter au terme NEXT pour le mettre en exergue. Enfin, la présentation particulière de la lettre E du terme NEXT n’est pas de nature à faire perdre au terme NEXT son caractère parfaitement lisible. Ainsi les termes WE et ARE du signe contesté n’apparaissent pas de nature à retenir l’attention du consommateur qui portera sur le terme commun NEXT dominant. Enfin, la différence tenant à la présence au sein de la marque antérieure d’un graphisme particulier, sans incidence phonétique, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion dès lors qu’el e a un impact visuel très limité.

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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté WEARENEXT est donc similaire à la marque complexe antérieure NEXT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté WEARENEXT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;

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publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; décoration intérieure ; stylisme (esthétique industriel e) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.